眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

新型專利採形式審查，對新型專利申請案不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利的內容存在著相當的不安定性及不確定性，若新型專利權人利用此一不確定性的權利而不當行使，可能產生權利濫用之情形。所以，專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第105條復明定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」藉由新型專利技術報告的提出，以避免新型專利權人濫行訴訟。

其中，當新型專利權人收到新型專利技術報告後，通常在報告中會看到審查委員針對各個申請專利範圍進行審核，並且分別區分代碼1~6及不賦予代碼，代碼1~6及不賦予代碼之各種意思如下所述：

代碼1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)

代碼2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。(專利法第94條第4項)

代碼3：本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)

代碼4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)

代碼5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)

代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。

不賦予代碼：說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況。

實際而言，新型專利技術報告的審查方式係類似發明專利之實體審查，也就是針對專利本身的新穎性以及進步性考量。另外，過去對於請求項難以比對，致無法為有效調查之情事者，新型專利技術報告之比對結果係為代碼6，常常造成實務上之困擾，因無法判斷究竟該申請專利範圍具備新穎性及進步性，亦或是審查委員認為申請專利範圍難以比對。因此，自100年1月25日起，若是有前述難以比對之情況，新型專利技術報告之比對結果改採「不賦予代碼」方式辦理，並於比對結果欄位內敘明不予代碼之理由。

理論上，當新型專利權人行使新型專利權時，所提示新型專利技術報告中，最佳是申請專利範圍之代碼為6。換句話說，審查委員認為該申請專利範圍在目前的檢索範圍中，並未發現足以核駁該申請專利範圍之新穎性或進步性之先前技術。此時，所出示之新型專利技術報告始具有較大之證據力。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007 

經濟部智慧局網站
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5021