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從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(二)

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專利師 楊智成

    壹.「手段功能用語」或「步驟功能用語」之認定與解釋缺乏能夠一體適用之規範，使得每個個案都需要依照事實加以判斷，而在往後無論在專利申請過程或專利侵權訴訟中，難免徒爭紛爭。以下列出實務上可能會遇到的若干問題：

    一.手段功能用語的認定問題：在以手段功能用語的角度解釋請求項的權力範圍之前，必須先判斷該請求項是不是以手段功能用語寫成。那麼，什麼形式的請求項語句可被「認定」為手段功能用語？《發明專利審查基準》第9章「電腦軟體及相關發明」中有關手段功能用語句之認定的三項原則是否應適用於其他申請標? 手段功能用語記載的申請專利範圍如何才算明確？

    二.手段功能用語的權力範圍解讀問題：雖然專利施行細則規定在解釋以手段功能用語寫成的申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，然而，「均等範圍」究竟該如何判斷？手段功能用語之權力範圍解讀是否適用均等論？若手段功能用語與結構性描述混合時該如何判定？請求項中所有元件之均等範圍判斷應不分重要性或是否為發明本質而予以相同的判斷標準嗎？「專利侵害鑑定要點」雖就專利法施行細則所規定的「均等範圍」提出「該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法」之說明，但仍缺乏一種明確的比對標準。

    貳.實務判決分析

    案例1：智慧財產法院(98,行專訴,41) 本件其中一個爭點在於系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語。判決書中提到：

    本件系爭專利申請專利範圍第1項揭示：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之…一橋接器，用以接收該第一數位影像信號…」，其中「影音解碼器」與「橋接器」雖未有「裝置」一詞，惟其與「影音解碼器裝置」與「橋接器裝置」於語意上並無不同，況且，此一「裝置」等手段功能用語乃係翻譯自「means for」等外文，是以著重者在其手段功能，不在其用字遣詞，所使用之文字並非為唯一之表達方式，實際上仍應就其上下文個案判斷。以本件而言，「影音解碼器」與「橋接器」所表達之功能應已符合(前述「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷3項條件之)第1項條件使用「裝置用以」之用語記載技術特徵，應無疑義。

    「影音解碼器」與「橋接器」皆為電子裝置之功能方塊，每一功能方塊可由特定之電子電路硬體完成，其可獨立封裝為IC，亦可藉由軟體執行解碼或橋接之信號轉換，…，符合第2項條件之該用語中必須記載特定功能。

    系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」僅記載其輸入與輸出信號及處理該些信號之功能，惟未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料，是其亦符合上揭第3 項判斷條件之該用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。由上述之說明可知，對於系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵應為手段功能用語。

    特別的是，本案件中也提出了以手段功能用語表示的申請專利範圍經更正後的認定問題：更正內容係請求在申請專利範圍請求項中加入之一排除先前技術之負面表列技術特徵，即：「該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」，此種部分功能排除之更正行為，內容亦為一功能性描述，更正後亦不影響其是否屬手段功能用語請求項之判斷，換言之，更正前與更正後對於系爭專利申請專利範圍是否為「手段功能用語請求項」，以及其專利申請範圍之解讀並無不同。

    案例2：台中地方法院(96,智,13)

    在Shimano訴Sram案中，台中地方法院指出「該『傳動裝置』：『其係可將作動本體從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體之轉動位移，其中傳動裝置包括數個棘輪齒』僅是記載了特定功能，但未記載足以達成該特定功能的完整結構，因此，該『傳動裝置』雖然沒有『手段（或裝置）用以』之語言，仍然應認定為手段功能用語，解釋者必須以該專利說明書及圖式所揭示之結構或均等物予以解釋。」

    案例3：(Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.案)

    於Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.案中，申請專利範圍係「…a plurality of radio transmitters with different codes, said memory selection second switch means being adapted to select a first position at a time…」，巡迴法院認為申請專利範圍限定條件敘及「記憶體選擇開關手段，係用以選擇第一位置…（memory selection switch means being adapted to select a first position ...）」應被解釋為手段功能用語限定條件。

    小結

    由上述3個案例可知，原則上請求項用語若使用「手段（或裝置）用以」或「means for」，即可推定為手段功能用語。惟若沒有使用「手段（或裝置）用以」或「means for」，是否即非手段功能用語則須依個案認定。若僅是記載了特定功能，但未記載足以達成該特定功能的完整結構，仍有可能被認定為手段功能用語。另外， USPTO在2011年2月份的發布的「Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications [Docket No.: PTO–P–2010–0088]」中，認為下方所列的屬於非結構用語（non-structural terms），符合35 USC 112第6項，為手段功能用語：mechanism for，module for，device for，unit for，component for，element for，member for，apparatus for，machine for，system for。而下方所列的，則屬結構用語（structural terms），不符合35 USC 112第6項，不是手段功能用語：circuit for，detent mechanism，digital detector for，reciprocating member，connector assembly，perforation，sealingly connected joints，eyeglass hanger member。當然且不意外地，USPTO補了這句話：「This list is not exhaustive」。上述所列的僅是由眾多判例而來的，絕非完整徹底。本組認為有前例可供參考固然好，但每個個案的案情都是獨一無二，應該還是依個案認定。

     參考資料 :

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element

2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181

3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183

4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌

5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌

6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文

7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)

8.      台中地方法院判決書 (96,智,13)

9.      智慧財產法院判決書 (97,民專訴,18)

10.    智慧財產法院判決書 (97,民專訴,22)

11.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,19)

12.    智慧財產法院判決書 (99,行專訴,47)

13.    智慧財產法院判決書 (99,民專上,5)

14.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,22)