眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡，終究會面臨專利侵權訴訟的風險，愈是成功的企業，曝露在訴訟風險的機會就愈大，訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時，企業的因應之道不外乎有四：（1）主張非侵權；（2）迴避設計；（3）主張專利無效；及（4）尋求和解。主張專利無效的管道有二，一是經由訴訟向聯邦地方法院（District Court, DC）主張專利無效，二是向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院，再審查程序由於緩不濟急又前景不明，較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變：其一是2005年USPTO成立了一個再審查中心（Central Reexamination Unit, CRU），專責處理再審查案，使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段；其二是2007年美國聯邦最高法院（Supreme Court）於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性（Obviousness）的判斷標準，使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序，當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉（再審查費用估一到二十萬美元；地方法院訴訟費用估二百萬美元以上），且統計上對專利權人較為不利。因此，面臨美國專利訴訟風險時，被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。