以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡,終究會面臨專利侵權訴訟的風險,愈是成功的企業,曝露在訴訟風險的機會就愈大,訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時,企業的因應之道不外乎有四:(1)主張非侵權;(2)迴避設計;(3)主張專利無效;及(4)尋求和解。主張專利無效的管道有二,一是經由訴訟向聯邦地方法院(District Court, DC)主張專利無效,二是向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院,再審查程序由於緩不濟急又前景不明,較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變:其一是2005USPTO成立了一個再審查中心(Central Reexamination Unit, CRU),專責處理再審查案,使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段;其二是2007年美國聯邦最高法院(Supreme Court)於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性(Obviousness)的判斷標準,使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序,當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉(再審查費用估一到二十萬美元;地方法院訴訟費用估二百萬美元以上),且統計上對專利權人較為不利。因此,面臨美國專利訴訟風險時,被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

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