眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

手段功能用語簡介(一)

眾律國際法律事務所專利工程師  楊明樺

2014-10-01

一、前言

手段功能用語或步驟功能用語之認定與解釋，目前尚缺乏能夠一體適用之規範，使得每件發明專利案，都需要依照事實加以判斷個案。

二、以功能界定物或方法之請求項

(1)以功能界定

對於請求項之界定，通常採用方式：

1. 物之發明：以“結構或特性”界定請求項。

2. 方法之發明：以“步驟”界定請求項。

若某些技術特徵，無法以上述之結構、特性或步驟界定的話，或者以功能界定較為清楚的話，即以功能界定之請求項方式。

根據專利審查基準，依照說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，若能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。並且請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。

(2) 手段功能用語(步驟功能用語)

例如在某些發明案中，數個技術特徵難以結構形式描述彼此關聯性，像是資訊、通訊及電腦相關發明專利案等，常用以功能界定其數個技術特徵，例如：

1. 一種計算裝置，用以擷取接收訊號之波形函數；

2. 一種顯示裝置，用以顯示產生一代表反應物之三度空間結構影像；

因為一種計算裝置或顯示裝置係數個技術特徵所構成，如果在請求項中繁雜敘述數個技術特徵之運作，實在不屬於好方法。所以一種簡潔撰寫方式是將此數個技術特徵，其所結合後所產生新穎的功能或應用，用以此「功能」來界定此數個技術特徵，即為手段功能用語之目的及作用。

三、手段功能用語(步驟功能用語)之解讀

(1) 我國專利法施行細則之規定

根據專利法施行細則第十八條第八項，對於技術特徵組合發明進一步規定，「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」

(2) 所記載之均等範圍

根據上述專利法施行細則之解釋，請求項中以手段功能用語或步驟功能用語，表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍應該根據：

1. 說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

2. 非以其所載之功能。

意思即，審查委員只在說明書內容裡尋找、判定其實質均等對應之內容範圍，故此時僅以說明書內所揭露技術特徵之內容來限縮權利範圍。

四、手段功能用語(步驟功能用語)之判定

請求項中物之技術特徵，以手段功能用語表示時，或方法之技術特徵，以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。

是否為手段功能用語或步驟功能用語，請求項中之記載須符合下列三項條件：

1. 使用「手段(或裝置)用以(means for)……」或「步驟用以(step for)……」之用語記載技術特徵。

2.「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。3.「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

五、結語

以手段功能用語所撰寫之請求項在審查時，可能為認定請求項所主張的範圍，而要求限縮解釋為說明書所揭露之「可完成該功能的必要結構、材料」及其均等，若說明書內未揭露之結構、材料；以手段功能用語是一種簡便的撰寫方式，但相對也可能帶來限縮權利範圍之困擾，所以通常不鼓勵專利申請人採用手段功能用語撰寫請求項。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

經濟部智慧財產局  MPEP對於手段功能用語審查的最新變革暨我國智慧財產法院的相關判決探討

如何有助於專利請求項撰寫

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

發明專利請求項，得以一項以上之獨立項申請之，而項數之多寡以及獨立項之組數會影響申請人需繳納各國專利規費的金額有關，例如：依中華民國之規費規定，於申請實體審查時請求項十項為一個基本額度(七千元)，而超過十項者，每項酌加收八百元。若為節省申請之規費考量時，專利撰稿時，妥善運用獨立項與附屬項之組合，並注意各項技術特徵相互的鋪陳架構。

請求項撰寫之架構大致分為專利標的(subject matter)、前言(preamble)、連接詞(transition)、元件(element)。

獨立項應敘明專利標的之名稱，以及發明人所認定的主要技術特徵；前言部份若需要指明專利標的之功能者；連接詞分為開放式用語以及封閉式用語，主要為標明主要技術特徵的組成元件是否得有其他額外之元件存在，撰寫時使用開放式用語，於爭端解決時，比對該請求項功效之產生，其他元件存在無礙於該請求項之涵攝；反之，若使用封閉式用語，則僅限於該請求項中所列舉之所有元件，該功效之發生不得有其他元件之存在。而獨立項中之元件，則是由該份發明專利之主要技術特徵之所有要件所組成。

對於撰寫者人之鋪陳獨立項，以申請時，通常知識者依據先前技術者，所撰寫架構之專利範圍，若過廣，則使獨立項限於說明書之實施例無法支持、或是習知技術被涵蓋進去；而若過於窄，雖申請時，雖易於獲證，然發明人主張該項權利時，會發現，各項權利項之限制條件過多，致技術公開給公眾學習。

對於獨立項之撰寫，於發明人與撰稿人間訪談時，敘明各該限制條件屬於必要技術特徵，亦或者是僅是產生輔助之功效，而非屬 “必要”者，則可置於附屬項，均有助於鋪陳請求項之架構。

參考資料：

中華民國 專利法

中華民國 專利規費收費辦法

專利請求項之功能性用語

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

專利請求項之目標，常見以物、或是方法二類去做撰寫，物之發明，主要以物之結構去描述；而方法之發明，主要是以步驟為請求項之元件去描述；但若以上述二類的撰寫方式描述，較不適合請求項精簡、確實之要求時，有時也會以功能性用語，撰寫專利範圍。

以功能性用語撰寫專利範圍時，必須於說明書實施例段落，記載相對應之步驟或是流程敘述，才能達到說明書明確且有具體揭露的要求，而在解釋以該功能性用語撰寫之專利範圍時，應包含該實施例段中，說明書敘述相對應段落之說明所能包含到實施該功能性用語之實施方式。

        依審查基準之分類中，又分為手段功能用語、以及步驟功能用語。手段功能用語系用於物之請求項中，其用語為「手段(裝置)，用以…(記載功能)」，說明書實施例段落，記載該功能之相對應之結構或是材料等；而步驟功能用語擇系用於方法之請求相中，其用語為「步驟，用以…(記載功能)」，而說明書中應記載請求項中該功能之功能的動作，且應為複數個技術特徵組合之發明。

        判斷是否為手段功能用語之流程，

1. 1.          該請求項記載技術特徵的記載形式是否為「手段(或是裝置)用以(means for)…」、「步驟用以(steps for)…」。
2. 2.          該請求項之「手段(或是裝置)用以…」「步驟用以…」用語，是否有記載特定功能性用語，亦即該習知技術領域中之特定功能性用語。
3. 3.          該請求手段功能用語，不得于該請求項中，記載詳述之步驟、結構或是材料。

于撰寫專利請求項時，手段功能用語僅是一種撰寫之工具，在特定技術特徵

情況比較適合使用，某種程度放寬以習知領域中之特定功能性用語撰寫技術特徵，然需要於說明書中記載相對應該特定功能性用語中，於該專利說明書中記載之相對應於該特定功能之具體步驟、結構或是材料，若說明書段落記載之具體技術手段無法對應，反而會使得專利範圍的可專利性受影響。

參考資料：

中華民國 專利審查基準

相同發明案之官方程序處理

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-26

相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象，逐項去做審查，分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲、乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明，甲說明書以裝置之製造方法為請求項，乙說明書以裝置為請求項，甲、乙二說明書則被認定為不同發明。

呈上，相同發明之發明，參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等，判斷準則，依內容是否決定請求項是否(1)完全相同；(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵；(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念；(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。

        舉例來說，甲發明之請求項為下位概念，而以乙發明之請求項為上位概念，則倘若甲發明先申請，則乙之發明會被認為甲之相同發明；反之，乙先申請，並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。

        倘若，甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則，若為甲乙二發明為不同申請日，則若申請人相同，優先適用擬制新穎性之規定，而待先申請案公開公告後，再進行後申請案之審查，並應考量先申請案於申請過程中之變動過程，考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性，以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同，則敘明為相同發明，發出審查意見通知。

        而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時：

(1)均尚未公告：已無其他核駁理由者，則應指定限定期限內，要求申請人申復雙方協議之結果，若屆期不申復，核駁所有申請案。而申請人於指定期限內申報協議結果，且撤回其他相關申請案後，應就申報之協議結果准其專利。

        (2)若一申請案已公告：應通知所有申請人指定期限，要求申復雙方協議專利權結果，依尚在申請案之修正、申復情形後續續行；若協議仍不成或是未回報協議結果，則核駁全部申請案。

參考資料：

中華民國 審查基準

專利說明書申請以外文本提出之規定：

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

專利說明書申請以外文本提出之規定：

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

一、外文本提出日

中華民國專利以專利說明書之繁體中文本取得申請日為原則，例外以外文本取得申請日，但僅限外文種類為阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或是西班牙文，若語文種類不符規定，智慧財產局將通知限期補正，並將合於外文本補正之日期為外文本提出之日。

1.1 申請日規定

中文本，乃謂申請人先行以外文本提出之專利說明書、申請專利範圍及圖式

，並於期間內補正之中文譯本。

        中華民國專利法允許以外文本提出，但仍須於指定期間內補正中文本後，專利說明書之申請日即能以外文本提出日為該案之申請日；若未能在智慧財產局指定之期限內提出中文本補正者，專利申請案不予受理，若補正中文本時間超過指定期限，仍未收到專利不予受理之處分，則以補正中文本之時間為申請日。

二、外文本規定

外文本以單一語文為原則，除非以技術用語必要時，得以附註其他外文原名。

申請人先後提出二種不同外語者，以最先提出之外文本為準。除非申請人申請時聲明以後者為準，以申請人聲明之外文本為準。然申請人同時提出二份外文本者，應限期擇一申請，若屆期未擇一者，該申請案不予受理。

外文本之提出在於確認取得申請日的技術揭露範圍，不在於合於格式是否與審查基準之格式是否與我國規定一致；但外文本不得修正，只須得於補正之中文本提出時，不超過原外文本之技術揭露範圍即可。

三、中文本補正

        申請人於前述提出之補正中文本者，若形式審查上欠缺說明書、申請專利範圍、圖式等必要文件，或是缺頁、缺圖式等，因中文本不齊備，將指定期限通知申請人補正，若於指定期限補正，將以外文本提出日為申請日。

        然中文本之缺漏，若源自於外文本之缺漏，需依「外文本缺漏之處理原則」處理，不得逕自補正中文本缺漏之部分。若中文補正本發生缺頁、缺圖等情況，申請人亦可於指定期限內申復係依外文本據實翻譯，與實質技術內容無關而不需補正；然若屆時未申復者，該申請案將不予受理。而在不予受理處分前，申復補正者，則以補正日為該案申請日。

        3.1 外文本缺漏之處理原則

        若形式上檢核即發現缺頁、缺圖等情況，將限期申請人補正，若未於指定期限內補正，則將不予受理該申請案。

        外文本若經檢核已發現缺頁、缺圖等情況或經申請人自行發現補正者，若申請人已經提出中文本之補正在前，應另行通知申請人限期補正完整之中文本，未於期限內補正者，其申請案不予受理，而超過期限、在得不受理處理前補正者，以補正之日為申請日。

參考資料：

中華民國 專利審查基準

簡介審查意見通知

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-12

一、前言

在逐項審查申請案後，如判斷有不准專利事由，將會發給審查意見通知，此時申請人必須據以申復答辯，以利於後續專利權之取得。根據專利審查基準，說明審查意見通知如下。

二、審查意見通知

根據專利審查基準，申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無之請求項通知申請人，若有檢索報告應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出“申復或修正”。

常見不准專利事由：

1. 不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的。

2. 不具產業利用性、不具新穎性、不具進步性。

3. 不具發明單一性。

4. 不符記載要件、不符先申請原則、不符擬制喪失新穎性要件。

5. 分割導入新事項、修正導入新事項、改請導入新事項。

6. 補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

三、最後通知

最後通知制度之設計目的，有效依據先前審查結果，使申請人得於進一步修正申請專利範圍；儘速克服不准專利事由，並達迅速審結效果。當接獲審查意見通知後得進行修正，主要參照審查意見通知所記載之引證文件，於說明書所支持的前提下進行適當之修正。

若申請人提出之申復或修正，其結果：

1. 如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予“核准審定”。

2. 如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，應予“核駁審定”。

3. 已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須再通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。

申請人如一再變動已審查之申請專利範圍，必須對該變動後之申請專利範圍重新進行檢索及審查，造成程序延宕難使審查順利進行，故設有最後通知之規定。最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，所以在發給最後通知前，需考慮是否已給予適切修正之機會。

不得發給最後通知之情況：

1. 如有漏未通知之不准專利事由。

2. 先前審查意見不當。

四、最後通知之態樣

(1) 發給最後通知

1. 已克服先前審查意見通知中不准專利事由，因修正而產生新的不准專利事由，須進一步申復或修正之通知；

2. 若新的不准專利事由是歸責於申請人者，即可發給最後通知。

(2) 不發給最後通知

審查人員歸責之兩種情況：

1. 經發給審查意見通知並經申復、修正後，審查認定仍有不准專利事由，且該事由是先前審查意見漏未通知。

2. 先前審查意見不當，但仍有不准專利事由、而應再次發給審查意見通知。

上述審查人員歸責，即使第二次之後的審查意見通知、或先前已發給最後通知，仍應發給審查意見通知。

五、結語

審查意見通知屬於專利申請中流程之一，詳細瞭解審查內容後、並做出申復或修正，且同時符合專利法各項規定後，即朝專利權取得之下一步邁進。

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

發明專利加速審查方案

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-11

一、前言

經濟部智慧財產局宣布，自103年1月1日起，綠能相關技術專利將併入專利加速審查的第四個事由。一般專利申請案件約需29個月才能得到審查結果，故此新規定有助於漫長審查時間縮減至9個月內，將有利於綠能產業的專利優勢和提升競爭力；另外，美日中等國已將綠能專利併入加速審查，所以智財局此舉也符合世界潮流趨勢。以下針對發明專利加速審查方案作說明。

二、發明專利加速審查方案

我國自2009年1月1日實施「發明專利加速審查方案Accelerated Examination Program」(簡稱AEP)，目的在於縮短審查等待時間，僅適用於發明專利。專利申請案已公開，不論是否已進行審查，申請人符合下列所述四項事由主張，得檢附相關文件提出發明專利加速審查AEP申請。

三、申請事由主張

在已通知進行實體審查或再審查後，實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定，若該申請案尚未公開則將提早公開。而根據不同事由主張其申請要件：

(1)外國對應申請案經專利局實體審查而核准者：

1. 公告或核准申請專利範圍(未公告者須)

2. 有差異時需說明。

3. 若有利加速審查可提供具可專利性之理由。

4. 有無違反新穎性或進步性之文獻。

5. 齊備相關文件後6個月內發出審查結果通知。

(2)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告，但尚未審定者：

1. 限定美國、日本、歐洲專利局。

2. 外國專利局審查意見通知中所依據之申請範圍。

3. 有差異時需說明。

4. 違反新穎性或進步性引證時，需說明以提供具可專利性之理由。

5. 有無違反新穎性或進步性之文獻。

6. 若申請範圍無差異，齊備相關文件後6個月內發出審查結果通知；若有差異則為9個月內通知。

(3)為商業上之實施所必要者：

1. 說明商業實施況狀。

2. 齊備相關文件後9個月內發出審查結果通知。

(4)所請發明為綠能技術相關者：

1. 說明綠能技術範疇。

2. 齊備相關文件後9個月內發出審查結果通知。

四、結語

加速審查以較快獲得專利權，以吸引產業申請專利並同時保有專利競爭力之雙贏局面。

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

發明專利說明書(三)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-08-29

三、說明書的撰寫內容原則

說明書應明確且充分揭露申請專利之發明的技術內容，使公眾能利用該發明之技術，而申請人能據以主張該發明的專利權而獲得實質上的利益。說明書理論上應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明；使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實現，簡稱「可據以實現要件」。

1. 1.      可據以實現要件：

我國專利法第二十六條第一項規定：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，指說明書應使用明確用語且充分說明申請專利之發明，解釋所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題產生之功效，使該發明所屬技術領域中具備一般知識及普通技能的第三者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，無須過度實驗，即能瞭解內容，利用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

發明中所屬技術領域之技術用語，應清楚明確易懂，不模糊或模擬兩可，而且說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應相同無異。

申請時指申請日，如果依照專利法第二十八條或第三十條規定主張優先權者，指該優先權日。

一般知識，指的是該發明所屬技術領域中已知的知識，包括常識以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。

1. 2.     

違反可據以實現要件的審查：

欠缺技術手段之說明，或說明不明確、不充分，而無法據以實現的五種情況列舉如下：

(1)說明書只寫明目的或構想，或只表示願望達成的結果，但未說明所使用之技術手段。

(2)說明書說明了解決問題之技術手段，但不明確、不充分，例如只以功能或其他抽象方法說明實施方式，卻不寫清楚所使用的材料、裝置或步驟。

(3)說明書說明了解決問題之技術手段，但使用此技術手段不能解決所要解決的問題。

(4)說明書說明了解決問題之技術手段，但結果無再現性或只能隨機出現。

(5)說明書說明了具體的技術手段，但並未提供實驗數據或公開文獻等資料，無法證實此技術手段可達到所想要解決的問題之功效與否。

針對審查人員判定說明書中無法據以實現的部分，申請人在申復的階段時可利用具說服力之實驗數據或公開文獻等資料，輔助說明申請時該發明所屬技術領域中具備有通常知識者可據以實現。

四、審查注意事項：

(1)說明書之記載必須明確易懂，避免使用不必要的艱深技術用語，原則上使用該發明所屬的技術領域中大家通用的技術用語即可。對於新創的技術用語，申請人必須明確定義。

(2)說明書應該使用中文書寫；對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之特殊技術用語，可使用中文以外之技術用語。技術用語之譯名經國家教育研究院編譯者，應該以譯名為原則；未經該院編譯，則附註外文原名。對於數學式、化學式或化學方程式，必須使用一般的符號表示方式。說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應相同無異。

(3)說明書中的計量單位應該使用國家法定度量衡單位或國際單位制計量單位，必要時得使用該領域公知的其他計量單位。應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等，以符合可據以實現要件。

(4)說明書得於各段落前，以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，如[0001]、[0002]、[0003]……等，以明確識別每一段落。

參考資料:

1.中華民國專利法。

2.經濟部智慧財產局網站公布之「現行專利審查基準彙編」(http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1)

發明專利說明書(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-08-29

二、說明書的載明事項：

4.發明內容：

(1).發明所欲解決之問題：

意指申請專利之發明所要解決先前技術中所顯然存在或被忽略的問題和困難，不適合記載商業性宣傳詞句。

(2).解決問題之技術手段：

應明確且充分說明

申請人為解決問題獲致功效所採取之必要技術內容與特徵。

(3).對照先前技術之功效：

以明確、客觀之方式敘明實現發明之技術手段及其所有技術特徵所直接產生的有利技術效果，並說明為達成發明目的，技術手段如何解決前述之技術問題，以為確定申請專利之發明是否具進步性。

發明功效指的是以產量、品質、精密度、效率、產率的提高，能源、材料、製程的節省，加工、操作、使用上的便利，環境污染的防治及有用特性的發現等達成目的。機械或電機領域的發明功效為以發明的結構特徵及作用方式達成目的；化學領域的發明功效則是藉其有效的實驗條件及方法所測得的實驗數據達到目的。

5.圖式簡單說明：

有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式；有多幅圖式者，應就所有圖式說明之。

6.實施方式：

實施方式（embodiments）為說明書的重要部分，詳細說明申請專利之發明一個以上之實施方式，實現發明的較佳方式或解決問題所採用的技術手段，必要時得以具體實施例（examples）說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。詳細說明技術特徵之內容，引述先前技術文獻或說明書中之其他段落，與先前技術有區別的技術特徵及附屬項中的附加技術特徵，以便使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實現。對於發明的物品，應詳細敘述其機械構造、電路構造或化學成分，並詳加說明組成該物品的元件與元件之間的結合關係。對於發明的物品若是可作移動、轉動或運動者，應詳細敘述其作移動、轉動或運動的過程或操作步驟。對於所發明的方法，應詳細敘述該步驟，以不同的參數或參數範圍表示其技術條件。

倘若該項發明技術手段簡單，或者在技術手段中之說明已經可以實現要件的話，則沒有必要再敘明實施方式。

實施例是舉例說明發明較佳的具體實施方式，原則上應符合可實現要件及支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段。

7.符號說明：

有圖式者，應依圖式之圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明。

參考資料:

1.中華民國專利法。

2.經濟部智慧財產局網站公布之「現行專利審查基準彙編」(http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1)

發明專利說明書(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-08-29

一、前言：

專利申請人申請發明專利，須準備申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式。說明書應該明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現（我國專利法第二十六條：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」），以作為普羅大眾參考用之技術文件。

二、說明書的載明事項：

說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第十七條第一項，內容包括發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明。專利法施行細則第十七條：「申請發明專利者，其說明書應載明下列事項：一、發明名稱。二、技術領域。三、先前技術：申請人所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料。四、發明內容：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。五、圖式簡單說明：有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式。六、實施方式：記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。七、符號說明：有圖式者，應依圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明。說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但發明之性質以其他方式表達較為清楚者，不在此限。說明書得於各段落前，以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，以明確識別每一段落。發明名稱，應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字。申請生物材料或利用生物材料之發明專利，其生物材料已寄存者，應於說明書載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。申請前已於國外寄存機構寄存者，並應載明國外寄存機構、寄存日期及寄存號碼。發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。」倘若以其他表達方式較為清楚者，亦能明確且充分表達申請專利之發明，滿足可據以實現的條件，則可不依上述之順序或方式撰寫。

1. 1.      發明名稱：

說明書與申請書填寫的發明名稱應相同。

發明名稱應簡明表示所申請發明之內容，並反映申請標的範疇，儘量使用國際專利分類表中之分類用語，以便於分類、檢索。發明名稱中不得冠以無關之文字，不可包含非技術用語，不可包含模糊籠統之用語，不應該只寫「物」、「方法」、「裝置」等。

2.技術領域：

技術領域為申請專利之發明所屬的或直接應用的具體技術領域，具體的技術領域通常與發明在國際專利分類表中被指定的最低階分類有關。惟若申請專利之發明為開創性發明，不屬於既有之技術領域者，則只須記載該項發明所開發之新技術領域。

3.先前技術：

說明書中應記載申請人所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料，指出技術手段所欲解決的問題或缺失，內容儘可能引述先前技術之公開刊物專利文獻或非專利文獻之名稱和內容。引述專利文獻者，須說明專利文獻的國別、公開或公告編號及日期；引述非專利文獻者，應以原文說明該文獻之名稱、公開日期及詳細出處。開創性發明得不記載先前技術。

參考資料:

1.中華民國專利法。

2.經濟部智慧財產局網站公布之「現行專利審查基準彙編」(http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1)

申請專利範圍之請求項

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-02

一、前言

根據專利法，發明專利權範圍，是以申請專利範圍為準；因此，申請人具體請求保護的發明必須清楚記載於申請專利範圍內。然而發明保護之範圍大小，直接與申請專利範圍相關，所以專利範圍之請求項的範圍越大，保護主張權利時越有助益、但同時也可能因為範圍過於廣泛，容易抵觸先前技術而遭喪失新穎性；所以在不抵觸先前技術的條件下，可以擴大請求項範圍以加強保護主張發明權利。因此，「請求項」是用以界定申請專利之發明的必要技術特徵，同時也為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元。

二、請求項之範疇與類型

請求項區分為二種範疇：「物」及「方法」請求項。

1. 1.          物的請求項：

包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等。

1. 2.          方法請求項：

包括“製造方法”或“處理方法”，例如輸送方法、灑水方法或檢測方法等。

請求項種類共分為「獨立項」及「附屬項」二種，其彼此屬於依附關係。在發明之申請專利範圍，至少需要一項以上之獨立項，其項數是配合發明之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。

三、獨立項

獨立項用以宣示申請專利之標的名稱及認定發明之必要技術特徵，用以呈現申請專利之發明的整體技術手段。所謂必要技術特徵，指能解決問題且不可或缺的技術特徵，其整體所構成發明的技術手段，成為申請專利之發明與先前技術比對之根據。撰寫獨立項之以二段式形式最為常見，其包含前言部分與特徵部分。

1. 1.          前言部分：

包含申請專利之標的名稱、以及與先前技術共有之必要技術特徵，例如“一種具有日期顯示窗的手錶”。

1. 2.          特徵部分：

常見用語，例如“其特徵在於”、“其改良在於”、“其改良為”或“其特徵為”等，用以表示別於先前技術之必要技術特徵。

格外注意的是，此二段式撰寫形式僅適用於獨立項，並不適用於附屬項。

四、附屬項

附屬項可依附於前一獨立項或附屬項之請求項中，額外將附屬項之技術特徵，並包含所依附請求項之所有技術特徵，進一步限定被依附的請求項。若被依附之請求項（獨立項或附屬項）具新穎性及進步性，則附屬項必定同時具新穎性及進步性。就如同俗話說“頭過身就過”，表示在申請專利範圍之上，獨立項因為其具有決定性影響力所以更需格外審慎思考之。

附屬項包含依附部分與限定部分：

1. 1.          依附部分：敘明所依附請求項之項號及標的名稱。
2. 2.          限定部分：敘明所依附請求項外之技術特徵。

例如“如請求項1之旋轉轉機台閥門……”。另外，依附於二項以上之附屬項即「多項附屬項」，例如請求項3之依附記載“如請求項1、2之旋轉機台閥門……”，表示其依附於請求項1、2二項。

五、結語

了解申請專利範圍之請求項，並確認獨立項之極大重要性後，有助於撰寫申請專利範圍之佈局構思。

參考資料

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

淺談發明單一性

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-02

一、前言

根據專利法第三十三條與第三十四條規定，申請發明專利就每一發明提出申請，二個以上發明屬於一個廣義發明概念，亦即具發明單一性者，得於一申請案中提出申請。所以數個技術內容能否包裝於一發明專利以作申請，其辦別拿捏準則在專利法規上稱之「單一性」。

二、單一性之概念

「屬於一個廣義發明概念」指二個以上之發明於技術上相互關聯，而所謂技術上相互關聯，在於是否具有一個或多個相同或對應的特別技術特徵，其可使申請專利之發明整體，相較於先前技術而能有所貢獻之技術特徵。

三、同範疇之獨立項

依據專利法，各發明之標的同為“物之發明”或者同為“方法之發明”二種同範疇，而彼此間具有相同或對應技術特徵：

1. 1.          二個以上發明具相同技術特徵

具相同技術特徵，像是特定構造之軸承與相同構造軸承之變速箱，其相同技術特徵為軸承。相同地，高分子化合物A與高分子化合物A組成之容器，其相同技術特徵為高分子化合物A。

1. 2.          二個以上發明具對應技術特徵

對應技術特徵，指二個以上發明技術透過經由特定動作功能後讓彼此達成另一功能運作，即判別其技術上具關聯性；所以二個以上之發明於“技術上相互關聯”，即所謂「廣義發明」概念。例如螺帽與螺栓是具技術上關聯性，因為螺帽與螺栓透過螺合動作可使二者結合，故特定形狀陰、陽螺紋二者間具對應的技術特徵。另外，具凸起握持之鋼筆與上方凹陷承座部之紙鎮，因為鋼筆收納時可卡合於紙鎮承座部，故凸起握持與凹陷承座部是對應的技術特徵。

四、不同範疇之獨立項

依據專利法，各發明之標的分別包含物及方法二種不同範疇，而彼此間具有相同或對應技術特徵，其中方法又分成“製造”與“用途”二種：

1. 1.          物與製造該物之方法

一獨立項為物之發明，另一獨立項為製造該物之方法的方法發明時，其中相同技術特徵即為該物。例如一種鈦合金X、一種鈦合金X之製造方法、及一種眼鏡框架，其相同技術特徵均為鈦合金X。

1. 2.          物與該物之用途

一獨立項為物之發明，另一獨立項為該物之用途的方法發明。其中使用該物為限定該用途之技術特徵時，相同技術特徵即為該物。例如一具特定構造之烤漆噴頭與利用特定構造之烤漆，其相同技術特徵為烤漆噴頭。

五、結語

審查委員判斷一發明是否具單一性，攸關可否一案申請或必須分割作為另一申請，若具發明單一性後，才進一步探討發明之新穎性或進步性。所以單一性為申請專利過程中之首要審視條件。

參考資料

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

單一性案例

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-02

一、前言

藉由發明單一性之案例說明，實際了解何謂包含兩項以上發明之一個總體的發明構思，可否作爲一件申請提出。

二、相同範疇獨立項之單一性

各發明獨立項之標的同為“物之發明”或同為“方法之發明”二種相同範疇，以下列舉幾個案例以提供參考。

案例一：

[申請專利範圍]

1.一種燈絲A，……。

2.一種以燈絲A製成之燈泡B。

3.一種探照燈D，裝有以燈絲A製成之燈泡B及旋轉裝置C。

[假設]

就先前技術而言，燈絲A符合專利要件。

[說明]

請求項1、2、3 均具有相同的技術特徵燈絲A，故具發明單一性。

案例二：

[申請專利範圍]

1.一種產物X，其特徵為A。

2.一種產物Y，其特徵為B。

3.一種產物Z，其特徵為A及B。

[假設]

就先前技術而言，具有特徵A或B的該產物符合專利要件，而A與B不相關。

[說明]

請求項1、3項具相同技術特徵A，亦請求項2、3項具相同技術特徵B，但是請求項1、2項不具相同技術特徵。故請求項1、2、3項間無相同或對應的技術特徵，故不具發明單一性；所以必須申請分割，或請求項第1、3項或第2、3項二者擇一申請。

案例三：

[申請專利範圍]

1.一種用於紡織機的控制電路，具有特徵A。

2.一種用於紡織機的控制電路，具有特徵B。

3.一種○○設備，包括一台具有特徵A控制電路的紡織機。

4.一種○○設備，包括一台具有特徵B控制電路的紡織機。

[假設]

就先前技術而言，紡織機控制電路之特徵A與特徵B符合專利要件，而特徵A與B完全不相關。

[說明]

雖然請求項1、3項具相同技術特徵A、請求項2、4項具相同技術特徵B，但由於A與B完全不相關，非屬相同或對應之技術特徵。故請求項1、2、3、4間無相同或對應的技術特徵，故不具發明單一性；所以必須申請分割，請求項第1、3項為一申請，而請求項第2、4項為另一申請。

三、不同範疇獨立項之單一性

各發明獨立項之標的分別包含物及方法二種不同範疇，其中方法又分成製造與用途，故分為「物與製造該物之方法」與「物與該物用途之方法」二種不同範疇，以下列舉幾個案例以提供參考。

案例一：

[申請專利範圍]

1.一種化合物X。

2.一種製備化合物X的方法，包含下列步驟：……。

3.化合物X作為清潔劑的應用。

[假設]

就先前技術而言，化合物X符合專利要件。

[說明]

請求項1之化合物X即請求項1、2、3 項具相同的技術特徵，故具發明單一性。

案例二：

[申請專利範圍]

1.一種實施步驟A的設備，……。

2.一種實施步驟B的設備，……。

3.一種半導體元件製造方法，包括依序使用請求項1的設備實施步驟A及使用請求項2之設備實施步驟B。

[假設]

就先前技術而言，請求項3之製造方法符合專利要件，惟步驟A、B係不相同且不相對應。

[說明]

雖然請求項1、3項具相同技術特徵A、請求項2、3項具相同技術特徵B，但是請求項1、2項無相同或對應之技術特徵。故請求項1、2、3項不具發明單一性。

案例三：

[申請專利範圍]

1.一種電源之整流器電路，……。

2.一種多孔矽藍光發光二極體之製造方法……。

[說明]

請求項1、2項無相同或對應之技術特徵。故請求項1、2項不具發明單一性。

四、結語

一組發明（二件或數件發明）是否可併案申請，必須根據是否具發明單一性作為準則；相反地，若不符合單一性則勢必分割另外申請之。

參考資料

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡介優先權及優惠期

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-05

一、前言

優先權(right of priority)分為「國際優先權」及「國內優先權」二種，無論是國際優先權或者國內優先權，後申請案能以基礎案或先申請案之申請日作為「優先權日」。主張優先權的話，其專利要件之審查，以優先權日為基準。

二、申請日

依專利法規定，我國發明專利申請案以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。當申請人於申請專利時，若有缺漏或疏失“申請書、說明書、申請專利範圍與圖式” 要件來作為申請日之判斷，經自行補正或限期補正而補正的話，其補正之日即為申請日；超過期限未補正的話，申請案將不予受理。僅設計專利之圖式若有部分缺漏時，可參照發明專利圖式之部分缺漏的處理原則辦理。

三、國際優先權

根據巴黎公約基本原則，指專利申請人在一個國家提出第1次申請後，於法定期間內以同發明向其他國家提出申請，可以主張回溯到第1國申請時之申請日，稱之國際優先權。

(1)   優先權之基礎案：

即使撤回、拋棄、不受理或核駁優先權之基礎案，亦不影響後續向他國申請案主張之優先權。雖然美國或澳洲可提臨時申請案，屬於非正式專利申請案，但仍可被後申請案予以主張優先權。

(2)   優先權之期間：

發明或新型專利申請案為12個月，設計專利申請案為6個月，若具2個以上基礎案時，優先權期間以最早之基礎案作基準，其申請日之次日起算。

(3)   優先權之更正：

“第1次申請日”記載錯誤時，可更正聲明與優先權證明文件一致。如果申請國家與受理國家同時記載錯誤“第1次申請日”時，不得請求更正。

(4)   優先權之復權：

如果申請專利時未主張優先權、未聲明第1次申請之申請日、或受理申請國家視未主張優先權的情況下，必須在最早之優先權日後16個月內(設計專利申請案為最早優先權日後10個月)，可以申請回復優先權之主張。

四、國內優先權

申請人在我國提出專利申請後，使先申請案為基礎，得以補充改良，再申請專利。國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利；換言之，設計專利申請案不得主張國內優先權，亦不得作為先申請案，以作為主張國內優先權。主張國內優先權之期限為12個月，自先申請案申請日之次日起算至後申請案之申請日當日。以下申請注意事項：

1.          若主張國際優先權或國內優先權之申請案，後申請案不得再次據以主張國內優先權，否則會實質延長優先權期間。

2.          同一先申請案被2個以上之後申請案主張國內優先權時，申請人必須敘明非一發明二申請。

3.          分割案、改請案已經援用原申請案之申請日，故被後申請案不能再次據以主張國內優先權。

4.          已經公告或不予專利處分確定的話，不得被後申請案據以主張國內優先權。

5.          先申請案已經撤回、拋棄或不受理的話，該申請案已不復存在，不得被後申請案據以主張國內優先權。

6.          分割案與原申請案之申請日相同，即無先後申請之區別，故分割案不以原申請案據以主張國內優先權。

五、優惠期

因實驗而公開(限於發明、新型)、刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會、或非本意而洩漏等情況，而造成申請前已見於刊物、已公開實施、或已為公眾所知悉者，申請人必須在事實發生後6個月內提出申請，此公開事實不致使其喪失新穎性或進步性。此6個月期間內，便稱為優惠期。

六、結語

介紹國內外優先權與優惠期後，有助於爭取時效性而取得更多專利權保障之優勢；所以申請人在提出專利申請之前，務必了解各國優先權的適用性以及優惠期。

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述發明之定義

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-05

一、前言

專利法第二十一條，發明是利用自然法則之技術思想之創作。所以發明專利，首先“利用自然法則”、再進行“技術思想之創作”，以產生功效來實際解決問題。根據專利法逐條釋義(103.6.13版)以下說明。

二、發明之定義

發明必須具有技術性(technical character)，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段；申請專利之發明是否具有技術性，其作為是否符合發明之定義的判斷標準。發明專利，共分為「物之發明」及「方法發明」兩種範疇：

(1)     物之發明：

1.      物質：例如化合物A。

2.      物品：例如螺絲。

(2)     方法發明：

1.      有產物的製造方法：例如化合物A之製造方法、螺絲之製造方法。

2.      無產物的處理方法：例如二氧化硫之檢測方法、鋁製外殼之陽極處理方法。

三、非屬發明之類型

(1)   自然法則本身：

何謂自然法則，舉凡物理化學上之基本知識或定理等知識，例如電磁學、熱力學、萬有引力定律等等自然界固有規律，因為其本身不具有技術性，所以不屬於發明之類型。

(2)   單純之發現：

以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物、或者自然界中存在之某基因或微生物，此發現非利用自然法則為技術思想之創作，不符合發明定義；如果自然形態存在之物，經由特殊步驟、處理或加工等過程，達成所謂技術思想之創作，則符合發明定義。

但是，發現“自然形態存在之物”的某特性，進一步利用於特定用途，達成所謂技術思想之創作，則符合發明定義。故發明與發現本屬一體兩面，端視有無技術思想之創作而界定。

(3)   違反自然法則：

界定申請專利範圍，違反自然法則該發明不符合發明之定義。譬如永動機違反能量守恆定律，故其發明違反此定義。

(4)   非利用自然法則：

顧名思義，非自然法者即人為之產生或創造，例如數學、遊戲或運動等本身不具有技術性，故不符合發明之定義；另外，單純的電腦軟體非利用自然法則理論不符合發明之定義，但是若電腦軟體相關之發明具有技術性時，則符合發明定義。

(5)   非技術思想：

           1.          技能

舉凡任何個人技能類均不符合發明之定義。

2.          資訊揭示

單純資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義；若資訊揭示具有技術性，資訊揭示之方法或裝置之發明，則符合發明之定義。

3.          繪畫、雕刻等美術創作

技術手段產生美感效果之特徵時，雖然美感效果不符合發明之定義，但其產生美感效果之手段具有技術性，則符合發明之定義。例如，新穎之紡織品編織結構所產生外觀上的美感，不符合發明定義，但其結構編織而成之物品符合發明意義；同理，新穎之鑽石切割方法所產生外觀上的美感，不符合發明定義，但其方法符合發明定義。

四、結語

人類文明進步、科技發達，不外乎許許多多的發明與發現，偉大科學往往是被發現，而科技進展則是被發明，然此發明與發現屬於較廣義的說法定義。所以了解攸關科技之專利上發明定義，有助於提升與保障技術其發明專利權。

參考

專利法逐條釋義(103.6.13版)

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述專利申請之修正(一)

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-09

一、前言

專利申請人向專利專責機關申請發明專利時，所提出之說明書、申請專利範圍或圖式，在專利專責機關於審查時，依據專利法第43 條之規定，得依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。以下根據專利審查基準，簡述專利申請之修正。

二、修正之時機

1.          專利申請案經實體審查後，在發給審查意見通知之前。

2.          在初審核駁審定後，提出再審查的話。

三、說明書修正之項目

申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之申請時說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。

(1)   發明名稱

簡明表示所申請發明之內容，不得以無關文字應且使用簡短明確詞句。

1.          修正後仍為相同方法或物品。

2.          修正以符合申請專利範圍之申請標的。

(2)   技術領域

不超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之原則下，可以修正技術領域；修正申請專利範圍時，技術領域亦應與修正後之申請專利範圍範疇相對應。

(3)   先前技術

當初申請時，雖已引述特定先前技術文獻、並未詳細敘述內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項。另外，以下不得補充增加先前技術：

1.          增加用以據以實現該發明。

2.          補救申請時說明書內容揭露不明確。

(4)   發明內容

1.          發明所欲解決之問題。

2.          解決問題之技術手段。

3.          對照先前技術之功效。

(5)   圖式簡單說明

得以修正圖式簡單說明：

1.          與發明內容或實施方式之內容不一致。

2.          漏載圖式簡單說明。

(6)   實施方式

若申請專利範圍已明確記載之實施例，但說明書及圖式未揭露或揭露不足，可將申請專利範圍所記載該實施例之內容，增加於說明書及圖式中。但所增加實施例，不可以構成「新事項」之實施例；若從該發明所屬技術領域中，具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式，可以直接且無疑問而瞭解之，則非屬於新事項之實施例。而補充實施例時，需注意不允許額外加入特定技術特徵於實施例中，如增加成分或再揭露特定物等超出說明書所支持。

(7)   符號說明

發明內容、實施方式、圖式已明確記載，得以修正於符號說明欄加入該等記載。

四、結語

申請人為了優先取得申請日，通常盡速將發明送審專利，導致說明書、申請專利範圍或圖式也常會發生錯誤、缺漏或內容不清楚等缺失。因此，為使申請專利之發明，能明確且充分揭露，得允許申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式。

參考

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述專利申請之修正(二)

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-09

一、前言

針對申請專利範圍不明確或他因素提出修正時，修正後之申請專利範圍所記載事項，不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦即必須為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或發明所屬技術領域中，具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式，而能直接瞭解之。

二、申請專利範圍修正之項目

(1)   允許的增加：

1.          請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定。

2.          將僅揭露於圖式、而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段，以文字撰寫載入原請求項中，或另形成新的請求項。

3.          未涵蓋說明書之部分標的或另一實施例時，可以將其併入某一請求項之中、或另外增加一項或多項請求項。

4.          增加數值限定。

5.          以方法界定產物之請求項，可以將該物化數據增列於請求項中。

(2)   允許的刪除：

1.          刪除一項或多個請求項。

2.          將原獨立項進一步減縮；可以刪除獨立項而附屬項成為新的獨立項，或合併獨立項與附屬項成為新的獨立項。

3.          刪除請求項中之部分技術特徵後，仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。同時需符合三要件：

         a.該技術特徵不是被解釋為必要的；

         b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；

         c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。

4.          刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。

5.          請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容。

(3)   允許的變更：

1.          變更為上位概念或下位概念。

2.          請求項數值限定之變更。

3.          將請求項某技術特徵，置換為說明書中針對該技術特徵本身，所記載之整體詳細組成或構造。

4.          變更獨立項之範疇、標的名稱或技術特徵。

5.          變更附屬項的依附關係或限定部分。

6.          對於獨立項之技術特徵或附加某技術特徵所，形成之另一個獨立項改寫為附屬項。

7.          符合發明單一性規定之二獨立項，改寫為引用記載形式之獨立項。

8.          說明書中所揭露之技術特徵取代請求項之技術特徵。

三、不允許的修正

(1)   不允許的增加

1.          申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確且充分揭露，卻再增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之技術手段。

2.          增加通常知識中之技術，但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載。

3.          增加該發明所屬技術領域中，自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，所不能直接且無歧異得知的用途或功效。

4.          增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未提及的附加成分，導致引進申請時所沒有之特殊效果。

5.          增加圖式，但所表達之內容未揭露於申請時說明書。

(2)   不允許的刪除

1.          變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

2.          刪除原請求項之部分技術特徵，減少了限定條件；反卻超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

3.          刪除已經明確被認定為申請專利之發明所不可或缺的性質、功能、效果、用途等用語，其結果變更了發明標的。

(3)   不允許的變更

1.          上位概念發明變更為下位概念發明，而下位概念發明未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。

2.          變更發明之範疇，而不同範疇之發明內容未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。

3.          部分技術特徵改變後之技術內容，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

4.          部分技術特徵之用語置換後，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

5.          將不具有技術性之發明，變更為具有技術性之發明。

6.          將不能實施之發明，經由修正為能實施發明之技術內容。

7.          不明確的內容改為明確內容而引進新事項。

8.          修正後不能為申請時說明書所支持，或與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之部分內容相牴觸。

四、結語

申請專利之修正，除了增加申請人發明獲准專利之機會外，同時也縮短審查時間提昇審查效率，製造雙贏局面；進一步，明確清楚的專利內容對於日後專利保護與侵權等等更加有助益。

參考

專利法

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述台日專利審查高速公路

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-10

一、前言

被譽為安倍維新的日本安倍晉三政府，所執行的經濟政策之“三支箭”全力推行日本經濟再生，帶領日本景氣漸漸復甦中。而在今年6月經濟增長戰略會議中，更提出5年內希望將日本的技術力提升至世界第一的目標。更重要，希望藉由「專利審批快速通道」與外國智財局締結協定，透過方便迅速獲得專利之方式，鼓勵海外企業申請日本專利強化日本之產業國際競爭力。目前日本已與美國、中國、德國等28個國家簽署協定，簽署國家數目仍在持續增加。

台日之專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)試行計畫，自101年5月起開始實施且成效顯著，而103年已修正為增強型專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)試行計畫。

二、專利審查高速公路PPH

(1)專利審查高速公路Patent Prosecution Highway(簡稱PPH)：

1.     專利申請案之部分或全部請求項，在第一申請局經過實質審查獲准專利之後。
2.     提供第二申請局上述資料，使第二申請局得以利用第一申請局的檢索與審查結果，加速該案件審查。

(2)   已公開專利申請案才可以提出PPH申請：

為符合專利制度申請案公開的精神，避免利用PPH作為申請案件核准之試探，在尚未公開前撤回專利案件之申請，違反專利制度意義，否則應於提出PPH時一併提出提早公開申請。

1.      發明專利申請人才可提出。
2.      新型和設計專利不適用PPH。

三、增強型之專利審查高速公路

相較於一般型PPH，屬於國際間簽訂PPH類型中的進階增強版，可適用受惠之專利申請案範圍更寬廣：

1.     不再受限於僅第一申請局的審查結果才能為後申請局所參考。
2.     雙邊之專利局任何一局先有審查結果，均可據此向另一個專利局提出PPH審查。

在增強型PPH中為達加速審查之精神，原第一申請局非限定台灣或日本，取決於審查結果快慢以作為依據。假設台灣申請案依據PPH到日本提出專利申請，但日本先發出審查結果，此時就可以據此回來向智慧財產局提出PPH的申請，以加速審查。

四、請求項之充分對應

根據智財局對於PPH中之解釋：

1.     可核准的請求項，「範圍相同或更為限縮」。
2.     所謂「範圍相同」：指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異。
3.     所謂「範圍更為限縮」：指將對應之外國對應申請案請求項進一步加入為說明書所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，此類請求項請儘量以附屬項形式請求。

五、結語

近年來各國均以互相簽署通過PPH方式來加速審查，除了吸引更多企業願意申請意願，同時也是一個國家國際競爭力重要指標；我國智財局近年也與他國開始簽署PPH，藉由雙方專利局相互利用檢索與審查，以加速專利申請案之審查速度、更間接提升我國整體專利品質。

參考

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利申請之修正案

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-09

一、前言：

專利專責機關於審查和再審查發明專利的階段時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。

二、修正案的限制：

1. 於審定前或再審定前為之。

2.申請人僅得以在通知之期間內修正。

3.修正申請專利範圍：(1)請求項之刪除。(2)申請專利範圍之減縮。(3)誤記之訂正。(4)不明瞭記載之釋明。

三、我國專利法第四十三條和四十九條規定，於審查和再審查發明專利的階段時，申請人可以主動申請修正說明書、申請專利範圍或圖式，專利專責機關也可以依職權通知申請人在限定的期間內作修正。

申請案於審定前，雖然對於取得申請日之原說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但是不可以增加未揭露的事項，也就是說，不能夠增加新事項 (new matter)。若是先提出外文本再提出中文本的申請案，則可提出誤譯之訂正的修正案。如修正本沒有增加新事項，視同申請階段所提出，之後審查均依照修正本。

已通知限期申復者，申請人僅得於指定期間內修正。專利專責機關對申請案已進行實體審查後，為避免申請人一再提出修正致延宕審查時程，故通知申復，申請人僅得於審查意見通知函所載指定期間內提出修正，唯獨不另外加限制申請人在該指定期間內提出修正的次數。

專利專責機關認為有必要時，可以進行最後的通知。當申請人接獲最後通知後，所提出之申復或修正內容，不能任意變動已審查過之申請專利範圍，如此一方面不會浪費原已投入之審查人力，達到迅速審查之效果，他方面能保持各申請案間之公平性。

申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。此外，若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會，如先前審查意見不當，或仍有漏未通知之不准專利事由，即不得發給最後通知；經申請人修正後，雖克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，簡單修正請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不予專利事由而延宕審查時程，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序；另於得作成核駁審定之情形中，如認發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得先不作成核駁審定，而發給最後通知以給予申請人再次修正之機會。

發給最後通知後，申請專利範圍之修正須符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等限制事項。

申請人所為之修正，如違反修正期間或最後通知後之修正限制者，專利專責機關得逕予審定，並於審定書中敘明不接受修正之事由，不單獨作成准駁之處分，申請人如有不服，仍得以審定之結果提起救濟。申請人如僅違反修正期間，基於限制修正期間之目的在於避免延宕審查時程，倘逾限提出之修正，係對應審查理由或僅為形式上之小錯誤，可為審查人員接受者，該逾限提出之修正仍有受理之可能。

為避免因分割申請而對相同內容重複進行審查程序，專利專責機關針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知函後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知函內容，如與已發給之審查意見內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知。

參考資料:

1. 1.      中華民國專利法。
2. 2.      經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)。

專利申請案的分割申請

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-03

一、前言：

實質上為二個以上發明，申請原核准之申請發明專利案在再審查審定前分割為二個以上專利。

二、法律條文基礎：

我國專利法第三十四條規定：「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日；如有優先權者，仍得主張優先權。分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。」

三、申請案分割的條件與情況：

根據專利法第三十三條第一項規定：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」申請人於申請專利時，應遵守一發明一申請之原則，但專利法第三十三條第二項規定：「二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。」屬於一個廣義發明概念之二個以上的發明，申請人也可以選擇合併為一個申請案件來做申請。為使不符合單一概念之二個以上的發明，或符合單一概念而合併申請之二個以上的發明，可引用專利法第三十四條第一項之規定，將實際上二個以上的發明申請分割，恢復一發明一專利的原則。申請分割的情況，大致上有幾種考量：

(一)申請專利範圍中包含有不符合單一概念的二個以上之發明。

(二)符合單一概念的二個以上發明，分割為二個以上的專利申請案較為有利，尤其是當其中一個發明被核駁時。

(三)申請專利範圍中之一個或一個以上之發明，經審查不具新穎性或進步性。

(四)申請人欲將原先在說明書中有揭露之發明，但未揭露於申請專利範圍者，修正為另一項發明來申請專利。

三、申請分割之期限：

1.在原申請案再審查審定前申請分割：原申請案必須仍在專利專責機關審查中，若原申請案已撤回或不受理，審定不予專利後，如欲分割，必須原申請案於法定期限內提出再審查，在再審查階段，才可申請分割，所有分割案不受原申請案之影響。

2.初審核准審定後申請分割：如果初審核准審定，申請人於審定後尚未公告前，認為發明內容有分割之必要，申請人得以於初審核准審定書送達後30日內提出分割。但是再審查審定之後，無論核准或核駁與否，均不能夠再提出分割申請。

四、分割案申請日之認定：

分割案仍以原申請案之申請日為申請日，原申請案如有主張優先權者，分割後之其他分割案得享優先權日。

五、分割後之申請案不得加入新事項：

由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日，因此分割案的說明書、申請專利範圍或圖式之內容，不得超出原申請案之說明書、申請專利範圍與圖式所揭露之範圍，即不可加入新事項。

六、分割案的審查程序：

原申請案如有修正時應以修正案之程序續辦，各分割案應逐案審查，另為避免對分割後之申請案反覆進行審查程序，明定各分割案應對原申請案已完成之程序續行審查。初審核准後提出分割之原申請案，為使分割案之審查不致因重複相同之處理程序而造成延宕，明定分割後之申請案續行初審核准審定前之審查程序。此時之分割案，僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案申請分割，而非從已核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之發明加以分割，原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動，故原申請案仍依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

參考資料:

1.中華民國專利法。

2.經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)