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目前日期文章:201511 (11)

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簡介專利申請案檢索報告 / 專利工程師 林孟萱


一. 檢索報告之目的

專利申請案檢索報告是用來記錄實體審查的過程中,審查人員認為與申請案請求項相關之文獻段落,關聯之程度與種類會使用關聯性代表加以標註。檢索報告無須申請,通常該報告會與「審查意見通知函」或「核准審定書」一同寄給專利申請人。


二. 何時不會有檢索報告

當申請案之全部請求項或部分請求項有下列情事者,會先以「審查意見通知函」通知申請人,待申請人於期限內提出可排除下列情事之申復說明或修正說明書後,才會於後續審查程序檢附檢索報告,否則將直接進行審定。

  • 發明為非利用自然法則之技術思想之創作者。(專利法第21條)
  • 為專利法規定不予發明專利者。(專利法第24條各款)
  • 專利說明書發明說明未明確且充分揭露發明技術特徵內容,導致無法瞭解發明內容者。(專利法第26條第1項)
  • 為非可供產業上利用之發明者。(專利法第22條)
  • 與另一發明或新型專利申請案為相同之發明。(專利法第31條)
  • 不符發明單一性規定者。(專利法第33條)
  • 實質上非為兩個以上之發明而為分割申請,該分割案以不符分割之實體要件處分不准分割時。(專利法第33條)
  • 申請專利所為說明書、申請專利範圍或圖式之修正內容,超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者。(專利法第43條第2項)

此外,檢索報告是實體審查制度下的產物,故未經實體審查之新型專利,不會有專利申請案檢索報告。


三. 關聯性代碼之意義

關聯性代碼通常會在專利申請案檢索報告最下方作說明,代碼意義如下:

代碼X:單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關文獻。

代碼Y:結合一篇或多篇其他文獻下,足以否定發明進步性之特別相關文獻。

代碼A:顯示一般技術水平而不能否定發明新穎性或進步性之文獻。

代碼D:申請案之說明書中已記載之文獻。

代碼E:申請在先、公開/公告在後之本國專利文獻。

代碼O:關於口頭揭露、公開使用、販賣或展覽陳列之文獻。

代碼P:介於申請日與優先權日間公開之文獻。

代碼L:其他理由所引用之文獻。如違反專利法第31條規定先申請原則及一案兩請之專利文獻及其他文獻。


四. 結語

由專利申請案檢索報告可看出審查人員對該專利申請案是否具可專利性之意見。於申復答辯時,須根據檢索報告所列出之不具新穎性、進步性或其他不具專利性之相關項目文獻進行分析、提出資料佐證或修改申請專利範圍,來使得專利申請案符合「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」。


參考資料:

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 專利Q&A

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

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新型專利技術報告與舉發之比較 / 專利工程師 林孟萱


一. 前言

新型專利技術報告僅供作為新型專利之權利行使與技術利用之參考,並無行政處分,故無法律上之效力;若認為新型專利有不應准予專利之事由者,應循「舉發」途徑,其審定結果始具法律效力,除了新型專利之外,舉發還適用於發明專利與設計專利。


二. 比對內容之差異

新型專利技術報告制度是為協助社會大眾判斷僅經形式審查之新型專利是否符合實體要件,故僅針對「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」逐一比對。舉發除了比對實體要件之外,尚包括(註[1])專利法第71條(發明專利舉發事由)、專利法第119條(新型專利舉發事由) 、專利法第141條(設計專利舉發事由):

  1. 非共同申請。
  2. 非屬利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或組合之創作。
  3. 有妨害公共秩序或善良風俗。
  4. 非可供產業上利用之新型。
  5. 說明書未明確且充分揭露,而無法據以實現申請專利之創作;申請專利範圍未以明確、簡潔之方式記載,或未為說明書所支持。
  6. 改請、分割、修正、更正超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
  7. 補正、誤譯訂正、取得專利權後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
  8. 更正、取得專利權後之誤譯訂正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。


三. 救濟方式之比較

若專利權人對「舉發」審定結果不服,可依訴願法提起訴願。然而,在新型專利技術報告的部分,依現行制度,專利權人只能在專責機關發出「技術報告引用文獻通知函時」,於期限內回覆說明或提供資料供調查比對,假若專責機關仍不認同專利權人的觀點,目前無法依循行政救濟的管道,但可考慮以下幾種方法:

  1. 依行政訴訟法第8條(註[2])提起一般給付訴訟
  2. 若專利技術報告中的引用技術文獻是專利,可備齊相關文件、證據,對該專利提出舉發,於該專利被撤銷後,再次提出專利技術報告,但此舉申請人之新型專利會有被撤銷之風險。


四. 新型專利技術報告與舉發的比較列表:

新型專利技術報告

舉發

適用專利類型

新型

發明、新型、設計

申請人

任何人(包括專利權人)

任何人(排除專利權人)

申請之目的

評估該專利是否具專利要件

更正或撤銷專利權

提出之時點

公告後

公告後

專利權消滅後

仍可申請

不可申請

提出理由

不須理由

須符合專利法第71條、第119條、第141條之舉發事由

檢附證據

不須檢附證據

須檢附證據

撤回

經申請後不得撤回

審定前可撤回申請

效果

供參考之報告,非行政處分

行政處分

面詢

不適用

依申請或依職權為之

行政救濟

不適用

得依訴願法訴願


註:

[1]資料來源:新型專利技術報告答客問,問13。

[2]行政訴訟法第8條:

「人民與中央或地方機關間,因公法上原因發生財產上之給付或請求作成行政處分以外之其他非財產上之給付,得提起給付訴訟。因公法上契約發生之給付,亦同。

前項給付訴訟之裁判,以行政處分應否撤銷為據者,應於依第四條第一項或第三項提起撤銷訴訟時,併為請求。原告未為請求者,審判長應告以得為請求。」


參考資料:

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 專利技術報告答客問https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7097&CtUnit=3535&BaseDSD=7&mp=1

經濟部智慧財產局 專利Q&A

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

中鈺國際專利商標事務所 法律:論「新型專利技術報告」王文宏、陳昱仁

http://chungchuan.com.tw/detail.php?a_id=110

淺談新型專利技術報告 (2013年7月)  許家華律師

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=536&stat=y

最高行政法院 行政訴訟審判權及類型

http://tpa.judicial.gov.tw/?struID=1&cid=14

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先申請原則與一案兩請 / 專利工程師 林孟萱


一. 前言

根據專利法第58條所規範,發明專利權之效力,「專有排除他人未經同意而實施該發明之權。」專利權是一種具有排他性的權利,一項發明只能授予一項專利權。


二. 先申請原則

專利法第31條揭露了專利的先申請原則,先申請原則是指當相同發明有2個以上的申請案時,即使所有的申請案都符合專利核准要件,也僅得就最先申請者准予發明專利,除非後申請者所主張的優先權日早於先申請者的申請日。所謂相同發明,是指兩個以人的申請案間任一請求項所記載之發明相同者。

若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日,而申請人不同時,必須於期限內協議專利權的歸屬,若協議不成,則均不予專利。若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日,而申請人亦為相同人時,應通知申請人限期擇一申請,期限內未擇一申請者,均不予專利。


三. 一案兩請

自102年6月13日之後,基於保障申請人權益,依據專利法修法後第32條之規定,同一申請人得於同一日分別為相同創作提出發明專利與新型專利的申請,但須於申請時分別申明。若該創作是主張優先權而取得同一申請日時,則此優先權日不須在102年6月13之後。

因發明專利與新型專利的審查制度與專利權期間不同,申請人可於取得新型專利權之後,先以不須經過實體審查之新型專利權保護該創作之技術內容,等發明專利公告後,接續以專利權期間較長的發明專利權作為技術之保護,來達到權利的接續,而新型專利權將於發明專利權公告之日起消滅。若未於申請時分別就兩申請案各自聲明有一案兩請之情事(包含僅其中一案聲明)者,當其中一案已公告且他案並無不准專利之事由者,應限期擇一申請,於期限內未擇一申請者,兩案將均不予專利。

專利法第32條於102年的修法,可彌補部分因實體審查期間較長而造成之專利權之損失。然務必於申請專利時,依法條規定提出符合「權利接續」之要件之申請,才不會辜負修法者之美意。


 參考資料:

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

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3D列印之組織或器官得否為申請專利之適格標的 (下)  /專利工程師  陳詠容

於一與生殖相關的生物可專利性案件中(Diamond v. Chakrabarty),美國最高法院處理了遺傳工程細菌是否為可專利適格性的問題。該遺傳工程細菌之功能為分解原油。最高法院依據美國《專利法》第101條解釋,認為太陽底下一切人造物皆可准予專利(anything under the sun that is made by man),但排除利用自然法則、自然界之產物、物理或自然現象、抽象概念以及非應用的數學公式,因其為「人類免費共享的知識」(free to all men and reserved exclusively to none)。而遺傳工程細菌並非由自然界發現之物,法院最終決議其為非自然的製造物與組成物,其為人類精神之產物(a nonnaturally occurring manufacture or composition of matter – a product of human ingenuity)。

緊接著Diamond v. Chakrabarty案所確立的準則後,在一件關於攜帶基因DAN序列的Association for Molecular Pathology v. Myriad案中,最高法院認為其為自然界之組成,「發明整並未創造或替換攜帶於該基因內的任何基因資訊」(did not create or alter any of the genetic information encoded in… genes),且在Myriad的發現以前,「核苷酸座落之位置及順序乃自然存在的」。然而,最高法院卻將cDNA另外歸類為合成物,而非自然界現有之產物,為可專利適格的。

從上述兩個案例來看,生物列印之組織與器官似為可專利性的。雖然某些用於列印的基本材料或許是自然界之產物,就像是cDNA中的核苷酸,為自然界現存的,但最後列印出的產物,無疑的是人造的,而非自然之產物。更進一步而言,現有的生物列印技術尚無法完美重置人類之器官,在真正的器官與生物列印器官之間,仍有許多不同之處,這也使得生物列印產品可專利性的議題容易許多。

然而,未來技術發展得以完美複製人體器官,此時,可專利性與不可專利性的這條界線將日趨重要。一個完美複製的器官可以類比做一條非常短的DNA序列,在合成cDNA時,並沒有可供移除的內含子(introns),如此一來,這條cDNA序列與天然的DNA並無以區分之處,依據聯邦專利法第101條不得作為申請專利之標的。儘管如此,現行生物列印組織或器官尚無法產生完整的人類個體(包含胎兒與胚胎階段),且在某些狀況之下仍可與其作為來源之自然器官分辨,因此,在現行法律之下應維持可專利適格。

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3D列印之組織或器官得否為申請專利之適格標的 (上)  /專利工程師  陳詠容

隨著數位科技的突飛猛進,3D列印技術之發展可謂21世紀工業革命的指標之一,3D列印在工程、時尚甚至食品等領域已相當普遍,近年來亦被核准用於生物相容性材質或生物列印,且科學家已列印無數的血管、器官組織、具功能性的耳朵,甚至重建面貌或為病患量身打造顱骨。而隨著等待器官移植人數的成長,許多醫師與科學家亦轉向利用3D列印作為一項潛在的解決方案。不似傳統製造流程係經由減除的過程,將多餘的金屬、木頭、塑膠移除後產生成品,3D列印技術乃使用加成的過程,將材料依照所選一層一層的堆疊直到創造完成。這使得任何具有數位模型或得以掃描的物品,可用任何材質支持並列印。

3D生物列印與一般的3D列印相似,於列印前掃描欲列印物品並做出模板,印表機接收送入之模板後,邊會將物品繪製成數個平面,再將平面依依堆疊,即可形成3D列印之成品。而3D生物列印則先用電腦斷層掃瞄真的器官,轉成模板輸入電腦,利用由需求者身上取得的幹細胞培養成為「生物墨水」,噴灑在可被生物降解的材料上,利用水膠或黏著劑使細胞附著在特定位置,再將許多張平面材料堆疊起來,待這些平面材料分解後,所留下的細胞就能形成具有立體結構的器官。目前生物列印仍需克服細胞來源、尋找適當的細胞相容材料、控制細胞分化、如何置入血管及神經進入人體組織、移入人體後確保其發揮功能等問題。

生物列印的發展產生個爭議,科學家或是實體事業利用生物列印創造的成品,是否可得到專利權?且這些成品其實早已在存在於自然界中。一項人類身體任何部分皆無法取得專利的原則早已被確立,而美國《專利改革法案》(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)近期更將此原則明文。審查人員甚至被指示依據美國《專利法》第101條(35 U.S.C. 101)及AIA第33條a款核駁任何與 (1) 人體直接接觸之裝置; (2) 申請人藉由更改設定而使其與人體直接接觸之裝置,或; (3) 其他類似裝置的專利申請。如此一來,便可將人體身體之任何部位完全排除在專利範圍之外。然而,多種醫療及先進技術顯示,人體器官在未來將有可能被列印出來。這些是否可得成為申請專利適格之標的?

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醫藥品強制授權之再檢討(下)  /專利工程師  陳詠容

目前曾實施的醫藥品強制授權案例雖有泰國強制美國製藥廠Merck授權愛滋醫藥品efavirenz案、盧安達強制加拿大授權Apo-TriAvir案與台灣強制瑞士羅氏大藥廠授權Tamiflu等案例,強制授權的規定於執行時仍有諸多困難仍待克服[1]。一來就醫藥品之專利權人(通常是藥廠)而言,專利強制授權將有損其於商業上的利益,因而如能避免則會盡量避免其專利藥品遭受強制授權,進而對於欲實施強制授權之國家政府往往給予施壓。二來依據決議內容,進口國必須具備完善的醫藥品授權法規方能實施此制度,對於未開發或開發中國家而言,建置完善的法律制度仍有待時間與立法技術之突破。即令該未開發或開發中國家擁有符合醫藥品強制授權之法制,其亦須面臨實施強制授權後,專利權人所屬國給予經濟制裁的可能[2]

另一方面,強制授權並非端視專利權人與進口國能否達成協議即可,對於因強制授權而得以製造該專利藥品之被授權製藥廠而言,雖得以免除投入巨額之研發成本,惟被授權製藥廠在製造該專利藥品之學名藥初期,除須負擔高昂的設備成本外,亦須給予專利權人適當之補償金。再者,其他相關的國際協議有時賦予專利權人對於臨床試驗資料有更強的控制權,被授權製藥廠無從取得並利用專利權人之資料而須重新進行臨床試驗。倘強制授權的期間過短或授權數量過少,被授權製藥廠無法從中取得足額之利潤,將降低其生產製造之意願[3]

強制授權出於公益之立法立意值得肯定,惟自2003年通過決議至今,有限的強制授權案例似乎無法供應大量急用之醫藥品需求,且規範對於強制授權之對象往往以低度開發國家為原則,對於中度開發且急需專利藥品之國家,則必須出於國家緊急危難、其他緊急情勢或公共非商業用途,方得申請醫藥品強制授權。國際醫療人道救援組織無國界醫生,於2013年國際愛滋病協會會議之年度報告中指出,過去中等收入且急需用藥的國家,有賴印度生產學名藥及其特殊的專利法制度,讓許多學名藥製廠得進入市場,然而隨著生產學名藥的國家(包括印度)對新的抗愛滋病毒藥物提出專利,目前愛滋病新藥品大多缺乏高品質的學名藥可供選擇[4]。顯示醫藥品強制授權於實務上成效有限,在執行時仍需克服專利權人、進口國及被授權製藥廠間之利益衝突。成功的專利藥品授權,最終受惠的仍是醫藥品的急需者,而強制授權之制度係希望提供一項管道,打造出各方皆贏之局面。



[1] 參陳豐年,論醫藥品強制授權-兼評 2011 年臺灣專利法相關修正,智慧財產月刊第175期,2013年7月,頁75-79;謝欣晏、陳俐伶,藥品近用有關彈性條款落實之相關發展與爭議-以低度開發國家為中心,經貿法訊第172期,2015年1月,頁11-12。

[2] 同前註陳豐年,頁68。

[3] 同前註陳豐年,頁66-67。

[4] 參仿製藥競爭使抗愛滋病毒藥物價格降低-但專利使新藥物仍然難以負擔,無國界醫生,http://msf.hk/news/14840 (最後造訪日期:2015/11/24)。

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醫藥品強制授權之再檢討(上)   / 專利工程師  陳詠容

一項全新的新藥品自研發至上市,平均耗時10到15年,所投入的資金平均更高達170億台幣。專利權給予藥品發明人及專利權人(通常是藥廠)在一定的時間內獨佔市場,透過專利權的保護,方得回復已投入的巨額成本。藥廠的運作以賺取營利為目標,因此一個醫藥品需求量大的國家對藥廠而言理應是一個廣大的市場,然而,倘此廣大市場的需求者無力負擔高額的專利藥品藥價時,什麼樣銷售策略才能為藥商帶來最高利潤呢?面對無力負擔藥品但醫藥品需求量卻很大之市場或國家,藥廠雖可選擇以較低的藥價銷售,使需求者得以負擔藥價,惟實際上藥商為避免所得較高的已開發國家,透過平行輸入或外部參考價等方式,由低藥價的地區獲取專利藥品,影響藥品於已開發國家之藥價,因此寧可犧牲未開發或開發中國家之市場,使得無力負擔藥品價格但需求量大的地區,往往無法獲取欠缺的醫療資源[1]

然而,不同於其他產品,對於使用者而言,醫藥品係攸關生命與身體健康。給予專利權人獨占市場,無疑的對於無法獲取專利藥品卻急需使用的需求者而言,將造成無法回復的損害。有鑑於此,國際上與我國《專利法》對於醫藥品專利皆訂定強制授權的相關規範,希冀透過此方式,達到實現提升藥品可及性及用者有其藥的目的。

為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家,取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品,我國《專利法》規定專利專責機關得依申請,強制授權申請人實施專利權,以供應該國家進口所需醫藥品。而申請強制授權須以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限[2]。TRIPS目前關於醫藥品強制授權僅於第31條(f)有相關規範,於供應授權會員國內市場之需要且考量第三人合法利益之情形下,得未經權利持有人授權而為其他之使用其專利[3]。至於國際上對於強制授權專利藥物與無製造能力之低度開發及開發中會員程序性之規範,則訂於2003年《TRIP協定與杜哈公共衛生宣言第六段決議》(Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement of Public Health)(以下簡稱「決議」)中,相關內容與我國《專利法》有關醫藥品強制授權之規範多有雷同,本篇茲限於篇幅,對於決議之規範遂不再贅述。



[1]  參陳豐年,論醫藥品強制授權-兼評 2011 年臺灣專利法相關修正,智慧財產月刊第175期,2013年7月,頁62-65。

[2]  參《專利法》第90、91條。

[3]  See Article 31 of AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS “Where the law of a Member allows for other use  of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;”

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日本醫藥品專利延展依許可用途不同而異 / 眾律國際編輯室

最高法院駁回日本專利局的最終決定

2015年11月17日,日本最高法院駁回了日本專利局有關拒絕申請專利註冊期限延長之傳統作法,並採取新的規定,關於單一醫藥品製造和銷售許可專利期限延展,應依該醫藥品功用不同而異。

日本專利期延長制度【專利法第67 2)條】

在醫藥產品領域,依照法令為了確保安全,獲得製造和銷售許可有時需要很長的時間。在此產生了一個問題,專利權人唯有取得專利權否則無法取得排他的權利。因此,當專利發明人依法不能享有權利之期間,專利期限可以依申請予以延展,但期間不能超過5年。

法院判決摘要

主旨:日本專利局上訴駁回確定

理由:

就專利發明申請延展之角度及目標而言,製造和銷售專利醫藥產品,如果申請專利註冊延展之基礎有第一次准許及後來的第二次准許情況時,倘若比較第一次准許以及第二次准許之審查事項後發現具有實質上之同一性,當發現第一次准許之製造及銷售醫藥產品包括第二次准許,關於申請第二次准許之專利發明期限延展將被認為是沒有必要的。所以,專利期限之延展應不被允許。

當運用上開規則於本件事實,現在專利權是有關於癌症治療之發明,其中包含有VEGF受體阻斷劑之治療效用醫藥產品在內。將第一次准許之醫藥產品與第二次准許之專利期限延展基礎兩相比較,第一次准許中並未包含XELOX – Bevacizumab之製造及銷售醫藥產品,僅於第二次允許後方存在。

依照上述,本件第一次准許之製造及銷售醫藥產品不包含有第二次准許之產品。因此,法官一致決定如判決主旨所述。

ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE之評釋:

最高法院支持高等智慧財產法院決定,日本專利局決定拒絕專利期間延展應被撤銷,並駁回日本專利局終審之上訴。

現在日本專利局之審查標準對於單一醫藥產品基於第二次及之後製造及銷售許可拒絕申請專利期限延展之依據(詳見3.1.1(2)(ii)日本專利局審查標準),由於日本專利局現行適用之審查標準被最高法院否定,因此將被修改。

從現在起,醫藥相關專利權在日本之保障將擴張,可促進包括相關醫藥產品發明之日本專利智慧產權之申請


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剛才出爐,本所被全球知名的法律專業機構Legal500推薦為Legal 500 Taiwan 智慧財產法全球佈局最佳律師事務所之一!

感謝國內及國外客戶的支持與推薦,Legal500歷經半年以上的評審,讓本所第一次被邀請,即被推薦。非常感謝!

我們明年度會更積極的回饋客戶,尤其是對於認真從事技術創新及在全球市場經營品牌事業的台商伙伴們,我們會努力讓您驚豔!

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林孟萱 專利工程師

學歷:

台灣大學光電工程學研究所碩士

台灣大學工程科學及海洋工程學系學士

經歷:

中強光電股份有限公司工程師/副理

專長:

幾何光學、光學系統設計、力學

語言:

國語、台語、英語

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陳詠容 專利工程師

學歷:
國立雲林科技大學科技法律研究所碩士 (2013)

國立嘉義大學生化科技系學士 (2010)

經歷:
美時化學製藥股份有限公司,法務代主任(2014-2015)
工業技術研究院派駐經濟部能源局,法務助理(2013-2014)

專長:
生物技術

語言:
國語、英語、台語



Yung-Jung Chen (Yung Chen) Patent Engineer

Education:

National Yunlin University of Science and Technology, Graduate School of Science and Technology Law (2013)

National Chiayi University, Department of Biochemical Science and Technology (2010)

Experience:
Acting Supervisor, Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (2014-2015)

Legal Assistant, ITRI / Taiwan Bureau of Energy (2013-2014)


Areas of Specialization:
Biotechnology

Languages:
Chinese, English and Taiwanese

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