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目前日期文章:201409 (118)

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簡述專利侵權()

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

 

前言

 

專利制度是政府藉授予申請人專有排他之專利權,以保護其研發之發明或創作,並鼓勵其公開研發成果,使公眾能利用之制度。

 

間接侵與直接侵權之關係

 

如不實施所有要件,則不構成專利權之,例如電話之發明專利已ABC要件所構成,如果只生產ABC其中之一,是否構成又例如一個產品生產線經由不同上下游廠商所完成,若當產品本身已經侵權或許其中一廠商所使用製造技術已侵權,則其他上下廠商是否連帶要負侵權之責任

 

我國在專利法並無對間接侵」有明確相關法律規定。根據民法第一百八十五條規定:「數人共同不法侵犯他人之權利者,連帶負所害賠償責任,不能知其中熟為加害者,亦同。造意人及幫助人視為共同行為人。」故間接侵權視為"共同",以供為法律追朔責任之用

 

間接侵權之概念主要為了防止利用專利發明之一部分,又與不用所有申請專利範圍來判斷直接侵權之邏輯違背,同時也可能超過了專利權本來權利之範圍。故間接侵權之概念發展其他國家立場如下:

 

(1) 日本立場

根據日本專利法,解釋間接侵與直接侵之關係,並是否以直接侵為前提

1. 獨立說

間接侵屬於專利權本來效力之外,所附加之其他效力,不論是否直接侵存在與否,即可構成侵害。德國專利法採此立場。

2. 從屬說

間接侵非擴張專利範圍本身,其應該以直接侵存在為前提之下才成立

 

(2) 美國立場

美國對專利侵權細分較詳細,其中間接權又分為幫助權與引誘。又間接侵權之成立,必備下列因素

1. 所售之物本身須未取得專利

2. 所售之物須構成專利權之發明之一個主要部分

3. 所售之物須為了用於侵害專利之用,而特別製造或特別改造

4. 出賣人必須第三要件知情。

5. 所出售之物必須非"適於主要非侵害用途之主要物品或商品"。

 

專利侵權之態樣

 

(1) 直接侵

專利權授予專利權人排出他人實施其發明,以下行為若未經專利權人同意,則構成侵權:

1. 製造專利物品或專利方法直接製成之物品。

2. 使用專利方法。

3. 使用專利物品或專利方法直接製成之物品。

4. 販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。

5. 為商業目的製造、販賣、使用專利物品,而進口專利物品。

6. 為販賣或使用以專利方法直接製成之物品,而進口該物品。

 

(2) 間接侵

目前專利法就間接侵權雖無明文規定,但透過民法及判例之補充,仍有間接侵權之依據:

1. 由第三人引誘侵權人直接從事專利的侵害行為。

2. 第三人未經專利權人的同意,以生產營利為目的製造、銷售只能用於裝配專利產品的零件,或者只能用於實施專利方法的設備。

 

結語

 

專利權屬無體財產權,而非一般的所有權,在經濟上、商業上具有龐大之利益與價值;一旦侵害專利權人之權利,也就是侵犯一種財產權之型式。

 

 

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13

專利法理論與應用 楊崇森 三民書局

專利實務論(第四版) 冷耀世 全華出版社

專利實務論 劉國讚 元照出版社

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

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簡述專利侵權

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

 

一、前言

 

專利制度是政府藉授予申請人專有排他之專利權,以保護其研發之發明或創作,並鼓勵其公開研發成果,使公眾能利用之制度。

 

二、侵犯專利之何權

 

專利權給予專利權人在法律所保護範圍內,享有獨占性、及完全排他之權利行為,以排除專利權人對於發明實施之權利;即法律規定外,任何人未經專利權人同意或授與人同意,"不得製造、販賣、使用或進口其專利產品,或使用其專利方法",若有屬實,必然構成專利權之侵權。

 

根據專利法第五十八條,專利權給予專利權人之權利:

 

(1) 排他權:

發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

(2) 發明之實施:

物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施,指下列各款行為:

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

 

三、侵權之證明要件

 

(1) 證明專利權有效

 

1. 專利權具有區域性:

專利權具屬地主義,僅在授予該專利權之國家境內受該國法律的保護。

2. 專利權具有時效性:

僅在授予該專利權之保護期間內受該國法律的保護;期間屆滿或者專利權經撤銷確定,即失去法律效力而為社會所共有,任何人都可實施其專利權。

 

(2) 證明侵權行為之事實

 

專利權授予專利權人排出他人實施其發明,以下行為若未經專利權人同意,則構成侵權:

1. 製造專利物品或專利方法直接製成之物品。

2. 使用專利方法。

3. 使用專利物品或專利方法直接製成之物品。

4. 販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。

5. 為商業目的製造、販賣、使用專利物品,而進口專利物品。

6. 為販賣或使用以專利方法直接製成之物品,而進口該物品。

 

上述之專利侵害行為,專利權人必須證明於「何時、何地、如何被製造、使用、販賣、或進口其專利方法或專利物品」,具備以上條件才能構成有專利侵害之行為事實。

 

(3) 證明侵權行為人之故意或過失

 

根據專利法第九十六條第二項,「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者,得請求損害賠償。」其中故意或過失解釋:

1. 故意行為:

行為人已預見未經專利權人的同意就製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為是屬於侵權行為,仍然執意去做。

2. 過失行為:

行為人沒有去查閱專利公報之專利,以至於他所製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為,已經侵害他人的專利權。

 

四、結語

 

專利權屬無體財產權,而非一般的所有權,在經濟上、商業上具有龐大之利益與價值一旦侵害專利權人之權利,也就是侵犯一種財產權之型式。

 

 

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13

專利法理論與應用 楊崇森 三民書局

專利實務論(第四版) 冷耀世 全華出版社

專利實務論 劉國讚 元照出版社

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

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專利權消滅之簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

 

前言

 

專利法第七十條,規定專利權當然消滅之事項,以下根據專利法逐條釋義摘要簡介之

 

、專利權當然消滅

 

所謂當然消滅是指一旦有下列事由,即發生權利消滅之效果,不需要任何人主張,也不需要專利專責機關判定通知。

專利權當然消滅後,其技術即屬於公知領域成之公共財,任何人均可以自由利用特別地當然消滅之效力是往後發生,不影響消滅前有效之專利權效力。根據專利法第七十條,規定下列事項發生時專利權當然消滅

 

(1) 專利權期滿

 

專利權是賦予專利權人一定期間排他之權利,並非無限期。專利權期限為自申請日開始計算,專利權期限屆滿的話當然消滅。

1. 發明為20年。

2. 新型為10年。

3. 設計為12年。

 

(2 ) 無繼承者

 

法人並無死亡、繼承之問題,故此所指的是專利權人為自然人之情形。專利權為私權,得為繼承之標的,故自然人之專利權人死亡後,其專利權歸屬:

1. 繼承人繼承

如果繼承人有多數人時,在未分割前由所有繼承人公同共有。

2. 無主張繼承者

該專利權歸屬公共財,即變成公共技術,任何人均可利用。

 

(3) 專利權人拋棄

 

專利權人拋棄時,向專利專責機關以書面表示抛棄專利權,其消滅日期從書面表示之日。

 

(4) 未繳交專利年費

 

專利年費之繳交,為專利權人對於其專利權是否繼續維持之考量,所以第2年後之專利年費,應於屆期前繳納;依第94規定,未於應繳納專利年費之期間內繳費,得於期滿後6個月內補繳。

 

故第2年後之專利年費:

1. 未於補繳期限屆滿前繳納者,自原繳費期限屆滿後消滅。

2. 未於屆期前繳納,又未於期滿後6個月內補繳,其專利權自原繳費期限屆滿後當然消滅。

 

專利權復權制度

 

(1) 非因故意未繳納

 

若申請人「非因故意」而未依時繳納,若一時疏於繳納、而懲罰不准其申請回復,則與專利本質上鼓勵研發、創新之用意相互違背。然而國際立法例上,例如專利法條約(PLT)12條、歐洲專利公約(EPC)122條、專利合作條約(PCT)施行細則第49條第6項、大陸專利法施行細則第6條,皆有相關申請回復之規定。

 

故明定專利權人如非因故意,未於第94條第1項所定期限補繳者,得於期限屆滿後1年內,申請回復專利權。

 

(2) 非因故意需繳納年費

 

除了天災或不可歸責當事人之事由例外,以非因故意之事由,申請再行繳費者,申請人所應繳納之專利年費數額,與補繳期限內繳費者,其需繳納

1. 原應繳納之專利年費。

2. 另應按比率加繳專利年費。

經核准復權者,應同時繳納3倍專利年費,專利專責機關應將增加費用事實公告之。

 

結語

 

此外,另一專利權當然消滅情形為,同日分別申請發明專利及新型專利之一案兩請之情形,申請人就發明專利申請案繳納第1年年費及證書費後,新型專利權自發明專利公告之日即消滅。

 

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

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如何有助於專利請求項撰寫

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

 

發明專利請求項,得以一項以上之獨立項申請之,而項數之多寡以及獨立項之組數會影響申請人需繳納各國專利規費的金額有關,例如:依中華民國之規費規定,於申請實體審查時請求項十項為一個基本額度(七千元),而超過十項者,每項酌加收八百元。若為節省申請之規費考量時,專利撰稿時,妥善運用獨立項與附屬項之組合,並注意各項技術特徵相互的鋪陳架構。

請求項撰寫之架構大致分為專利標的(subject matter)、前言(preamble)、連接詞(transition)、元件(element)

獨立項應敘明專利標的之名稱,以及發明人所認定的主要技術特徵;前言部份若需要指明專利標的之功能者;連接詞分為開放式用語以及封閉式用語,主要為標明主要技術特徵的組成元件是否得有其他額外之元件存在,撰寫時使用開放式用語,於爭端解決時,比對該請求項功效之產生,其他元件存在無礙於該請求項之涵攝;反之,若使用封閉式用語,則僅限於該請求項中所列舉之所有元件,該功效之發生不得有其他元件之存在。而獨立項中之元件,則是由該份發明專利之主要技術特徵之所有要件所組成。

對於撰寫者人之鋪陳獨立項,以申請時,通常知識者依據先前技術者,所撰寫架構之專利範圍,若過廣,則使獨立項限於說明書之實施例無法支持、或是習知技術被涵蓋進去;而若過於窄,雖申請時,雖易於獲證,然發明人主張該項權利時,會發現,各項權利項之限制條件過多,致技術公開給公眾學習。

對於獨立項之撰寫,於發明人與撰稿人間訪談時,敘明各該限制條件屬於必要技術特徵,亦或者是僅是產生輔助之功效,而非屬必要者,則可置於附屬項,均有助於鋪陳請求項之架構。

 

參考資料:

中華民國 專利法

中華民國 專利規費收費辦法

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專利請求項之功能性用語

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

       

專利請求項之目標,常見以物、或是方法二類去做撰寫,物之發明,主要以物之結構去描述;而方法之發明,主要是以步驟為請求項之元件去描述;但若以上述二類的撰寫方式描述,較不適合請求項精簡、確實之要求時,有時也會以功能性用語,撰寫專利範圍。

以功能性用語撰寫專利範圍時,必須於說明書實施例段落,記載相對應之步驟或是流程敘述,才能達到說明書明確且有具體揭露的要求,而在解釋以該功能性用語撰寫之專利範圍時,應包含該實施例段中,說明書敘述相對應段落之說明所能包含到實施該功能性用語之實施方式。

        依審查基準之分類中,又分為手段功能用語、以及步驟功能用語。手段功能用語系用於物之請求項中,其用語為「手段(裝置),用以…(記載功能)」,說明書實施例段落,記載該功能之相對應之結構或是材料等;而步驟功能用語擇系用於方法之請求相中,其用語為「步驟,用以…(記載功能)」,而說明書中應記載請求項中該功能之功能的動作,且應為複數個技術特徵組合之發明。

        判斷是否為手段功能用語之流程,

  1. 1.          該請求項記載技術特徵的記載形式是否為「手段(或是裝置)用以(means for)…」、「步驟用以(steps for)…」。
  2. 2.          該請求項之「手段(或是裝置)用以…」「步驟用以…」用語,是否有記載特定功能性用語,亦即該習知技術領域中之特定功能性用語。
  3. 3.          該請求手段功能用語,不得于該請求項中,記載詳述之步驟、結構或是材料。

 

于撰寫專利請求項時,手段功能用語僅是一種撰寫之工具,在特定技術特徵

情況比較適合使用,某種程度放寬以習知領域中之特定功能性用語撰寫技術特徵,然需要於說明書中記載相對應該特定功能性用語中,於該專利說明書中記載之相對應於該特定功能之具體步驟、結構或是材料,若說明書段落記載之具體技術手段無法對應,反而會使得專利範圍的可專利性受影響。

 

 

參考資料:

中華民國 專利審查基準

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相同發明案之官方程序處理

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-26

 

相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象,逐項去做審查,分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明,甲說明書以裝置之製造方法為請求項,乙說明書以裝置為請求項,甲乙二說明書則被認定為不同發明。

呈上,相同發明之發明,參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等,判斷準則,依內容是否決定請求項是否(1)完全相同;(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵;(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念;(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。

        舉例來說,甲發明之請求項為下位概念,而以乙發明之請求項為上位概念,則倘若甲發明先申請,則乙之發明會被認為甲之相同發明;反之,乙先申請,並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。

        倘若,甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則,若為甲乙二發明為不同申請日,則若申請人相同,優先適用擬制新穎性之規定,而待先申請案公開公告後,再進行後申請案之審查,並應考量先申請案於申請過程中之變動過程,考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性,以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同,則敘明為相同發明,發出審查意見通知。

        而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時:

(1)均尚未公告:已無其他核駁理由者,則應指定限定期限內,要求申請人申復雙方協議之結果,若屆期不申復,核駁所有申請案。而申請人於指定期限內申報協議結果,且撤回其他相關申請案後,應就申報之協議結果准其專利。

        (2)若一申請案已公告:應通知所有申請人指定期限,要求申復雙方協議專利權結果,依尚在申請案之修正、申復情形後續續行;若協議仍不成或是未回報協議結果,則核駁全部申請案。

 

參考資料:

中華民國 審查基準

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Novelty: Online Article as Prior Art

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-25

 

 

  1. 1.          內容簡介

 美國專利法102(a)、(b)規定,無下列情形之一者,專利可以獲證,(a)在專利申請人發明及申請之前,已在本國為他人習知或使用,或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication),或(b)在美國申請一年前,該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載,或在國內為公開使用或販售者;規定欠缺新穎性者不得獲證,而其比對的標準為習知技藝,透過專利或是印刷刊物登載公開,若與習知技藝比對,欠缺新穎性,則不具可專利性;可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執,一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體,欠缺新穎性、進步性的機會就大增。

原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術,但是,在專利法立法時,傳遞資訊大量印製書刊,原可以登載先前技術的載體,由人手書寫擴及至印刷刊物,將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內,無思及有其他載體存在的可能性,卻導致後續的專利訴訟,許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”,而必須去解釋”印刷刊物”字眼。

兩造常會回推至,專利法的法源基礎,(美國憲法第一條第八款第八項),國會有權授予政府,為促進科學與實用技藝的進步,對作家和發明家的著作與發明,在一定期限內給予專利權的保障[1],與人民用排他權的利益交換人民的技術,若是公眾可得為之的公開資訊,國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利,與專利權人交換資訊,藉此理由,最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下,針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋,原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體,而在網路雲端時代來臨,網路資訊更為蓬勃,線上刊物可否為“印刷刊物”,字面而看線上刊物,也許並非印刷物,可否成為先前技術的載體,然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速,此問題更形重要,較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊,為求節省司法資源,不需要在每個個案中,在一個個論述是否可為“印刷刊物”,將其判斷標準統一建立起來也變成重要。

  1. 2.          案例解析:Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)

 

2.1      案件說明(Caption)

 

原告-上訴人(Plaintiff-Appellant)

Voter Verified

被告-交互上訴人

(Defendant-Cross-Appellant)

Premier  Election  Solutions(簡稱“ Premier ” ),Diebold,Election System & Software(簡稱 “Election System”),上述總稱(“被告”)

法院(Court)

CAFC

年度(Year)

2012

索引編號(Citation)

698 F.3d 1374

     

2.2      事實(Fact)

再發證專利號Re40,449(′449專利)專利權人為Voter Verified於2008年8月5日獲證,′449號專利的優先權日為2000年12月7日。系爭專利揭露了具有自我驗票機制的自動投票系統以及方法,並請求了相對應的專利請求項,該自我驗票機制是在選民提交選票前,去偵測由機器與人員操作的錯誤,並且改正其錯誤。簡而言之,選民進入電子投票系統操作選票,將會暫時性的將選民的操作紀錄於儲存空間,並印製相對應的選票。為了增進投票的準確性,印製出的選票,就可以由選民透過目視去比對錯誤;或是經由機器掃描方式偵測選票、並與儲存空間中選民的操作紀錄作比對。各該些方式,只有與選民心中想選並輸入的人員相符的選票,才會進入最後選票的表格並提交出去;請求項獨立項第1、25、56、94項的標的物是自我驗票的 “系統”,獨立項第49、85、93項的標的物是關於該投票之方法。以方法項獨立項第49項為例:

49、一種提供一自我驗票機制的投票方法,該方法包括以下步驟:

(a)        一選民利用一電腦投票工作站進行一投票,該工作站用以顯示一選票、接受來自該選民相應於該選票上選項的投票輸入,暫時性儲存該選民的投票選項;

(b)       從該工作站之該電腦的儲存空間中讀取並列印該選民之該投票選項;

(c)        由該選民判斷是否列印之該選票是否可接受;

(d)       由該選民輸入資訊用以表示選民對該選票的接受度;

(e)        提交該選民可接受的該選票,用以列印。

被告製造並推銷自動投票系統。

2.3      訴訟歷程(Procedural History)

2009年11月,Voter Verified於佛羅里達州的中部地區地方法院,提起基於′449專利內容幾乎一樣的侵權起訴狀。一件訴訟案對象是Premier和Diebold,另外一件則是Election System。被告否認侵權,並基於系爭專利為可預見性、顯而易見、且不明確的不同理由,提出專利無效的確認訴訟。

在地方法院審理期間,經過兩造一連串的即席判決的聲請後,地方法院裁定(held)被告並未侵犯請求權第1~93項。更甚於,地方法院裁定基於專利法35USC 112第2款,請求項94項是不明確的,因而無效;基於35USC 103規定, 鑒於於一份刊登於網路上的定期周刊Risks Digest上名為Benson的文章,該雜誌主要是刊登關於電腦安全與保密的文章,請求項49項無效。地方法院裁定不利於Premier和Election System的即席判決,然而在他們反訴中提出關於請求項1~48,50~84,86~92項的專利無效性的爭議上,地方法院仍然認為被告並未提出任何有利於專利無效性判決的證據,被告之舉證並未達到“明確且使人確信”的地步。最後,就如同Premier和Election System關於請求項85、93項專利無效性的反訴一樣,地方法院不帶有岐視意見的駁回Diebold關於請求項1~48,50~93項專利無效性的反訴。

Voter Verified基於美國專利號Re40449再發證專利上訴,訴因包括不侵權與無效性的裁判,同時Premier與Election也對於專利請求項1~48,50~84,85~92的有效性提起交互上訴。依據於28U.S.C1295(a) (1),CAFC對於請求權基礎為源自於專利權的上訴案件具有專屬管轄[2],而且由於相關的訴狀事實有十足的相關聯,CAFC將兩個案件一同審判。

CAFC依據聯邦民事事件處理規則56條,依照地方法院裁定即席判決的相同標準下,去重新審視即席判決合不合法理。

2.4      爭點(Issues)

(1).     網路上刊物是否可為 35 U.S.C.§102(b)定義中 “印刷刊物”,亦即網路上刊物所載之技術,可否為35U.S.C. § 102(b)所稱的先前技術?

(2).     網路刊物的索引是否為決定公開可近性(public accessibility)的關鍵因素?

(3).     本案系爭網路刊物是否具有公開可近性?

(4).     系爭專利發明請求項49項是否與Benson的文章所載先前技術有無差異?

2.5      法院見解(Holdings)

(1).     不一定,CAFC認為當一份參考資料是否得為 “印刷刊物上”記載之先前技術要考量時,其關鍵因素應該是該參考資料是否輕易的容易讓公眾取得該記載內容之先前技術。

(2).     否,CAFC認為 “網路的索引並非決定網路參考資料具有公開可近性的必要條件”,只是決定具備公開可近性的眾多要素之一。

(3).     是,該網路定期刊物是知名刊物且提供眾多方便的檢索工具,得以容易的取得該份參考資料。

(4).     CAFC認為系爭專利請求項49項與Benson文章所載之先前技術沒有差別。

2.6      理由(Rationale)

(1)   網路刊物是否得為“印刷刊物”

上訴法院引用In re Cronyn見解,在對一份參考資料做是否得為記載一先前技術 “印刷刊物”的裁量時,其中的重點在該份參考資料對於該項技能有興趣的公眾是否在關鍵日期前就具有充足的近取性。上訴法院因而認為網路刊物可以為35USC§102(b)所定義記載先前技術的 “印刷刊物”載體。

(2)   網路的索引對於公開近取性的判斷是否具有決定性?

        公開近取性是依判定的基礎事實所做的一項法律裁定

   上訴法院引用In re Lister判決,“一份參考資料是否具有公開近取

性是個案判斷,依據事實以及與該份參考資料所揭露之對象所處之情境   

判斷”,而援引Cooper Cameron Corp. v. Kavaerner Oilfield Prods的法理,

公開可近性是依據判定的基礎事實所做的一項法律裁定。

 

        網路索引對公開近取性判斷的爭議

 

本訴原告主張理由

最高法院理由

網路索引在本案中對公開近取性的判斷是決定性因素

援引一些上訴法院先例,認為索引在決定是否具有近取性時,當然是一項相關的因素,特別是圖書館館藏的參考資料。舉例來說,In re Hall的holding,圖書館藏之論文集,若有目錄的索引,該論文集是具有公開可近性的印刷刊物。

而在In re Bayer的holding中,一論文處在圖書館藏中,既未安置於架上,也未有目錄,該論文並不具有公開近取性。

但是在In re Lister案例中亦指出,索引對於一份參考資料具有公眾進取性並非必要條件;它只是所有要考量公眾進取性因素當中之一。

 

更進一步,上訴法院認為評斷公眾近取性的重要性來看,在網路上的索引與傳統性有具體載體的索引,重要性其實並不多也不少,重要性是一樣的。

上訴法院見解

更進一步,上訴法院認為評斷公眾近取性的重要性來看,在網路上的索引與傳統性有具體載體的索引,重要性其實並不多也不少,重要性是一樣的。

故在援引SRI Int’l v. Internet Sec. Sys.案例,上訴法院認為,在實體以及網路上的索引,公眾近取性最終是在評估參考資料是否 “在對於該主題有興趣且對該主題具有通常技術者是可得的,進行合理的努力後就能夠發現參考資料的位置。”。

因此上訴法院認為儘管通常索引對於公眾近取性是一個相關的因素;網路索引的證據,對於判斷建立網路上參考資料,如Benson的文章,是否可以為印刷刊物的先前技術的裁定上,卻不是絕對的必要條件。

 

(3)   個案認定公開近取性

   在本案,關於關鍵性日期前Benson文章是具有公開近取性的裁定,證據上是支持地院的裁定, “於1999年,12月7日,關鍵性日期前,(系爭’449專利最早之優先權日一年前)

 

(4)   與先前技術的比對

地方法院在正確的確認Benson的網路文章為先前技術後,被告的專

家證人在地方法院提出一篇Benson的文章,作為一項說服證據。而地方法院隨即續行判斷依據Benson的文章做出請求項49項是顯而易見的專利無效的裁判;而原告Voter Verified並未提出任何不同的證據,於上訴時關於該證據之爭點也沒有提出任何證據。

 

本訴被告主張

原告主張

在Benson文章中揭露了與本案相關的部分如下:一個電子投票亭,設置一顯示器與簡易式的鍵盤…,選民可以填入他的投票選項後,仍然有機會可以退回再次更正錯誤。在此同時,選民按下一按鍵,用以確認投票選項,印表機會列印選票卡。選民掃描該選票卡,螢幕上會顯示投票選項是否正確;若按下修正鍵或是取消鍵,該選票卡會被撕碎,流程會繼續進行而不對投票選項做任何紀錄的儲存。而當螢幕與選票卡與選民的投票選項是相符合時,按下第二個確認按鍵,選票卡會退出,而投票流程會透過電子式的傳遞方式進行。選民從該投票亭取走該選票卡,並將選票卡擲入投票筒中。

49、一種提供一自我驗票機制的投票方法,該方法包括以下步驟:

一選民利用一電腦投票工作站進行一投票,該工作站用以顯示一選票、接受來自該選民相應於該選票上選項的投票輸入,暫時性儲存該選民的投票選項;

從該工作站之該電腦的儲存空間中讀取並列印該選民之該投票選項;

由該選民判斷是否列印之該選票是否可接受;

由該選民輸入資訊用以表示選民對該選票的接受度;

提交該選民可接受的該選票,用以列印。

 

n   對於Benson文章,於上訴時,並未提出任何不同的證據

上訴法院見解

雖然,Benson的文章雖非與請求項49項的文字是一致的,CAFC認同地方法院的看法,在電子化投票技術領域內具有普通技能知識者會認為請求項49項是顯而易見的。

CAFC確認地方法院裁決“請求項49項因顯而易見而無效”的正確裁判。

 

 

2.7      結論(Disposition)

CAFC裁判確認地方法院的判決,網路上定期刊物得為先前技術於35USC§102(b)所稱之 “印刷刊物”,系爭網路刊登文章致使請求項49項專利無效,被告於有效之專利請求項並不侵權。

  1. 3.         

3.1              本案例小結

2010年版本的MPEP 第八版 §2128審查基準中關於印刷刊物的規定,顯見在審查實務上,早已引進相關的法院判例,如引用In re Wyer案見解,認為傳統“印刷”和“刊物”的二分法不再正確,因此需要有統一見解。有鑑於目前資料備份、資料儲存以及數據檢索系統的技術狀態,“印刷”字義上對於“傳播的可能性”的標準,已經於1836年建立專利制度時代不同了;因此,“印刷”與 “刊物”分別代表 “傳播的可能性”以及 “資訊近取性”(Information Access)的意義,直接使用“印刷刊物”字面判斷反倒是多餘的。

也就是公開資訊,隱含的是其實任何對該技術領域有興趣的人,其實透過一些努力,即可以取得傳播的複製資訊,因而獲取所需資訊,而不需要去證明到底有誰獲取此公開資訊。另外原索引即代表有公眾近取性的判斷,也受挑戰,即便是有索引,但是索引與所要顯示之技術無任何關聯性,基本上對公眾取得該項資訊亦有難處,(如In re Cronyn案),對於公眾取得該資訊與沒有該索引的狀態下是相同的。只需要在客觀環境下,審視在該情境下,對於有興趣的人是否有足夠的條件,讓其取得該資訊。

對於科技進步的時代,與其判斷是否有足夠多的人數取得該資訊,以及花時間去判斷專利權人是否有接觸該資訊的可能性,倒不如反推回原保管先前技術的體系是否有足夠的公眾近取性,容任任意的有此技術有興趣的公眾取得該項技術,進而對該項技術進步有所貢獻,而為公眾習知技術領域內,才是原專利法對“印刷刊物”的立法意旨,用以排除給予專利權人專利的新穎性規定。

2012年AIA美國專利法改革,修改條文§102(a)(1)任何人應有權獲專利獲證,除非在所請求發明有效申請日前,所請專利已獲證、載於印刷刊物、公開使用、為販賣使用、或以其他方式可為公眾取得;增加「或以其他方式可為公眾取得」為可為新穎性判斷之先前技術的載體,將最高法院之前實務上所常用的原則,列入條文,將一些可能為公眾習知領域的其他方式,一併列入可為先前技術載體的內容,只要其具有 “可為公眾取得”特性。

 

參考資料:

1.美國專利法

2.Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc



 

 

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美國專利之忠實揭露訊息義務(duty of disclosure)

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

 

由於專利權的取得會涉及公眾利益,因此,美國專利依規定,要求各個專利申請人必須陳報對於可專利性有實質影響性的資訊(duty to disclose information material to patentability),忠實地(in good faith)向專利局陳報相關資訊

        若於專利仍處於申請階段時,該訊息之義務都拘束專利申請人,直到各該涉及之專利範圍被刪除或是撤回。倘若現存之專利請求項,與該訊息對於可專利性無實質影響力,則可以不用陳報反之,則仍須提報該資訊。

依規定相關需陳報之揭露訊息如下:各該對應案官方檢索報告中之引證案,以及於申請時,申請人認為與該專利申請案最接近之任何資訊或是前案

各該次揭露中第一次IDS資訊之揭露時間,官方規定提報IDS資訊,依申請程序上之規定,不得於晚於其他相對應案官方引用該引證案之三個月若合於相當規定則可以少付官方規費(IDS提報費用)

而若非英文之文件是對應案官方所引用之文件或是專利說明書,則需提出全文英文翻譯或是指明相對應與各該有關段落之翻譯。

       

 

參考資料:

Manual of Patent Examining Procedure(USPTO) MPEP 609

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韓國專利局專利全文翻譯工具介紹:

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-23

 

相較於 EPO 官網之翻譯工具,對於韓國專利多僅只提供摘要之翻譯,韓方官網所提供之專利翻譯為說明書全文翻譯 ( 除圖式外 ) ,可以節省一筆不小之翻譯費用,以下簡述該翻譯工具之操作流程

 

Step 1 進入韓國專利檢索首頁 ,並輸入專利號

 

 

Step2: 選取 Unexam. Full Text 或是 Publ. Full Text ,再點擊 Machine Translation ,即可取得該專利相對應之英文翻譯文件

 

 

 

 

如此 即可取得說明書之全文翻譯

 

 

 

 

參考資料:

韓國專利局 專利檢索官網 http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp

 

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日本專利局專利全文翻譯工具介紹

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-23

 

以往於美國官方提報 IDS 引證專利家族其他國家官方引證案有關之日文前案時,相較於 EPO 官網之翻譯工具,對於日本專利多僅只提供摘要之翻譯,日方官網所提供之專利翻譯為說明書全文翻譯 ( 除圖式外 ) ,業界常用日本官方之官網上之翻譯工具提報,如此可以節省相當大一筆翻譯費用,以下簡述該翻譯工具之操作流程

 

Step 1 進入日本專利檢索首頁 ,點擊如下圖紅字圈選處之PAJ 連結

 

 

 

Step2: 進入 PAJ 簡要檢索頁面,以日文專利號輸入

 

 

 

 

範例:

以下方此份專利為例:

 

 

 

Step3: 點擊 Detail ,即可出現官方全文翻譯網頁

 

 

 

 

 

 

參考資料:

日本專利局 專利檢索官網 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

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美國專利法中關於外太空發明的規定

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

 

一、前言:

 

解釋美國專利法中關於外太空發明的規定。

 

二、美國專利法第105條關於外太空發明的規定:「

35 U.S.C. 105 Inventions in outer space.

(a) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.

(b) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used, or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry.

美國專利法第105條:「外太空的發明 (a)任何在外太空的太空物體或設備零件上實現、使用或販售的發明,在美國司法管轄權或控制權管轄之下,應當被考慮在美國境內實現、使用或販售,為了本法的目的,除非在任何太空物體或設備零件方面,被特別辨識及國際協議另外提供,美國是一方,或者在太空物體或設備零件方面,登記註冊為外國所實現,根據「發射進入外太空的物體登記公約」。(b)根據「發射進入外太空的物體登記公約」,任何在外太空登記註冊為外國所實現的太空物體或設備零件上實現、使用或販售的發明,應當被考慮在美國境內實現、使用或販售,為了本法的目的,如果在美國與登記註冊的國家間簽署的國際協議裡被特別如此同意的話。」

105. 外太空之發明

 

(a)除非由美國參與簽定之國際協定中特別指定之太空物體或構件,或依發射入外太空之註冊公約所規定登記於其他國境之太空物體或構件之外,任何在美國法令管轄之太空物體中製造、使用或販賣之發明均應在本法之精神下,視為在美國境內所製造、使用或販賣。

 

(b)若依發射入外太空之註冊公約內容規定,登記於其他國境之太空物體或構件內所製造、使用或販賣之任何發明,若美國與該註冊國訂有國際協定時,則該發明可依本法之精神,視為在美國境內所製造、使用或販賣。

 

 

參考資料:

 

  1. 美國專利法。

  2. 美國專利法United States Code Title 35 - Patents原文及譯文(http://www.otl.fcu.edu.tw/File/laws/US-Patent-law.pdf)

 

 

 

 

 

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美國專利法名詞解釋(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

 

三、解釋名詞:

        美國專利法第100條定義名詞:「100 定義 除非文字另外提到,當使用在此篇時

        (a)專有名詞『發明(invention)』意指發明或發現。

        (b)專有名詞『過程(process)』意指過程、技術或方法,並包含一個已知過程的新使用、機器、製造、物質的組成或材料。

        (c)專有名詞『美國(United States)和這個國家(this country)』意指美利堅合眾國、其領土和屬地。

        (d)字詞『專利權人(patentee)』包含不只被授予專利的專利權人,還包括專利權人的法定繼承人。

        (e)專有名詞『第三方要求者(third-party requester)』意指一個人根據302條要求單方復審,其非專利擁有人。

        (f)專有名詞『發明人(inventor)』意指個人或者,如果是一個共同發明,整體眾人,其發明或發現發明的標的。

        (g)專有名詞『共同發明人(joint inventor 和 coinventor)』意指眾人中的任何一位,其發明或發現一項共同發明的標的。

        (h)專有名詞『共同研究協議(joint research agreement)』意指書寫的契約、經費計畫或合作協議,在請求的發明領域中,為了實驗、發展或研究工作的兩個或以上的人或實體加入。

        (i)(1)專有名詞『有效申請日(effective filing date)』對於一個專利的或專利申請的請求的發明意指—

             (A)如果次段落(B)不適用,包含一個發明的請求項的專利或專利的申請之實際的申請日;或者

            (B)此發明的專利或核准的申請的最早申請日,優先權,根據119365(a)365(b)條,或根據120121365(c)條較早申請日的利益。

            (2)對於一個在申請重新授予或已重新授予的專利之請求的發明之有效申請日,應當被視為尋求重新授予的專利已包括發明的請求項所決定。

 

        (j)專有名詞『請求的發明(claimed invention)』意指在專利或專利的申請中,被一個請求項定義的標的。」

     

四、發明可專利性:

美國專利法第101條定義「發明可專利性」35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

美國專利法第101條:「101發明可專利性  無論是誰發明或發現任何新的且有用的過程、機器、製造、或物質的組成,或任何新的且有用的改進之道,可以因此獲得專利,受約束於此專利的條件和需要。」

五、發明進步性:

美國專利法第103條定義可專利性的條件「非顯而易見標的」,即「進步性」35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

美國專利法第103條:「103可專利性的條件 ;非顯而易見標的 請求的發明可能無法獲得專利,雖然請求的發明不如102條中提到相等地揭露,如果在請求的發明的有效申請日之前,對於一個在此領域裡具備通常知識者而言,對於相關的請求的發明而言,請求的發明整體而言和先前技術間的差異顯而易見。可專利性不應當被否定,在發明被實現的當下。」

 

參考資料:

1. 美國專利法。

 

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美國專利法名詞解釋(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

          一、前言:

解釋美國專利法的一些法律規定的專有名詞。

二、先申請原則:

美國專利法第100條定義並規定了美國專利的「發明人先申請原則:「35 U.S.C. 100 (note) AIA First inventor to file provisions.

The first inventor to file provisions of the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) apply to any application for patent, and to any patent issuing thereon, that contains or contained at any time—

(A) a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013 wherein the effective filing date is:

(i) if subparagraph (ii) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

(ii) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120 , 121, or 365(c); or

(B) a specific reference under section 120 , 121, or 365(c) of title 35, United States Code, to any patent or application that contains or contained at any time such a claim.

美國發明法案(AIA)第100條「發明人先申請」條款:「梨亥-史密斯美國發明法案的發明人先申請條款,適用於發明的申請及其專利的授予在任何時候包含或已包含—

(A)一個請求發明的請求項,其有效申請日期在2013年3月16日當天或之後,此有效申請日是:

(i)如果次段落(ii)不適用,包含一個發明的請求項的專利或專利的申請之實際的申請日;或者

(ii)此發明的專利或核准的申請的最早申請日,優先權,根據119、365(a)或365(b)條,或根據120、121或365(c)條較早申請日的利益;

(B)任何專利或申請在任何時候包含或已包含此請求項的特殊的參考,根據美國法典35篇的120、121或365(c)條。」美國從2013年3月16日起,從「先發明原則」改成「先申請原則」。

三、解釋名詞:

美國專利法第100條定義美國專利法的一些專有名詞:「35 U.S.C. 100 Definitions. When used in this title unless the context otherwise indicates

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

(c) The terms “United States” and “this country” mean the United States of America, its territories and possessions.

(d) The word “patentee” includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.

(e) The term “third-party requester” means a person requesting ex parte reexamination under section 302 who is not the patent owner.

(f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.

(g) The terms "joint inventor" and "coinventor" mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.

(h) The term "joint research agreement" means a written contract, grant, or cooperative agreement entered into by 2 or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention.

(i) (1) The term "effective filing date" for a claimed invention in a patent or application for patent means—

(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c).

(2) The effective filing date for a claimed invention in an application for reissue or reissued patent shall be determined by deeming the claim to the invention to have been contained in the patent for which reissue was sought.

(j) The term "claimed invention" means the subject matter defined by a claim in a patent or an application for a patent.

 

參考資料:

1. 美國專利法。

 

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專利說明書申請以外文本提出之規定

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

 

 

專利說明書申請以外文本提出之規定

 

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

 

2014-09-22

 

 

 

外文本提出日

 

中華民國專利以專利說明書之繁體中文本取得申請日為原則例外以外文本取得申請日但僅限外文種類為阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或是西班牙文,若語文種類不符規定,智慧財產局將通知限期補正,並將合於外文本補正之日期為外文本提出之日。

 

1.1 申請日規定

 

中文本,乃謂申請人先行以外文本提出之專利說明書、申請專利範圍及圖式

 

,並於期間內補正之中文譯本。

 

        中華民國專利法允許以外文本提出,但仍須於指定期間內補正中文本後,專利說明書之申請日即能以外文本提出日為該案之申請日;若未能在智慧財產局指定之期限內提出中文本補正者,專利申請案不予受理,若補正中文本時間超過指定期限,仍未收到專利不予受理之處分,則以補正中文本之時間為申請日。

 

 

 

二、外文本規定

 

外文本以單一語文為原則,除非以技術用語必要時,得以附註其他外文原名。

 

申請人先後提出二種不同外語者,以最先提出之外文本為準。除非申請人申請時聲明以後者為準,以申請人聲明之外文本為準。然申請人同時提出二份外文本者,應限期擇一申請,若屆期未擇一者,該申請案不予受理。

 

外文本之提出在於確認取得申請日的技術揭露範圍,不在於合於格式是否與審查基準之格式是否與我國規定一致;但外文本不得修正,只須得於補正之中文本提出時,不超過原外文本之技術揭露範圍即可。

 

 

 

三、中文本補正

 

        申請人於前述提出之補正中文本者,若形式審查上欠缺說明書、申請專利範圍、圖式等必要文件,或是缺頁、缺圖式等,因中文本不齊備,將指定期限通知申請人補正,若於指定期限補正,將以外文本提出日為申請日。

 

        然中文本之缺漏,若源自於外文本之缺漏,需依「外文本缺漏之處理原則」處理,不得逕自補正中文本缺漏之部分。若中文補正本發生缺頁、缺圖等情況,申請人亦可於指定期限內申復係依外文本據實翻譯,與實質技術內容無關而不需補正;然若屆時未申復者,該申請案將不予受理。而在不予受理處分前,申復補正者,則以補正日為該案申請日。

 

        3.1 外文本缺漏之處理原則

 

        若形式上檢核即發現缺頁、缺圖等情況,將限期申請人補正,若未於指定期限內補正,則將不予受理該申請案。

 

        外文本若經檢核已發現缺頁、缺圖等情況或經申請人自行發現補正者,若申請人已經提出中文本之補正在前,應另行通知申請人限期補正完整之中文本,未於期限內補正者,其申請案不予受理,而超過期限、在得不受理處理前補正者,以補正之日為申請日。

 

 

 

 

參考資料:

 

中華民國 專利審查基準

 

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本所蔡律師於發明展演講照片:

 

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均等理論簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-12

 

一、前言

 

判斷侵權與否,必須詳細審視說明書與申請專利範圍而比對之,而均等理論屬於一種通用之判斷原則。

 

二、發展由來

 

1853年美國Winans v. Denmead侵權案中,最高法院依據構造、操作模式、得到結果而判定侵權設計,此事為均等論之起源。1950Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Product s Co.一案中,在焊料專利中更引用均等論判定,來說明構成相同、電焊操作相同、只是猛與鎂之材料替換差異而判定侵權,此判決奠定往後均等論之判別根據。

 

三、均等理論

 

均等理論doctrine of equivalents的意義,表面上被控侵權物件之名稱、形式或應用等與申請專利範圍不一樣,但實質上是均等的物件,即申請專利範圍相同而構成侵權。均等理論不依發明整體(as a whole)之方式比對,而是比對被控侵權物件是否具實質相同方法、是否具實質相同功能、是否具實質相同結果,來判斷侵權關係;並且在方法比對時,必須物件對物件逐一比對之。以下對均等理論之闡述

 

(1) 美國

表示均等理論應該以各別請求項限定(claim limitations)、而非整體發明(invention as a whole)來考量。其判斷步驟:

1. Performs substantially the same function 是否產生實質相同功能。

2. In substantially the same way 是否使用實質相同方法。

3. To yield substantially the same result是否產生實質相同結果。

 

(2) 法國

其中“the accused device contains means having the same function in order to obtain the same result被控訴物件包含了使用相同功能以達到相同結果之方法,闡釋了比對物件所含之功能、結果、方法之三者關係之均等理論。

 

四、判別原則

 

均等理論依序判斷步驟:

1. 是否相同結果?

2. 是否相同功能?

3. 是否相同方法?若是需逐一比對物件元素。

 

判斷為相同結果相同功能相同方法且逐一比對物件元素也確定相同,則構成均等侵權反之,若只要其中一項不相同,則不構成均等侵權

 

五、結語

 

均等理論之意義在於辨別兩物,達成何種結果、具何種功能又以何種方法所達成,而判定兩是否均等,其屬於辨別通則但細部規定仍需依照不同法規參照之

 

 

參考

專利實務論(第四版) 冷耀世編著全華出版社出版

Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_of_equivalents

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簡介審查意見通知

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-12

 

前言

 

在逐項審查申請案後,如判斷有不准專利事由,將會發給審查意見通知,此時申請人必須據以申復答辯,以利於後續專利權之取得。根據專利審查基準,說明審查意見通知如下。

 

審查意見通知

 

根據專利審查基準申請案經審查認定有不准專利事由時,應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無之請求項通知申請人,若有檢索報告應一併檢附,使申請人得依據審查意見通知提出申復或修正

 

常見不准專利事由:

1. 不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的。

2. 不具產業利用性、不具新穎性、不具進步性。

3. 不具發明單一性。

4. 不符記載要件、不符先申請原則、不符擬制喪失新穎性要件。

5. 分割導入新事項、修正導入新事項、改請導入新事項。

6. 補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

 

、最後通知

 

最後通知制度之設計目的,有效依據先前審查結果,使申請人得於進一步修正申請專利範圍儘速克服不准專利事由,並達迅速審結效果。當接獲審查意見通知後得進行修正,主要參照審查意見通知所記載之引證文件,於說明書所支持的前提下進行適當之修正。

 

若申請人提出之申復或修正,其結果:

1. 如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由,且無其他不准專利事由者,應予“核准審定”。

2. 如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由,亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者,應予“核駁審定”。

3. 已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由,但因修正而產生新的不准專利事由,仍須再通知申請人申復或修正時,得發給最後通知。

 

申請人如一再變動已審查之申請專利範圍,必須對該變動後之申請專利範圍重新進行檢索及審查,造成程序延宕難使審查順利進行,故設有最後通知之規定。最後通知將限制後續申請專利範圍之修正,所以在發給最後通知前,需考慮是否已給予適切修正之機會。

 

不得發給最後通知之情況:

1. 如有漏未通知之不准專利事由。

2. 先前審查意見不當。

 

最後通知之態樣

 

(1) 發給最後通知

 

1. 已克服先前審查意見通知中不准專利事由,因修正而產生新的不准專利事由,須進一步申復或修正之通知;

2. 若新的不准專利事由是歸責於申請人者,即可發給最後通知。

 

(2) 不發給最後通知

 

審查人員歸責之兩種情況

1. 經發給審查意見通知並經申復、修正後,審查認定仍有不准專利事由,且該事由是先前審查意見漏未通知。

2. 先前審查意見不當,但仍有不准專利事由、而應再次發給審查意見通知。

 

上述審查人員歸責,即使第二次之後的審查意見通知、或先前已發給最後通知,仍應發給審查意見通知。

 

結語

 

審查意見通知屬於專利申請中流程之一,詳細瞭解審查內容後、並做出申復或修正,且同時符合專利法各項規定後,即朝專利權取得之下一步邁進。

 

 

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

 

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簡述生物材料寄存

眾律國際法律事務所 專利工程師 楊明樺

2014-09-12

 

一、前言

 

我國於83121日修正公布之專利法開放「微生物新品種」得予發明專利,根據專利法第二十六條中規定,申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。

 

生物材料寄存

 

(1) 無法詳細描述

 

在生物材料的認定過程中,說明書上對其生理、生化或者型態上等等特性描述,這些常常無法詳細以文字精準表達,所以在生物材料專利的申請過程上必須以寄存(deposit)的方式來加以協助判定。

 

(2) 生物材料寄存之意義

 

根據專利審查基準之解釋,關於生物材料或利用生物材料之發明:

1. 若生物材料本身為申請專利之發明不可或缺之部分;

2. 發明所屬技術領域中具有通常知識者不易獲得時;

3. 說明書之文字記載,無法明確且充分揭露該發明,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現;

若未寄存該生物材料的話,屬不符可據以實現要件故解釋寄存之必要性。

 

例如分離自土壤之微生物或者經改良之微生物,從說明書中無法充分揭露該菌株及其篩選方法,使他人可據以實現得到相同菌株;所以將生物材料寄存於具公信力之寄存機構,以補充說明書之記載內容,於專利核准公告後便可提供此相關資訊。

 

國外寄存制度

 

(1) 制度起源

 

最早寄存制度是起源於1949年,當時美國USPTO採取將微生物樣品送往國家實驗室,他人可藉由寄存編號以取得該微生物,以達揭露充分性與補充說明書不足。在1970年開始採納「生物寄存」模式,將該生物樣品寄存於指定機關,而由此機關給予特定的寄存編號,並說明書中僅須表明「該寄存機關與該寄存編號」,以此構成該發明揭示內容的一部分。

 

(2) 國際寄存認可

 

依據1977年簽署的布達佩斯條約,只需在一個認可的國際寄存機構完成寄存,國際上即可獲得各會員國的承認。然我國並非布達佩斯條約會員國,而我國於83421日公告指定認可之寄存機構為食品工業發展研究所(食品所)

 

不需寄存之生物材料

 

根據專利法第27 條第1 項,有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得」而無須寄存之生物材料,在申請日前已符合下列情事之一者:

 

(1) 商業上為公眾所可購得者

例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等

 

(2) 申請前已保存於具有公信力的寄存機構且可自由分讓

根據布達佩斯條約指定之專利寄存機構。

 

(3) 所屬領域中具有通常知識者無須經由過度實驗而可製得

例如基因選殖入載體能得到之重組載體等生物材料,根據說明書之揭露通常知識者無須過度實驗即可製得,則無須寄存。

 

結語

 

生物材料寄存必須以安全、保密、效率、標準化的專利管理機制為目標,以能加速國內生物材料之產業研究發展,提升國內生物技術產品在國際間之競爭力。

 

 

參考

專利法

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

 

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以孟山都談我國植物專利權

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-11

 

一、前言

 

長久一來我國是否開放植物專利權,一直存在很大爭議目前世界各國完全不開放有加拿大、挪威、中國大陸、巴西等國家,完全開放有美國、日本、韓國、澳洲等國家,開放但排除動植物品種則有歐盟、南非、瑞士等國家。談論植物專利權,不得不談及最具衝擊性之種子專利權,俗話說掌握種子就可掌控世界孟山都跨國集團已擁有超過七成國際種子交易量。

今年524日在全球400多個城市同步展開「反孟山都遊行」,顯示全球反對基改農作物之趨勢除了基改食安議題外更是宣示植物種子主權之捍衛種子專利權。根據我國現行專利法規,植物尚不開放專利權

 

二、植物法定不予發明專利之項目

 

根據專利法第二十四條明確標示動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」不予發明專利。根據專利法逐條釋義

(1)以動物或植物為申請標的,依法不予專利。

(2)雖然動、植物本身不准予專利,但關於動、植物相關發明,例如植物基因、細胞、組織培養物、生產植物之非生物學方法及微生物學之生產方法,可授予專利。

(3)“植物之全部或部分未來有可能生長成整株植物,如果實、種子、器官等依法不予專利。

 

植物整體基因組的有性雜交及其後相應的植物選擇的步驟,其方法屬主要生物學方法,不准予專利。例如

A.果實小但有抗病力的芒果品種

B.果實大但無抗病力的芒果品種

將以上AB經雜交培育出果實大且具抗病力的芒果新品種,則不准予專利相對地若育成方法屬於非「主要生物學方法」,例如將一基因或性狀插入或修改基因體中的特性之轉殖基因工程方法,則具有可專利性。

 

三、孟山都Monsanto

 

孟山都(Monsanto)跨國公司目前是全球最大基因改造種子的領先製造商,多種農作物種子之全球市場佔有率高達70%100%,在美國本土境內更高達整90%市佔率。目前該公司持有1676項種子專利,同時掌握世界上87%基因改造作物之專利故孟山都以擁有種子專利為由,禁止農民私藏種子,若被發現未簽合約卻耕種該植物便會提出告訴。

 

(1)非蓄意栽種之爭議

 

許多農民向孟山都購買種子栽種,但是不允許留種,故必須每年重新購買種子來耕種倘若被孟山都發現,則農民將會被控告;而所謂非蓄意栽種,經由風力昆蟲傳播等非刻意方式而耕種孟山都之植物

 

(2)孟山都專利勝訴

 

2011年逾80個美、加農民團體向聯邦上訴法院提起訴訟,指控孟山都基改作物污染環境,並不得以種子專利權蓄意向“非蓄意栽種”之農民求償。而今年1月美國最高法院裁定,孟山都對其基改種子持有正當專利權而駁回農民團體控訴,但孟山都不得繼續對“非蓄意栽種”之農民提告。此判決等於宣示種子專利大戰將來臨,且全球作物種子可能將被少數如孟山都之公司所控制。

 

四、我國植物權開放之正反立場

 

2011年我國曾針對全面開放植物專利權作過公聽會討論之。

 

(1)智財局開放立場

 

以基改作物為例,原則上「研發技術能否給予權利保護」專利權開放只是研發技術之保障,無關後續基改作物是否在國內種植或進口問題。若通過植物專利權,我國育苗政策之走向,未來將在品種與專利上有所區分認定:

 

1. 品種權:

證明是新的、穩定的、一致性的、可區別的品種,就可取得品種權,不須交代技術,其權責歸屬農委會。

2. 專利權:

上述者必須描述使用的技術,其權責歸屬智財局。

 

(2)學者農產業者反對立場

 

認為目前之植物品種及種苗法足以保護品種及種苗研發,且我國尚無大型種苗公司、以及相關技術尚不成熟,將嚴重衝擊相關農產業。

1. 壟斷植物種子與品種之疑慮:

如孟山都大舉入侵,我國農產業如何與之抗衡並維護固有品種。

2. 限縮台灣育苗優勢:

我國傳統業者往往著重於品種開發,如花色、形狀、食用特性等,而非特殊開發新品種之技術,所以將限縮長久保有之國際農作物之品種等優勢。

 

五、結語

 

日前AEP開放第四項申請主張之綠能技術相關,無非是用以刺激提升我國綠能技術相關產業之佈局與發展,專利政策與政府發展同軌;因此,筆者認為植物專利權之開放,應與政府整體發展考量,必須針對農業食安、專利全盤等政策討論之。所以關於植物專利權的開放與否,不該單純只是就專利性而討論之,否則或許哪天因專利權問題導致在台灣不得不吃外來種食物之窘境。

 

 

參考

專利審查基準

專利法

專利逐條釋義103.6.13

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

STPI科技產業資訊室http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A028.htm

環境資訊中心 http://e-info.org.tw/node/69400

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