眾律國際專利事務公告
提供與企業跨國法律事務協商、管理與爭議處理。全球專利商標布局、管理與維權。新創公司、投資併購與證券交易。商品及服務國際貿易合約安排。企業及民眾常用合約範本、各種民刑、行政訴訟的介紹。以供參考用之法規介紹,案例簡介、法庭觀察及法律小品文章與範例以供企業與網民參閱。本部落格的文章及其回覆,不代表本所的正式法律意見。如需進行各種商業交易的合法審查、各國商務契約的草擬談判、提起訴訟或應訊應訴、專利布局授權、商標布局授權,請諮詢您所委任的商務律師、訴訟律師、商標律師及專利師、專利代理人。如需本所正式法律意見、法律服務、專利服務、商標服務,請就近聯繫台北所02-27595585,新竹所03-6675569。E-mail:info@zoomlaw.net。本所詳細資訊請自行參閱:http://www.zoomlaw.net/files/11-1138-725.php 執行合夥律師 范國華博士敬啟

目前日期文章:201307 (14)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

 

前言 :

 

      從聯邦法院判例,基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的(subject matter)且符合實用性(utility)。專利標的部份,可參閱本所相關文章,不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining ProcedureMPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

 

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準,不只針對專利101(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)

      美國判斷步驟分兩部分如下:

  擷取
  

     重點在於第二步審查一發明是否為有用的發明(實用性)。可區分成兩要件,如下 :

 

要件一 : 一申請案無法敘明其特定且實質的實用性

要件二 : 敘明之用途是否可信

其中,第一部份:

        特定的實用性限定於所請求之標的且提供大眾一明確定義及特定的利益。特定的實用性與一般的實用性(其為該發明的廣泛應用)不同。例如: 僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具

體的DNA目標。診斷一非特定疾病,亦被認定非具體用途。

        有關實質的實用性,申請者須證明該發明對大眾有用,而不需再經由未來的研究才能達到有用程度。其已 EST (短片段DNA判決為例)申請者發明了多個EST(expressed sequence tags)可用來找出在細胞中有哪些基因及其轉

譯之蛋白質。然而,在該申請案中未找出該蛋白質的用途。因此判定所請求的EST段尚未被研究至能夠在真實世界中有用處,因此不為專利。治療已知或新發現疾病的治療方法或檢測特定複合物的檢測方法被認定是真實世界的

應用。

        此外,審查基準中,亦針對不同情況認定是否具有實用性說明。以下摘列如下:

   1. 研究用工具是有效的,其例如篩選方法、基因定序方法等,其對於分析一物是有用的。

   2. 若一發明僅部分有效並具有有用之結果不適合以實用性核駁。

   3. 申請人假定的實用性足以認定符合101條實用性規定。

有關第二要件,是否值得信賴。有兩種情況會被認定是不被信賴。

   1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

   2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

 

二、美國實用性及我國產業利用性之比較 :

 

綜合上述,基於我國有關產業利用性[2],比較如下表之比較如下表 :

 

 

美國實用性

我國產業利用性

法源

101112第一段(據以實施)同時成立

22條前款及第26I

不同時成立

先判能不能(22),再判是否充分接露而可據以實施

對象

申請專利之發明 (對應說明書所支持的部份)

發明之本質或說明書中記載該發明

定義

有用的發明

可供產業上利用

審查要件一

是否敘明特定的實用性

(僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具體的DNA目標。診斷一非特定疾病,亦被認定非具體用途)

屬於無法具以實施

審查要件二

是否敘明實質的實用性(對大眾有用)

在產業上能被製造或使用

審查要件三

宣稱之實用性是否可信

1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明

申請人處理

敘明、提供專家宣示書等

申復答辯

 

 


 

結論 :

        無論美國及我國,若被認定不具實用性或產業利用性,申請人可藉由申復答辯的機會說明其發明對特定實際的用途是有效的且該領域技藝人士認為值得信賴。在美國針對是否能被信賴可提供實驗證據、該技術領域之專家宣

示書或已於其他專利中出現而克服。雖然在我國及美國會因實用性或產業利用性有所爭議之案件較少見。惟在生技、醫藥申請案件中亦常有爭議。作者認為,在我國答辯時,亦可考慮以實驗證據、專家證明佐證或其他已存在書

面最為輔助證據,以說服審查官。

 


  
參考資料:   

 [1]專利法第22第一款可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利: ..
  
 [2]我國現行審查基準第三章專利要件 2013 
  


文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較,美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非-放棄發明(c款)、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書(d款)、在發明日之前已被公開(e款)之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中,一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2),但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異,可參閱本所相關文章,在此不贅述。 於本文,作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

 

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102 c 款規定如下 : 

  任何人可獲得專利,除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象,對應於美國舊法102 c 款,相關條文如下:

第5條

  專利申請權,指得依本法申請專利之權利。
  專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人
(以下簡稱發明人等)

   又我國有關職務上之發明,其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1],非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2],發明人等僅享有姓名表示權。

  12條第2款

  二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時,除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者,應共同連署外,其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者,從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象,而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人,兩種情況。專利申請權人為發明人時,則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然,專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分,在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示,假設一發明人於職務上發明一物,若其對該公司不滿,其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用,則該發明在美國會不予專利。在我國,發明人無此權力[1]

 

: 超過法定期限無法主張國際優先權

 

美國舊法102(d)規定如下 : 

 

  任何人可獲得專利,除非-(d) 發明提出申請前,由申請人或其法定代理人或受讓人,在他國已首次取得專利或即將取得專利,或取得發明證書之標的;且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

 

相應於我國新法,如下:

 

第28條

 

  申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。

 

   此部分,我國與美國雖然描述方式不同,惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請,以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 

 C:類似但不同我國擬制喪失新穎性

 

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利,除非-

 

(e) (1)專利申請人在發明日之前,該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前,已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

 

對應我相關法條,如下:

 

第23條
  申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。

基於上述,比對如下表 :

情況

法規

對象

時間

揭露地點

揭露內容

內容取得來源

 

 

美國舊法102條e款

 

該發明

 

發明日前

 

國內

 

1.公開

2.核准之專利

3.提出國際PCT申請並指定美國

  以英文公開

 

 

他人

 

 

我國新法23

 

申請專利之發明

 

申請日之前

 

國內

 

1.申請在先公開在後之或公告之發明或新型專利申請案

 

 

他人


   美國舊法102條e款,雖然類似於我國擬制喪失新穎性之規定,然而美國舊法規定該專利或申請案前案,須在本發明申請審查時已公開或核准。

   相較於我國在審查時,該申請前案既使尚未公開或公告仍可視為前案。此外,美國舊法是以發明日基準。我國是以申請日為基準。

   有關美國新法擬至喪失新穎性部分,請參閱概論美國新穎性102(a)及我國相關條文及概論美國第102條(b)款(2)項及我國相關條文。

 

參考文獻 :

1. 美國專利法 2013/4月版本

2. 本所文章 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

    網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994

3. 我國專利法 民國102年5月31日修正 民國102年6月11日 公佈

4. 美國審查基準Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)第八版 ,2012/8月更新版

 

本所相關文章,列例如下 :

1. 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

2. 概論美國新穎性102(a)及我國相關條文 專利工程師 許維蓉著

3. 概論美國第102條(b)款(2)項及我國相關條文 許維蓉著

 

 

 

參考資料:


[1] 專利法第7

[2] 專利法第8

[3] MPEP 2134    35 U.S.C. 102(c) [R-1]

 

 

 


 
文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

        2013.07.05

 

前言 :

       在美國及我國,若使用「手段功能用語」方式撰寫請求項,會被認定須回歸說明書找出對應該功能之對應結構。本文所欲探討的部份在於了解如何藉由說明書之內容認定對應該功能之結構。以便了解撰寫手段功能用語時,在說明書中之撰寫注意事項。

 

一、手段功能用語認定簡介

a、美國

美國有關手段功能用語之法源 規定於專利法112 6 如下 :

      一請求項組合中之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能而無結構、材料或動作予以支持的表示方式,該請求項將被解讀為覆蓋在發明說明中所對應的結構、材料或動作(以下簡稱結構等)及其均等範圍。

 

        美國專利局整理歷年判例,被認定是手段功能用語[1]須符合三項要件,條列如下。

 

      1. 技術手段若以“means for” or “step for”,來界定限制 (或類似用法“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,”)條件。

        2. 連接一功能

        3. 在用語中不存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作

 

 二、我國

 

   我國於200471專利法施行細則正式導入美國112條第6項之規定,新專利法施行細則修正於第19條第4項。規定如下: 

           第19

           複數技術特徵組合之發明,其請求項之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時,應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

   對應手段功能用語之審查基準規定[2]如下 :

           解釋以手段功能用語或步驟功能用語之請求項時,應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。以及

           請求項中物之技術特徵以手段功能用語,或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時,其必須為複數技術特徵組合之發明。...其用語為「....手段(裝置)用以..

或「....步驟用以....[3]

           此外在我國審查基準中,請求項中若符合如上述美國之三要件(),亦即被認定為手段功能用語。

 

        綜合上述,我國及美國在審查時,基本上若以「一種手段/步驟,用以(功能敘述)」方式描述技術特徵,均會被認定為手段功能用語。 然而,刻意避開手段或步驟用字,則須個案認定。例如在美國司法判決中,法院曾主張

「若一請求項未出現手段用語,以手段功能用語處理即不適當。」然而,在另一判決中,法院主張「雖然缺乏明確的手段用語,但明顯地,該技術特徵只有功能用語,沒有達成該功能之特定結構或材料敘述,該請求項的技術特

   徵仍可能是手段功能用語」。

 

        我國在司法判決上,對於手段功能用語的認定,在判斷上也有爭議[4],例如民專上易第3 「多芯結構」被認定是手段功能用語。

 

 、回歸說明書尋找對應結構

a、美國

      請求項若以手段功能用語撰寫,必須符合專利法1122項明確性的規定,如下 :

      說明書包含一或多項請求項指明即可區分地請求申請人有關其發明之標的事項。

      換言之,請求項須明確,又因手段功能用語須回歸說明書,因此若說明書未記載相對應之結構、材料或動作時,會以專利法1122項不明確核駁。

      美國專利局整理了相關判決後,整理成以下規則[5]

      1.對應的結構等在發明說明以特別的詞敘述且所屬技術領域具有通常知識者可以由發明說明指出該結構等[6],則滿足明確性

      2. 若對應的結構等在發明說明用較廣的上位用語且詳細內容須藉由參考其他文件而結合。審查者須在未依賴結合文件下且以「所屬技術領域具有通常知識者」分析以決定是否所屬技術領域具有通常知識者可指出對應結構以完

          成該功能。若無法從發明說明指出,則會被要求將結合參考文獻之部分修入說明書中。

       綜上,在撰寫手段功能用語時,說明書必須針對該功能所能對應之構造、材料或動作有清楚的描述。法院曾主張「專利人在說明書沒有就其欲保護之結構清楚連結,以參考說明書其他結構來擴張用語,非112條第6項之意圖。

 

而在我國審查基準中,對於回歸說明書之部分,描述摘錄如下 :

 

        惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛,該發明所屬領域具有通常知識者,無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作,會導致請求項不明

確。

以及一例示 : 若一手段,用以轉換多個影像成為一特定之數位格式。在說明書中對應該功能之構造為資料擷取器或電腦錄影處理器,只能將類比資料轉為數位格式。雖然,「以程式完成數位轉數位」之技術內容亦能達成該

功能。但因說明書未記載該技術內容。因此請求項不包含「以程式完成數位轉數位」。

 

      綜上,我國審查基準中,類同美國審查基準之判斷方式,均以該領域技術人士所能認定對應之結構等依據。惟其例示之部分,是因達到該功能之技術未寫入發明說明,因此無法被視為限定條件。此外,我國審查基準並未有

納入美國引用文獻部分之判斷方式。作者認為,無論美國或台灣,若以手段功能用語撰寫,既使是引用文獻內之資訊,對應手段功能用語之部分仍應寫入說明書內較佳。

        又, 假設該手段功能用語回歸說明書中,能找到之對應結構有多種。是否在解釋申請專利範圍時,亦須將多種相對應之結構描述涵蓋在內。若以我國上述之例示而言,應解釋分別為兩種對應結構資料擷取器、電腦錄影處理器。

       在尚未進入司法判決之前,專利人員針對可能侵害產品與專利請求項比對時,應將對應不同結構之請求項視為兩請求項比對之。

 

  

 

參考資料:

 

[1]美國MPEP

[2]審查基準第一章 2-1-30 2013年版

[3]審查基準 第一章 2-1-32 2013年版

[4]專利權範圍之解釋與侵害 第六章 手段功能用語 劉國讚著201210 第二版

[5]專利權範圍之解釋與侵害 第六章 手段功能用語 283 劉國讚著201210 第二版

[6](A) If the corresponding structure, material or acts are described in the specification in specific terms (e.g., an emitter-coupled voltage comparator) and one skilled in the art could identify the structure, material or acts from that description, then the requirements of 35 U.S.C. 112, second and sixth paragraphs and are satisfied. See Atmel, 198 F.3d at 1382, 53 USPQ2d 1231.

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較,美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非-放棄發明(c款)、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書(d款)、在發明日之前已被公開(e款)之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中,一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2),但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異,可參閱本所相關文章,在此不贅述。 於本文,作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

 

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102 c 款規定如下 : 

  任何人可獲得專利,除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象,對應於美國舊法102 c 款,相關條文如下:

第5條

  專利申請權,指得依本法申請專利之權利。
  專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人
(以下簡稱發明人等)

   又我國有關職務上之發明,其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1],非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2],發明人等僅享有姓名表示權。

  12條第2款

  二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時,除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者,應共同連署外,其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者,從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象,而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人,兩種情況。專利申請權人為發明人時,則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然,專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分,在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示,假設一發明人於職務上發明一物,若其對該公司不滿,其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用,則該發明在美國會不予專利。在我國,發明人無此權力[1]

 

: 超過法定期限無法主張國際優先權

 

美國舊法102(d)規定如下 : 

 

  任何人可獲得專利,除非-(d) 發明提出申請前,由申請人或其法定代理人或受讓人,在他國已首次取得專利或即將取得專利,或取得發明證書之標的;且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

 

相應於我國新法,如下:

 

第28條

 

  申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。

 

   此部分,我國與美國雖然描述方式不同,惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請,以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 

 C:類似但不同我國擬制喪失新穎性

 

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利,除非-

 

(e) (1)專利申請人在發明日之前,該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前,已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

 

對應我相關法條,如下:

 

第23條
  申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。

基於上述,比對如下表 :

情況

法規

對象

時間

揭露地點

揭露內容

內容取得來源

 

 

美國舊法102條e款

 

該發明

 

發明日前

 

國內

 

1.公開

2.核准之專利

3.提出國際PCT申請並指定美國

  以英文公開

 

 

他人

 

 

我國新法23

 

申請專利之發明

 

申請日之前

 

國內

 

1.申請在先公開在後之或公告之發明或新型專利申請案

 

 

他人


   美國舊法102條e款,雖然類似於我國擬制喪失新穎性之規定,然而美國舊法規定該專利或申請案前案,須在本發明申請審查時已公開或核准。

   相較於我國在審查時,該申請前案既使尚未公開或公告仍可視為前案。此外,美國舊法是以發明日基準。我國是以申請日為基準。

   有關美國新法擬至喪失新穎性部分,請參閱概論美國新穎性102(a)及我國相關條文及概論美國第102條(b)款(2)項及我國相關條文。

 

參考文獻 :

1. 美國專利法 2013/4月版本

2. 本所文章 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

    網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994

3. 我國專利法 民國102年5月31日修正 民國102年6月11日 公佈

4. 美國審查基準Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)第八版 ,2012/8月更新版

 

本所相關文章,列例如下 :

1. 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

2. 概論美國新穎性102(a)及我國相關條文 專利工程師 許維蓉著

3. 概論美國第102條(b)款(2)項及我國相關條文 許維蓉著

 

 

 

參考資料:


[1] 專利法第7

[2] 專利法第8

[3] MPEP 2134    35 U.S.C. 102(c) [R-1]

 

 

 


 
文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

 前言 :

      美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前,該所請求之發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前)之內容之中[1]。此新增條文在舊法並未規定,其類同於我國申請在先公開在後之規定。

       此外,美國在新法第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況。本文作者欲比較美國申請在先公開在後與對應我國相關條文之差異。

 法源概論 :

       美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款,規定於第102條(b)款(2)項,如下:

 102b(2):

 於一專利申請案或專利案之「揭露」,該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術,若

 (A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得;

 (B)申請標的(subject matter),在其有效申請之前(含),該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露;或是

 (C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention),

 在所請求之發明的有效申請日(含)之前,已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。

       

            我國專利新法對應於美國第102條(b)款(2)項之相關法源如下 : 

       23條 申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。

       須注意美國有效申請日之認定,規定於美國專利新法100條包含

       (A)含有請求項之申請案之申請之日、(B)基於119365(a)(b)之主張優先權之優先權日或基於120120365(c)臨時申請案、連續案等,主張其早期申請日。

  不同於美國,我國申請日為文件齊備之日[3],為主張國際優先權[4]或國內優先[5]者,專利要件之審查以優先權日為準。

基於上述法源,本文整理如下表 : 

情況

法規

對象

時間

揭露地點

揭露行為

內容取得來源

美國新法102b(2) (A)

所請求之發明

未限定

未限定(國內外)

已接露於一專利申請案或專利案之申請標的(subject matter)

該申請標的是直接或間接從發明人或共同發明人處取得

美國新法102b(2) (B)

所請求之發明

申請標的(subject matter)有效申請之前

未限定(國內外)

已提前被公開揭露專利申請案

專利案之申請標

的(subject matter)

該申請標的是直接或間接從發明人或共同發明人取得之資料

 

美國新法102b(2) (C)

所請求之發明

所請求之發明有效申請日之前(含當日)

未限定(國內外)

已接露於一專利申請案專利案之申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)

已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務

 

我國新法第23條後半

發明或新型

申請在先公開或公告在後

國內

發明或新型之專利

申請案

申請人為同一人

 

承上表,以下就兩部分討論: 

: 申請在先公開、公告在後(視為公開)、公開、公告之專利或專利申請案 : (舊法無、新法102條b款(2)項)之除外分析

 新法102條b款(2)項 :

  102b(2)項(A),排除了發明人或共同發明人本身申請在先公開在後之專利申請案(視為公開案)或公開案、公告案

  102b(2)項(B),排除了基於本次所請求之發明的發明人或共同發明人所公開之公眾資訊,而申請的申請在先公開或公告在後之專利或申請案(視為公開案)、公開或公告案。

  102b(2)項 (C),排除了申請在先公開或公告在後之專利或申請案(視為公開案)、公開或公告案與本次所請求之發明為同一擁有權人之狀況。

 

B、美國與我國新法之差異分析 : 

  我國排除在外的前案必須是國內的發明或新型之申請案且必須是同一申請人之案件,不考慮國外申請在先公開或公告在後之國外案件。

  反觀美國,由於新法規定國內外申請在先公開或公告在後(視為公開之案件)、公開、公告之專利或申請案,均可視為新穎性核駁之前案。除了直接或間接從發明人或共同發明人所取得資訊或公開資訊而申請的案件。

  新法102b(2)項 (C)類同於我國,排除該專利或專利申請案與本次所請求之發明須為同一擁有人(類同我國申請人)

   綜合上述,本文整理前案認定與否與克服前案的方式,如下:

前提:

 1、申請日為已考量國內或國際優先權或臨時申請等主張可能之最早(有效)申請日

 2、對於國外內之定義須視申請國而變換

  3、 假定前案均符合所有專利要件

 

情況一、國內、外,一公開或公告的專利案或專利申請案,其公開或公告日在本次發明(或我國新型)申請日之前。

 a、在美國、我國均會構成前案。

 b、克服前案的方法 : 

     在美國,若可證明該案之內容是直接或間接取自於發明人或共同發明人、或是早就於該案申請前已直接或間接由本案之發明人或共同發明人公眾揭露、或可證明該案與本案是同一擁有權人或有受讓予同一人的義務。

     在我國無法克服此類前案。

 

情況二、國外申請在先、公開或公告在後之專利或專利申請案。

 a、申請美國案會構成前案。申請我國不構成前案。

 b、克服前案的方法 : 

      在美國,克服此類前案方式同上。

 

情況三、國內申請在先公開或公告在後的專利或專利申請案。

a、申請美國案會構成前案。申請我國案亦構成前案。

b、克服前案的方法:

       美國:同上

       我國:需為同一申請人才能克服。

 

 

參考資料及連結:

 

[1]美國專利法 35USC 102a(2),(2013/4月更新版)  

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(且可追溯國內外優先權)內容之中

[3]專利法第25條

[4]專利法第28條

[5]專利法第30條

 

 

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

   有關美國新舊法之比較,美國舊法102f-g款規定任何人可獲得專利除非-非真正發明人(f款)以及誰是真正發明人的認定(g款)之規定。美國新法無相關之規定。然而,在102b(2)所認定的除外條款中,亦可作為判斷先後發明之申請案是否有效。 本文作者將分別從是否為發明人對專利有效的認定以及先發明後申請之專利有效性,來出判我國及美國對先發明的重要性認定差異。

 

第一部分 : 是否為發明人

法源:

美國專利舊法102(f)(g) 規定,如下:

任何人可獲得專利除非-

(f) 他並非真正被認為可專利標的之發明人。

(g) (1) 基於135291衝突程序,另一發明人證明該專利申請人在提出發明前,該發明已在國內或在第104條中規定的北美自由貿易協定國家或世界貿易組織成員國之他人完成該發明,且該發明並未被放棄、查禁或是隱匿者。

(2)在決定系爭發明的優先順序時,除了需考慮發明構想與該發明實現之日外,亦需考慮先於他人構想而晚於他人實現者,在他人構想之前之合宜努力(reasonable diligence)

美國新法未有相對應之法規。

我國相較於美國對於誰是先發明者,相關法條如下 :

5

  專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

96 5

發明人之姓名表示權受侵害時,得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
  第二項及前項所定之請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自行為時起,逾十年者,亦同。

        綜上所述,在美國舊法,是否為真正發明人將影響,專利有效性。而美國新法已無此部分。而在我國,若非法律明定或契約明定外,專利申請權屬於發明人。因此,若非真正發明人則可依第5條主張專利申請權之歸屬。若職務上之發明,則發明人僅享有姓名表示權或恢復名譽之權,無法影響專利有效性。在美國舊法時代之案件,發明人的研發紀錄為證明先發明的重要依據。

 

第二部分 先發明後申請之專利有效性之初探

承上述法源及

美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前,該所請求之發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前)之內容之中[1]

     美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款,規定於102(b)(2)項,如下:

102b(2):

於一專利申請案或專利案之「揭露」,該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術,若

(A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得;

(B)申請標的(subject matter),在其有效申請之前(),該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露;或是

(C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)

在所請求之發明的有效申請日(含)之前,已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。 

 

我國專利新法有關相同發明有兩申請案狀況,規定於: 

31前三款
  相同發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者,不在此限。
  前項申請日、優先權日為同日者,應通知申請人協議定之;協議不成時,均不予發明專利。其申請人為同一人時,應通知申請人限期擇一申請;屆期未擇一申請者,均不予發明專利。
  各申請人為協議時,專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果;屆期未申報者,視為協議不成。

 

基於上述,可分為兩種情況,如下:

前提

1.僅考慮先發明人是否有揭露之情事,不考慮其他專利要件之舉發,

2.申請日已考慮優先權日[z1] 

 

A: 真正發明人未提出專利申請,而是由他人提出申請

   

    我國 : 先申請原則。在我國,若非法律明定或契約明定外,專利申請權屬於發明人。因此,若非真正發明人可依第5條主張專利申請權之歸屬。若職務上之發明,則發明人僅享有姓名表示權或恢復名譽之權,無法影響專利有

             效性。  

    美國 :

             舊法: 發明原則。該申請案無效。

             新法: 先發明申請原則。除非先發明者有先揭露之情況或在他國有先申請後公開之情況。否則該後申請案有效。

 

B: 真正發明人提出專利申請,他人亦提出申請

 

   我國 : 先申請原則。同一天申請者,協調。協調不成均不給予專利。

            (不考慮是否有揭露情況)
  

    美國 :

           舊法: 先發明原則。先發明後申請者,專利有效。

           新法: 先發明後申請者,專利無效,除非證明該先申請案屬除外              

                   規定102(b)(2)。先申請案,需先發明之他人須證明有先揭露之情事或先申請而後公開(新法102a),方可主張該先申請案無效。

 

           綜合上述,在美國舊法時代之案件,發明人的研發紀錄為證明先發明的重要依據。新法時代,發明人直接或間接提供給他人之揭露或公開露之資訊,將成為是否該先申請案是否作為前案的除外條款。

 

 

 參考資料 :

 

[1]美國專利法 35USC 102a(2),(2013/4月更新版)  

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(且可追溯國內外優先權)內容之中

1. 美國專利法

2. 我國專利法

3. 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

 

 

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

 前言 :

      美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前,該所請求之發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前)之內容之中[1]。此新增條文在舊法並未規定,其類同於我國申請在先公開在後之規定。

       此外,美國在新法第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況。本文作者欲比較美國申請在先公開在後與對應我國相關條文之差異。

 法源概論 :

       美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款,規定於第102條(b)款(2)項,如下:

 102b(2):

 於一專利申請案或專利案之「揭露」,該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術,若

 (A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得;

 (B)申請標的(subject matter),在其有效申請之前(含),該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露;或是

 (C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention),

 在所請求之發明的有效申請日(含)之前,已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。

       

            我國專利新法對應於美國第102條(b)款(2)項之相關法源如下 : 

       23條 申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。

       須注意美國有效申請日之認定,規定於美國專利新法100條包含

       (A)含有請求項之申請案之申請之日、(B)基於119365(a)(b)之主張優先權之優先權日或基於120120365(c)臨時申請案、連續案等,主張其早期申請日。

  不同於美國,我國申請日為文件齊備之日[3],為主張國際優先權[4]或國內優先[5]者,專利要件之審查以優先權日為準。

基於上述法源,本文整理如下表 : 

情況

法規

對象

時間

揭露地點

揭露行為

內容取得來源

美國新法102b(2) (A)

所請求之發明

未限定

未限定(國內外)

已接露於一專利申請案或專利案之申請標的(subject matter)

該申請標的是直接或間接從發明人或共同發明人處取得

美國新法102b(2) (B)

所請求之發明

申請標的(subject matter)有效申請之前

未限定(國內外)

已提前被公開揭露專利申請案

專利案之申請標

的(subject matter)

該申請標的是直接或間接從發明人或共同發明人取得之資料

 

美國新法102b(2) (C)

所請求之發明

所請求之發明有效申請日之前(含當日)

未限定(國內外)

已接露於一專利申請案專利案之申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)

已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務

 

我國新法第23條後半

發明或新型

申請在先公開或公告在後

國內

發明或新型之專利

申請案

申請人為同一人

 

承上表,以下就兩部分討論: 

: 申請在先公開、公告在後(視為公開)、公開、公告之專利或專利申請案 : (舊法無、新法102條b款(2)項)之除外分析

 新法102條b款(2)項 :

  102b(2)項(A),排除了發明人或共同發明人本身申請在先公開在後之專利申請案(視為公開案)或公開案、公告案

  102b(2)項(B),排除了基於本次所請求之發明的發明人或共同發明人所公開之公眾資訊,而申請的申請在先公開或公告在後之專利或申請案(視為公開案)、公開或公告案。

  102b(2)項 (C),排除了申請在先公開或公告在後之專利或申請案(視為公開案)、公開或公告案與本次所請求之發明為同一擁有權人之狀況。

 

B、美國與我國新法之差異分析 : 

  我國排除在外的前案必須是國內的發明或新型之申請案且必須是同一申請人之案件,不考慮國外申請在先公開或公告在後之國外案件。

  反觀美國,由於新法規定國內外申請在先公開或公告在後(視為公開之案件)、公開、公告之專利或申請案,均可視為新穎性核駁之前案。除了直接或間接從發明人或共同發明人所取得資訊或公開資訊而申請的案件。

  新法102b(2)項 (C)類同於我國,排除該專利或專利申請案與本次所請求之發明須為同一擁有人(類同我國申請人)

   綜合上述,本文整理前案認定與否與克服前案的方式,如下:

前提:

 1、申請日為已考量國內或國際優先權或臨時申請等主張可能之最早(有效)申請日

 2、對於國外內之定義須視申請國而變換

  3、 假定前案均符合所有專利要件

 

情況一、國內、外,一公開或公告的專利案或專利申請案,其公開或公告日在本次發明(或我國新型)申請日之前。

 a、在美國、我國均會構成前案。

 b、克服前案的方法 : 

     在美國,若可證明該案之內容是直接或間接取自於發明人或共同發明人、或是早就於該案申請前已直接或間接由本案之發明人或共同發明人公眾揭露、或可證明該案與本案是同一擁有權人或有受讓予同一人的義務。

     在我國無法克服此類前案。

 

情況二、國外申請在先、公開或公告在後之專利或專利申請案。

 a、申請美國案會構成前案。申請我國不構成前案。

 b、克服前案的方法 : 

      在美國,克服此類前案方式同上。

 

情況三、國內申請在先公開或公告在後的專利或專利申請案。

a、申請美國案會構成前案。申請我國案亦構成前案。

b、克服前案的方法:

       美國:同上

       我國:需為同一申請人才能克服。

 

 

參考資料及連結:

 

[1]美國專利法 35USC 102a(2),(2013/4月更新版)  

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(且可追溯國內外優先權)內容之中

[3]專利法第25條

[4]專利法第28條

[5]專利法第30條

 

 

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

前言:

    承前二篇有關方法專利適格性之文章[1],由於程序的部分已經2010及2012年的審查指引中重新認定,藉由2009所提之機械或轉換測試或具體、有形等審查標準,已不適當。惟,有關物的部分專利適格認定,仍是基於2009年所頒定之審查指引[2]。本文作者欲藉由閱讀該審查指引,了解美國對於物之專利適格性的認定標準。

審查指引概述:

  審查指引開始便敘明美國專利法101條[3]設定了可專利性的基本門檻,專利適格性即一專利必須為一可專利標的且有用。因此,審查可區分成實用性(utility)及是否為可專利標的(subject matter)兩部分。實用性請參見MPEP2107。本指引針對是否為可專利標的(subject matter),並用於取代在MPEP2106(IV)、2106(01)、2106(02)部分。

   一專利必須符合兩要件,一必須是程序、機構、製品、組合物其中之一以及二請求項是否完全涵蓋了判例法所建立的排除在專利法外的部分。

基於上述第一及第二步,本文將整理如下表:


55  

 

第一步 : 必須是程序(process)、機械(machine)、製品(manufacture)、組合物(composition of matter)其中之一。(程序部分忽略)

定義 :

機械(machine) :為一具體物,由部分元件或特定裝置或裝置的組合所構成。涵蓋了所有機構裝置、機械力之組合及產品可執行特定功能或產生特定效果或結果。

製品(manufacture) :一物品,其是藉由人工或機械改變原始或預先準備之材料,使其具有新的型態、品質、屬性或其組合。

組合物(composition of matter) : 兩種物質以上所組成之所有組合物及所有合成之物,無論其是化學單位、機械混合、氣體、液體;粉體、固體等之結果。

    判例法,已排除在外之物的標的包含但不限於:人類等、訊號傳遞的中間形、自然產生之生物、法律合約、電腦程式、遊戲、公司、單離DNA(2013年最高法院判決)

  惟須注意若一請求項同時涵蓋可以專利及不可專利的實施態樣,會被認定為不符合專利適格性。例如請求依電腦可讀取媒介,其可能涵蓋的實施態樣包含可專利的光碟及不可專利的載波訊號,將被認定為不可專利。

     依據上述,判斷是否為物之發明較無爭議,可藉由修正已達到符合步驟一。重點在於第二步驟,如下。

第二 : 請求項是否完全地涵蓋了判例法所建立的排除在專利法外的部分

    排外內容包含抽象概念、心智步驟、自然法則、自然現象,在判例法上有多種名詞例如物理現象、科學原則、系統等、無法實施的概念、數學演算法等。簡言之,單純的科學工具為不可專利標的。

  請求項不可僅為上述排外內容的本身(完全地涵蓋排外的內容),然而若一請求項將上述排外內容限制成為一排外內容的應用,則可專利。實際應用是非抽象概念、原理未先佔了所有自然法則的證據

  在判斷一物(機械(machine)、製品(manufacture)、組合物(composition of matter))是否為具體應用。有以下準則:

1、機械(machine)、製品(manufacture)、組合物(composition of matter)是非自然存在之物,通常包含可更換之要件。因此,通常具有可變換的實施例中,已證明其符合專利適格。

2、一請求項僅描述一機械包含...,而未有任何限定該機械之可變化的要件,會被認定為涵蓋各種該抽象概念的應用。換言之,必須考量前言是否為一專利標的的限制條件,若一前言所述之標的,涵蓋所有排外內容的應用則被認為是不符合101條。若前言限定該標的至排外內容的一具體應用則符合101條。

3、一請求項含有排外之內容,然而其請求項之最寬廣解釋後之範圍為一人工之實施態樣時(如結構)則仍屬應用。

小結 : 

    判斷物之請求項是否符合專利適格性較方法請求項簡單。撰寫時將可更換之要件作為限制條件,並注意前言對標的的描述不可涵蓋所有可能的應用,基本上便符合專利適格。在指引中特別指出電腦可讀取媒介若其涵蓋結構性限制要件仍會被認定符合專利適格。
 
 
 
 參考資料及連結:
 

[1]美國對於抽象概念之認定概論、美國對於自然法則之認定概論

[2] Interim Examination Instructions For Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. § 101(2009)

[3] 「任何人發明或發現任何新與有用的程序、機構、製品、組合物或以上各項新穎而有用的改良,符合本條要件時,即可獲准專利[1]

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.02 

前言 :

    承20130701「美國對於自然法則之認定概論」文章,若方法請求項中未含有自然原則[1],則需依據2010年基於Bilski判決所頒定之審查指南[2],判定是否為抽象概念本身。本文作者欲藉由閱讀審查指南,了解美國對抽象概念的認定標準。

概論 :

    2012年審查指南指出,其提供多個因子來衡量一方法請求項是否為抽象概念而不為專利標的。其敘明了在Bilski判決中說明了機械或轉換測試法非唯一標準,而是有用的因子。審查指南的目的還包括了判斷不符合機械或轉換測試法的方法請求項是否仍屬於可專利標的,以及就算通過機械或轉換測試法,但仍屬於抽象概念而不可專利的標的。在審查指南中,特別建議審查官不將審查重點著重於101,除非特殊案件。原則上還是以後續專利要件為準。

   審查指南將因子分成兩部分,分別為符合專利適格的因子、不符合專利適格的因子。在判斷時,是以分析符合的因子及不符合的因子的多寡來衡量是否符合專利適格。摘錄如下:

 

 

 

符合專利適格的因子

不符合專利適格的因子

1機械或轉換

描述(明視或隱含)機械或轉換步驟

l   機械或轉換是重要的

l   有意義的限制

l   機械執行所請求的步驟

l   物質(article)的轉化

無描述或描述不足機械或轉換測試步驟

l     描述無意義、通常、可變換的步驟(如資料蒐集)或限定使用於某一領域

l     廣泛地描述機械,任何機械均屬之

l     機械只是受體或該方法的操作對象

l     僅是位置、空間的轉換

l     物質指是通常概念

2自然法則的應用

 

自然法則的應用

l   有意義的限制步驟

非自然法則的應用

l     請求項將獨佔所有自然原則

l     以主觀的決定步驟限定自然法則

l     自然法則以無意義、通常、可變的步驟呈現

3概念的描述

不僅是概念的描述

l   請求項描述了一問題的解決手段

l   請求項以具體的方式執行概念

l   步驟的呈現是顯著及可變的

僅是概念的描述

l      概念的應用將獨佔該概念

l      含有已知或未知使用該概念的所有可能,可藉由以知所有機械或未知機械達成或根本不需任何機械

l      請求項僅描述一待解決的問題

l      導入步驟的作動方式是主官或不明顯得

上述的通常概念包括但不限於基本的商業理論、法律理論、數學概念(數學式)、心智步驟(分析、觀察、個人看法)、人類間的互動(約會)、教導概念(背誦、記憶)、人類行為(運動、穿衣服、依照指引動作等)

 

小結 :

未含有自然原則的方法請求項需基於2010年審查指引審查,其指出不

應將重心著重於101條。然而,從Bileski判決[3]、Prometheus判決以及近日美國強調將著重審查官教育訓練針對軟體專利[4],透露出美國著重於以101條審查。

    從專利工程師的角度而言,在撰寫方法請求項時,首先須考慮方法請求項是否能與一機械或能轉換特定物質,然而機械或轉換測試從早期是以機械的製造方法或是產品(藥物、化合物)的製造程序為中心而發展。

    通常,一新物及物的操作方法、新物的製造方法,此類請求項在撰寫時,較無爭議性。此外,美國專利法103(b)[5]限於生物技術專利,容許非顯而易之的物及其顯而易知之”製程”是可專利的標的。

    有關醫療檢測方法、醫療方法、軟體相關之方法要被認定符合專利適格性,除盡量考量該方法與一機械之互動或是否能將物質的轉換外,須避開純粹人類主觀意識、人類的動作。舉例而言,軟體方法項,須從電腦或機械的角度來思考請求項的步驟,而非從人的角度來思考。

 
 
參考資料及連結:

[1]自然原則依2012審查指南定義包括自然法則、自然現象或自然產生的關聯或關係式

[2] Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos

[3] Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218, U.S.P.Q.2d 1001 (2010)

[4]歐巴馬宣佈行政措施及修法打擊專利流氓 http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A178.htm

[5]美國專利法新舊法未修法 35USC103

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

前言 :

   依據美國專利法101條[1]規定-任何人發明或發現任何新與有用的程序、機構、製品、組合物或以上各項新穎而有用的改良,符合本條要件時,即可獲准專利。但是,從美國累積的法院判決先例中,明確的指出了自然法則、抽象概念、科學原理是不能夠給予專利。  

    方法專利較會產生上述的爭議,例如早期的製造方法至近期的商業方法、醫療方法或醫療檢測方法、軟體方法等。

    美國專利局基於最高法院Prometheus判決,於2012年7月訂出針對方法請求項是否為自然法則之審查指南。本文作者欲藉由分析美國2012年頒布之審查指引[2],進而提出較佳請求項之撰寫模式。

 

審查指引概論[3] :

    在美國,審查一請求項是否符合專利適格性之判斷流程,本文整理如下圖:

 
 
圖片2  

承上圖,在審查基準中,由三步驟來認定究竟一方法請求項是自然法則本身還是自然法則的應用。其中,步驟一在撰寫時較易判斷,進入步驟二將判定是否將自然原則作為限制,自然原則包括自然法則、自然現象或自然產生的關聯或關係式。例如在Prometheus判決中,一人體代謝物與藥效之間的關係、在Myriad Genetics判決中,一疾病與基因之間的關係均會被認定是自然關係。

   在整個審查指南中,最重要的部分在於步驟三,請求項是否包含額外的步驟或元件或其組合用以將自然原則置入於所請求的發明,使該自然原則被具體應用,以及是否足以確保請求項明顯地多過於自然原則本身。(請求項是否多過自然原則加上”使用之”這樣的內含)。

  在判斷額外的步驟是否有意義,在於是否與該原則互相結合而不是僅是附加上去,例如在一診斷方法請求項保護一特定細菌在血液中的發現,用來診斷是否感染,然而在方法步驟中僅額外增加了-紀錄步驟。紀錄步驟與該關聯式是無關的,因此無法使整個請求項具有專利適格性。

   基於上述的三步驟原則,審查指南提出了數個具體例,本文摘錄並整理其中之一例,以理解怎樣的請求項會被認定是應用。

   假設一發明人發現了病患患有類風濕性關節炎與其類風濕性關節炎因子(IgM)有關係。此一關係為自然存在的自然關係。而當IgM因子含量增加,則與抗IgM抗體的結合越多,暗示著病患被診斷罹患類風濕性關節炎的風險越高。

   而抗-IgM的抗體XYZ是非自然存在、新且非顯而易見的人工製造的抗體。分析套組M 與N則用來做為對照組。但以往很少同時使用。

   其分別請求項下述請求項 : 

請求項

分析

  1. 1.    一種病患罹患或形成類風濕性關節炎的可能性的決定方法,該方法包括:
    從一病患獲得一血漿樣本;

將該血漿樣本與一抗IgM抗體接觸;以及

基於該血漿樣本中IgM因子與抗IgM抗體的結合程度來決定病患罹患或形成類風濕性關節炎的可能性。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

不符合步驟三 :

  1. 1.      額外的步驟與自然原則有互相作用(integrate)
  2. 2.      獲得及接觸步驟是屬於習知且常用的技術步驟
  3. 3.      決定步驟則是在敘述自然原則
  4. 4.      整個步驟整體而言,具有高度的普遍性,僅是單純的獲得一樣本並將一樣本與一高普遍存在的抗體接觸並分析。整體的步驟僅是自然原則的本身。
  5. 2.    如申請範圍第1項所述之方法,該方法更包括:

提供一正向對照組樣本;以及

將該正向對照組樣本與該一抗IgM抗體接觸;

其中,在決定病患是否罹患或形成類風濕性關節炎的可能性步驟中,更包括將該血漿樣本中的抗IgM抗體含量與該正向對照組比較。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

不符合步驟三 :

相較於請求項1,增加了對照組的比對步驟。然而對照組的比對亦屬於該領域在執行樣本測試時的公知步驟。

因此如同未增加限制條件至請求項1。

3.如申請專利範圍第1或2所述之方法,其中該抗IgM抗體為XYZ抗體。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

符合步驟三 :

請求項3將抗IgM抗體限制在特定抗體上。且該特定抗體XYZ是前所未見的人為產物。因此,該特定抗體的使用足以限制整個自然原則的應用範圍。因此符合第三步驟。但要注意的是特定抗體XYZ並不是因為其為新穎而使請求項具有適格性,而是在於這樣特定的抗體,使整體請求項未含蓋所有該自然原則的應用。

4.如申請專利範圍第2項所述之方法,其中,將該血漿樣本中的抗IgM抗體含量與該正向對照組比較之步驟包含先使用分析套組M再使用分析套組N。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

符合步驟三 :

請求項4包含使用分析套組M與分析套組N。而同時使用分析套組M與分析套組N是以往很少人使用的方式。

請求項限制了方法於特定的分析套組M及N。因此,未包含了所有自然原則的應用。因此符合適格性。

需注意的是,同時分析套組M及N雖然非公知且普遍,而使請求項4具有適格性,但仍須後續判定是否具專利性。

建議 :

    從上述例可得知,在檢測方法請求項中,限定有意義的步驟不代表需將醫護人員的步驟納入,方能達成。 在撰寫時,需避開將兩種不同可能侵害請求項之對象涵蓋於同一請求項中。具體而言,在一檢測方法請求項中,若限制投藥步驟-對一病患投藥,此種無意義步驟。除了無法通過專利適格性的可能性。在訴訟時,亦會造成侵害該請求項之對象不易認定之問題(醫護人員還是檢驗人員),而無法被認定直接侵害或間接侵害。

   爰此,作者建議撰寫醫療檢測方法請求項時須注意,以醫療檢測方法之步驟為限制要件。為了符合應用該自然原則的條件,僅在步驟中撰寫被認定是單純的自然原則尚不足夠,還需增加額外的具體檢測步驟,而檢測步驟不能只是例如提供一檢體或比照對照組此類廣泛被認定公眾所知的步驟。

   作者認為可以從台灣專利法的精神,即發明需含技術思想的角度來考量。將發明人所提具有技術意義的限制條件納入請求項附屬項或是在說明書中。以便當面對專利審查挑戰時,獨立項被認為涵蓋過廣的情況之下,進一步限縮。

 

備註 : 有關專利適格性之文章,亦可參閱本所相關著作,以下列舉兩文章:

1. 生醫技術可專利適格性討論專利工程師李致遠

    網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/47911408

2. 台灣與美國的可專利適格性基準比較專利工程師李致遠

    網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/47911452

 

參考資料及連結:

 

[1] 35 USC 101 Whoever invents or discovers any new and useful process ,machine, manufacture,or composition of matter,or any new and useful improvement thereof ,may obtain a patent therefor,subject to the conditions and requirements of this title.

[2] Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Law of Nature, issued July 3, 2012

[3] Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Law of Nature, issued July 3, 2012

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                 2013.07.02

 

前言 :

   承20130701「概論美國新穎性102(a)及我國相關條文」文章,美國從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義。在跨越新舊法之際,本文作者首先從專利法102條(b)款有關新穎性優惠期部分,初探美國及我國對新穎性優惠期認定之差異

 

概述法源 :  

    舊法美國102條(b)款,規定任何人應獲得專利除非-

(b)在國內申請專利一年前,該發明已在國內或國外取得專利或發表於刊物上,或是在國內已被公眾使用或販售。[1]

2013年3月16日以後,新法規定第102條(b)款(1)項規定了第102條(a)款(1)項的除外狀況,如下:

102b(1) : 一「揭露」所請求之發明的有效申請日前一年之內,則該揭露不基於102(a)1[2]被認定為先前技術,若
(A)該揭露乃由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料為之;或是
(B)該揭露發生之前,已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人取得之資料進行公開揭露。

 

    相較與我國,對應於102b款(1)項之規定,規定於新專利法22條後半部分敘述如下:

 申請人有下列情事之一,並於其事實發生後六個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:
  一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、非出於其本意而洩漏者。
  申請人主張前項第一款至第三款之情事者,應於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

 

基於上述法源,作者首先整理美國新舊法及我國新法,如下表 : 

情況

法規

對象

優惠期間

揭露地點

揭露行為

行為人

美國舊法102(b)

發明

國內申請專利前一年之內

國內外

取得專利或發表於刊物上

未限定(任何人含發明人或他人)

美國舊法102(b)

發明

國內申請專利一年之內

國內

已被公眾使用或販售

(未限定) (任何人含發明人或他人)

1

美國新法

102b(1)(A)

請求之發明

請求之發明有效申請日前一年之內

未限定(國內外)

基於102a(1)

之揭露。

(已經取得專利、見公開刊物、或已被公開使用、販售、經由

公開途徑取得)

發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料

2

美國新法

102b(1)(B)

請求之發明

請求之發明有效申請日前一年之內

未限定(國內外)

承上,惟該揭露發生之前,進行公開揭露

發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人取得之資料

A

我國新法22

發明專利

事實發生後六個月內申請

未限定(國內外)

一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、非出於其本意而洩漏者。

申請人(申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件)

 

A : 美國新穎性優惠期部分(舊法102條b款、新法102b款(1)項)

承上表,舊法102(b)對應於新法102b(1)(A),差異敘述如下:

一、從發明申請之日前一年內轉變為有效申請之日前一年內:

    舊法在認定情況一之除外條款,是以申請之日為準,但在新法所定義之有效申請日可為其所主張之優先權或更早之申請日。

    發明人可以藉由主張優先權或臨時申請案等獲得較早之有效申請日。降低前案之風險。

 

二、公開使用等由國內轉成國內外

   從發明人角度而言,已往在申請日前一年內國內的使用才能被認定為排除在外,原因在於舊法對公開使用的認定僅限於國內。新法則包含了國外使用部分之部分。因此新法將國內及國外在有效申請日一年內均屬之。

 

 

三、從任何人轉變限定於發明人、共同發明人或他人直接或間接從發明人或共同發明獲得(以下簡稱發明人等)

   舊法即使毫無相關之人在申請日前一年之內的揭露,均不會造成新穎性之阻礙。新法則明定須與發明人等相關之揭露才會被認定除外。因此,發明人雖然享有有效申請日前一年內的新穎性優惠。若有他人(且無法證明其資訊是直接或間接從發明人等獲得)所揭露之內容仍會造成新穎性的問題。 因此,在申請之前建議仍須避免揭露發明。

 

新法102b款(1)項(B) :

    新法102b款(1)項(B)未規定於舊法,其在排除該揭露是基於發明人等所公開之資訊而揭露之內容。

   

 

第二部分 我國新法與美國新法新穎性優惠比較 (美國新法102b款(1)項、我國新法22)

一、優惠期間的認定 :

    我國優惠期間為申請日前6個月,美國為有效申請日前1年內。

    由於我國及美國有6個月的差異期間,因此,在發明人提出申請前必須有公開之情況時,需考量該公開是否會造成在美國可以獲得專利,在我國卻已經超過優惠期間的問題。

二、主動提出與被動審查 :

   從法源上分析,我國需於申請時主動提出證據證明有哪些情事之公開,且該些公開是申請人所公開。美國則不須主動提出證明,而是只要是在一年之內,符合法規,則直接被排除在前案以外。

三、揭露行為人之差異

     我國以申請人公開之情事為依據,美國則以發明人或共同發明人等為依據。

   綜上,我國先申請原則下,對於新穎性優惠較為嚴格。例如若是發明人等的揭露仍可能會被認定為新穎性的公開問題,然而,在美國則不作為新穎性之前案。

   從研發單位的角度而言,建議在有效申請日之前,盡量避免發明之公開。在美國所謂的公開不限於對公眾的公開,基本上只要是使用該發明或對他人透露等均屬於揭露之範圍,須盡量避免。如果,在無法避免的情況下而有公開之情事,則最佳於該公開日6個月內提出我國申請,一年內提出美國申請。上述的建議設定未有優先權或更早申請日的情況。

 

參考資料及連結:

[1]請參閱本事務所發表之美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易著 網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%b3%95%e9%97%9c%e6%96%bc%e6%96%b0%e7%a9%8e%e6%80%a7%e4%b9%8b%e8%a6%8f%e5%ae%9a--%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%b8%ab-%e9%99%b3

[2]102(a)1在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。

  



文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                  2013.07.01

 

前言 :

   依據美國專利法101條[1]規定-任何人發明或發現任何新與有用的程序、機構、製品、組合物或以上各項新穎而有用的改良,符合本條要件時,即可獲准專利。但是,從美國累積的法院判決先例中,明確的指出了自然法則、抽象概念、科學原理是不能夠給予專利。  

    方法專利較會產生上述的爭議,例如早期的製造方法至近期的商業方法、醫療方法或醫療檢測方法、軟體方法等。

    美國專利局基於最高法院Prometheus判決,於2012年7月訂出針對方法請求項是否為自然法則之審查指南。本文作者欲藉由分析美國2012年頒布之審查指引[2],進而提出較佳請求項之撰寫模式。

 

審查指引概論[3] :

    在美國,審查一請求項是否符合專利適格性之判斷流程,本文整理如下圖:

 
 
圖片2  

承上圖,在審查基準中,由三步驟來認定究竟一方法請求項是自然法則本身還是自然法則的應用。其中,步驟一在撰寫時較易判斷,進入步驟二將判定是否將自然原則作為限制,自然原則包括自然法則、自然現象或自然產生的關聯或關係式。例如在Prometheus判決中,一人體代謝物與藥效之間的關係、在Myriad Genetics判決中,一疾病與基因之間的關係均會被認定是自然關係。

   在整個審查指南中,最重要的部分在於步驟三,請求項是否包含額外的步驟或元件或其組合用以將自然原則置入於所請求的發明,使該自然原則被具體應用,以及是否足以確保請求項明顯地多過於自然原則本身。(請求項是否多過自然原則加上”使用之”這樣的內含)。

  在判斷額外的步驟是否有意義,在於是否與該原則互相結合而不是僅是附加上去,例如在一診斷方法請求項保護一特定細菌在血液中的發現,用來診斷是否感染,然而在方法步驟中僅額外增加了-紀錄步驟。紀錄步驟與該關聯式是無關的,因此無法使整個請求項具有專利適格性。

   基於上述的三步驟原則,審查指南提出了數個具體例,本文摘錄並整理其中之一例,以理解怎樣的請求項會被認定是應用。

   假設一發明人發現了病患患有類風濕性關節炎與其類風濕性關節炎因子(IgM)有關係。此一關係為自然存在的自然關係。而當IgM因子含量增加,則與抗IgM抗體的結合越多,暗示著病患被診斷罹患類風濕性關節炎的風險越高。

   而抗-IgM的抗體XYZ是非自然存在、新且非顯而易見的人工製造的抗體。分析套組M 與N則用來做為對照組。但以往很少同時使用。

   其分別請求項下述請求項 : 

請求項

分析

  1. 1.    一種病患罹患或形成類風濕性關節炎的可能性的決定方法,該方法包括:
    從一病患獲得一血漿樣本;

將該血漿樣本與一抗IgM抗體接觸;以及

基於該血漿樣本中IgM因子與抗IgM抗體的結合程度來決定病患罹患或形成類風濕性關節炎的可能性。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

不符合步驟三 :

  1. 1.      額外的步驟與自然原則有互相作用(integrate)
  2. 2.      獲得及接觸步驟是屬於習知且常用的技術步驟
  3. 3.      決定步驟則是在敘述自然原則
  4. 4.      整個步驟整體而言,具有高度的普遍性,僅是單純的獲得一樣本並將一樣本與一高普遍存在的抗體接觸並分析。整體的步驟僅是自然原則的本身。
  5. 2.    如申請範圍第1項所述之方法,該方法更包括:

提供一正向對照組樣本;以及

將該正向對照組樣本與該一抗IgM抗體接觸;

其中,在決定病患是否罹患或形成類風濕性關節炎的可能性步驟中,更包括將該血漿樣本中的抗IgM抗體含量與該正向對照組比較。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

不符合步驟三 :

相較於請求項1,增加了對照組的比對步驟。然而對照組的比對亦屬於該領域在執行樣本測試時的公知步驟。

因此如同未增加限制條件至請求項1。

3.如申請專利範圍第1或2所述之方法,其中該抗IgM抗體為XYZ抗體。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

符合步驟三 :

請求項3將抗IgM抗體限制在特定抗體上。且該特定抗體XYZ是前所未見的人為產物。因此,該特定抗體的使用足以限制整個自然原則的應用範圍。因此符合第三步驟。但要注意的是特定抗體XYZ並不是因為其為新穎而使請求項具有適格性,而是在於這樣特定的抗體,使整體請求項未含蓋所有該自然原則的應用。

4.如申請專利範圍第2項所述之方法,其中,將該血漿樣本中的抗IgM抗體含量與該正向對照組比較之步驟包含先使用分析套組M再使用分析套組N。

符合步驟一 : 一方法

符合步驟二 : 含有一自然原則,即IgM因子與類風濕性關節炎有關。

符合步驟三 :

請求項4包含使用分析套組M與分析套組N。而同時使用分析套組M與分析套組N是以往很少人使用的方式。

請求項限制了方法於特定的分析套組M及N。因此,未包含了所有自然原則的應用。因此符合適格性。

需注意的是,同時分析套組M及N雖然非公知且普遍,而使請求項4具有適格性,但仍須後續判定是否具專利性。

建議 :

    從上述例可得知,在檢測方法請求項中,限定有意義的步驟不代表需將醫護人員的步驟納入,方能達成。 在撰寫時,需避開將兩種不同可能侵害請求項之對象涵蓋於同一請求項中。具體而言,在一檢測方法請求項中,若限制投藥步驟-對一病患投藥,此種無意義步驟。除了無法通過專利適格性的可能性。在訴訟時,亦會造成侵害該請求項之對象不易認定之問題(醫護人員還是檢驗人員),而無法被認定直接侵害或間接侵害。

   爰此,作者建議撰寫醫療檢測方法請求項時須注意,以醫療檢測方法之步驟為限制要件。為了符合應用該自然原則的條件,僅在步驟中撰寫被認定是單純的自然原則尚不足夠,還需增加額外的具體檢測步驟,而檢測步驟不能只是例如提供一檢體或比照對照組此類廣泛被認定公眾所知的步驟。

   作者認為可以從台灣專利法的精神,即發明需含技術思想的角度來考量。將發明人所提具有技術意義的限制條件納入請求項附屬項或是在說明書中。以便當面對專利審查挑戰時,獨立項被認為涵蓋過廣的情況之下,進一步限縮。

 

備註 : 有關專利適格性之文章,亦可參閱本所相關著作,以下列舉兩文章:

1. 生醫技術可專利適格性討論專利工程師李致遠

    網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/47911408

2. 台灣與美國的可專利適格性基準比較專利工程師李致遠

    網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/47911452

 

參考資料及連結:

 

[1] 35 USC 101 Whoever invents or discovers any new and useful process ,machine, manufacture,or composition of matter,or any new and useful improvement thereof ,may obtain a patent therefor,subject to the conditions and requirements of this title.

[2] Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Law of Nature, issued July 3, 2012

[3] Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Law of Nature, issued July 3, 2012

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                                           2013.07.01

 前言 :

    美國基於發明人的保護相當重視,然而從美國專利改革法案 [1],其中有多項變革,包括從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義的改變。在跨越新舊法之際,本文作者首先從專利法102條(a)款,初探美國及我國對先發明、先發明申請及先申請主義之差異

概述法源 :

   美國102條(a)款,規定,專利申請人在提出發明前,該發明即已在境內為他人所公知;或是在境內或境外,已被取得專利或已見於刊物上[2]
2013年3月16日以後,適用新法規定如下 :

     第102條(a)款(1)項規定,在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。該發明即喪失新穎性,不得取得專利[3]

    第102條(a)款(2)項規定,在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(且可追溯國內外優先權)內容之中[4]

   又我國,相對應於美國102條之規定分別規定新專利法22條前款及23條錄如下:

   22條前款 可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

   第23條 申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。

 

基於上述,本文整理如下表: 

 

   擷取1  

小結 :

基於上表,以下就差異之部分僅進行探討

一、 專利申請人發明之日轉為有效申請日     

   承上表,美國舊法102(a)可得知,以往在認定前案技術時,以發明之前,於國內被他人所知,以及國內外被取得專利或已見於刊物上。但在,新法之後,從102(a)1,作為新穎性前案技術的標準從發明之日之前,轉變為有效申請日[5]之前。在已往藉由宣誓書的方式宣示自己比其他前案更早發明,進而克服前案[6]的方式,在新法後,已經無法利用。因此,須注意在有效申請日之前,研發內容的公開、使用,均可能對發明造成限制。

二、被他人公開使用及知悉轉為不限定為他人

舊法有關被他人公開使用或知悉部分,修正為不限定是他人,包含了發明人本身之公開使用亦涵蓋於內。從法規面而言,類同於我國第22條之認定。

三、國內轉為國內外

   舊法102(a)款,將被他人使用及知悉之標準從限於國內,轉為國內外。

換言之,例如已往在我國公開使用或介紹他人發明之技術等,只要不是見於刊物或專利,仍可以在美國申請專利,而不受此一限制。然而,自新法後,此一作法,未來再申請專利時,可能成為限制之一。

   換另一角度,已往僅能在美國蒐集競爭廠商有關發明、產品或技術發表之證據,將擴大至全球,亦能成為未來主張競爭對手專利無效之依據之一。  

四、新增擬制喪失新穎性之規定

   舊法102(a)中,前案須為核准之專利。在新法102條(a)新增第2款,於國內外申請在先公開在後之專利申請或等公告案,均可認定為前案技術。此一差異除了與舊法極度不同外,更與我國對於前案技術之認定,相差甚大。在我國有關申請在先公開在後之擬制喪失新穎性,規定於專利法第23條,僅針對我國國內之發明或新型申請案才適用之。

   從專利檢索的角度而言,未來在針對我國申請案之檢索及美國申請案之檢索,將有重大差異。針對美國申請案,進行專利前案檢索時,針對申請日前公開或公告之公告日或公開日為檢索條件。然而,新法之後,將前案之依據將提前之公開案或公告案之申請日。針對我國之申請案,則仍以公開、公告日依據。

 

備註 : 有關專利法102條之相關文章,可參閱本所相關著作摘列如下:

 

1. 擬制喪失新穎性 專利工程師 張巧妮著

 

網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/49300530

 

2. 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

 

網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994

 

參考資料及連結:

 

[1] America Invents Act; H.R.1249

[2]請參閱本事務所發表之美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易著 網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%b3%95%e9%97%9c%e6%96%bc%e6%96%b0%e7%a9%8e%e6%80%a7%e4%b9%8b%e8%a6%8f%e5%ae%9a--%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%b8%ab-%e9%99%b3

[3]同上

[4]同上

 

[5] 有效申請日之認定規定於美國專利法100條 包含(A)含有請求項之申請案之申請之日、(B)基於119、365(a)(b)之主張優先權之優先權日或基於120、121或365(c)臨時申請案、連續案等,主張其早期申請日。

 

[6] 715 Swearing Back of Reference — Affidavit or Declaration Under 37 CFR 1.131 [R-3]

 



 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

自從1474年在歐洲的威尼斯誕生第一部的專利法以來,專利制度在一開始乃是各國各自發展的狀態;每個國家有其對於專利權範圍的解釋、期限、以及保護的方式;而當專利的資料開始一多起來,各國也發展了獨立的專利分類方式來維護其龐大的資料庫。美國作為很早即發展專利的國家,再加上其在近代始終走在科學技術發展的前端,專利制度作為其保護前瞻技術發明人權益的主要手段之一,因此專利的數量亦相當豐富,也發展出一套獨立而完整的專利分類方式。以下就美國的專利分類碼系統來進行簡介。

美國專利碼主要是由兩個碼組成,中間以斜線隔開,例如:「2/2.15」。第一個號碼為類(Class),由1~3個數字或子母所組成;發明專利的部份主要由數字組成,從002~987號,中間並不連續(例如沒有003、009等等),再加上特殊的G9B類(註:G9B一類的定義是,基於記錄載體與傳感器間的相對振動而形成的資訊儲存方式),共有439個分類;新型專利類碼則由D01~D34去掉D31及D33,再加上D99組成,共33個分類;另有一植物專利類,以PLT為其類碼。

第二個號碼在說明上比較複雜,這裏以美國專利局上的的類表(Class Schedule)來做說明。在美國專利局上查詢專類分類碼第2類(Apparel,為服裝、外觀之意)的類表[1],如下圖所示。其中粗體字的部份為類下一層的次類(Subclass),例如次類1、次類455;而再下層的第一層次目、第二層次目等等,在這個表上是以點號「.」來表示,利如「…」即表示第三層次目;而第n層次目的定義,與其上方最近的第(n-1)層次目相關聯,例如下圖中,次目2.16以及2.17兩個第三層次目,都是屬於2.15這個第二層次目,以及456這個第一層次目,因此若要了解2.16在定義上的全盤樣貌,則必須了解第2類:「Apparel」、次類455:「Guard or protector」、第一層次目456:「Body cover」、以及第二層次目2.15:「Underwater divers body cover」的所有定義。另外,在網頁上按下類表上的紅色P符號,即會帶出該分類下的所有已公告的專利,按下藍色A符號則是帶出已公開但尚未公告之專利。最後回到專利分類碼的第二個號碼,則以該專利可適用的最下層次類或是次目定義之,例如分類碼可能是2/456,也可能是2/2.17,端視該專利在分類上可適用到多下層的定義而定。

20120709_01_Fig01

另外一提的是,美國專利分類碼中的次類以及所有次目加起來,共有約150,000個分類[2],相比於國際專利分類碼(IPC,International Patent Classification)約70,000個目(group)與次目(subgroup)的數量,美國專利分類碼系統顯然比國際專利分類碼要來得詳細得多。

進行專利檢索時,若已知某一專利分類號,則可利用下面的網頁[4]來進行相關的檢索如下圖所示;例如查詢分類號並選擇「Class Schedule(HTML)」,則會帶出如上圖的網頁;若選擇「US-to-IPC8 Concordance」,則可帶出與該美國專利分類碼對應的國際專利分類碼第八版(International Patent Classification version-8,適用於2006年1月1日至2010年12月31日)之分類碼,例如下圖的例子,2/2.13可對應到B64G 6/00這個國際專利分類碼。

20120709_01_Fig02

而由於科技領域不斷地複雜化,專利分類碼也會有相對應的修改與新增;以美國專利分類碼系統而言,當定義與分類上有更新時,對於舊有的專利也會做相對應的更新,並反應在線上專利資料的查詢系統上。例如下圖是US4055174專利,名稱為「Swimming System」的線上資料,其中有一欄Current U.S. Class,即以目前最新版本之美國專利分類碼定義出之碼別。20120709_01_Fig03

但若查詢該專利的全文資料如下圖,可發現當初公告時的美國專利分類碼與上圖並非完全吻合,因此以分類碼進行專利的檢索或分析時最好也能夠注意一下專利碼更新版本可能造成的問題。

20120709_01_Fig04  

最後要注意的是,一般而言,雖然美國專利說明書上會同時列出美國專利分類碼以及國際專利分類碼,但其國際專利分類碼的部份往往沒有美國專利分類碼來得精準,因此實務上當檢索美國專利時,在分類碼的參考上建議還是以美國專利分類碼為主,而以國際專利分類碼為輔。

參考資料及連結:

1.     http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc002/sched002.htm

2.     USPTO Patent Classification Help FAQ.3: What is a patent classification? http://www.uspto.gov/web/patents/classification/help.htm#3

3.     Preface to the International Patent Classification(IPC) http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/preface.html

4.     http://www.uspto.gov/web/patents/classification/index.htm

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

請輸入暱稱 ( 最多顯示 6 個中文字元 )

請輸入標題 ( 最多顯示 9 個中文字元 )

請輸入內容 ( 最多 140 個中文字元 )

請輸入左方認證碼:

看不懂,換張圖

請輸入驗證碼