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目前日期文章:201305 (10)

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智財法院於2012年5月31日之裁判指出,20114月間,宏碁向經濟部智慧財產局申請「無線通訊裝置、無線存取網路、以及管理多分量載波之方法」之發明專利,同時聲明主張2項國際優先權,但當時並未檢附任何證明文件正本。智慧局於是通知宏碁應在同年88之前,補正優先權證明文件。惟,宏碁僅於88補送第2項優先權證明文件,及其向美國專利商標局申請第1項優先權基礎案的申請收據影本。

依(修正前)專利法第28條及施行細則第22條之規定,申請人應於申請日起4個月內檢送經國家政府證明受理之優先權證明文件正本,否則即喪失優先權。因此,智慧局遂在同年826發函通知宏碁喪失第1項優先權。宏碁不服,於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後,向法院提起訴訟。(智慧財產法院101年度行專訴字第6

宏碁方面所持之理由為:(1)所提交之美國專利商標局核發之本案第1項優先權基礎案申請收據影本,即為美國政府證明受理該美國專利申請案之證明文件,應已符合專利法第28條之規定。(2)本案第1項美國優先權基礎案為發明人於財團法人工業技術研究院(下稱工研院)之職務發明,因而必須辦理美國代理人變更等程序,俾有權申請優先權文件。因此,本件無法如期提交優先權證明文件,實非可歸責於原告,依專利法第17條規定,應可回復原狀等語。

另有一關於是否喪失優先權主張之類似案例。2013131智財法院之裁判指出,20119月間,美商亞克朗聚合物系統公司向經濟部智慧財產局申請「以含氟聚合物製成之光學補償膜」之發明專利,同時主張1項國際優先權,但當時並未檢附任何優先權證明文件。智慧局於是通知美商亞克朗聚合物系統公司應在2012年1月23日之前,補正優先權證明文件。惟美商亞克朗聚合物系統公司於2012年2月14日始補送國外優先權證明文件正本、首頁影本及首頁中譯本。然美商亞克朗聚合物系統公司因未能在法定期間內補正優先權證明文件而喪失本案優先權。美商亞克朗聚合物系統公司不服,於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後,向法院提起訴訟。(智慧財產法院101年度行專訴字第80號)。

美商亞克朗聚合物系統公司方面所持之理由為:(1)申請人僅須於4 個月優先權提出期間內,先行提出附首頁傳真本與首頁中譯本,經濟部智慧財產局仍會受理其優先權之申請,並再賦予2 個月補呈正本。職是,申請人認國際優先權之法定期間性質,係認為通常法定期間而非不變期間,故得伸長或縮短。(2) 專利法明定之期間分為指定期間及法定期間,所謂不變期間僅見於民事訴訟法,綜觀專利法全文,並無不變期間之規定,參照最高行政法院89年度判字第1358號判決理由意旨可知,凡程序上為履行作為義務所定之期間,性質上並非不變期間。再者,行政法院82年11月份、86年5 月份庭長評事聯席會議決議,亦認專利申請人異議答辯之1 個月期限、舉發人補提理由與證據之1 個月期間,為通常法定期間。原告既於法定期間內向被告申請延展期間,並於原處分101 年3月6 日審定前之2 月14日前補正優先權證明文件,程序上之瑕疵已補正,原處分遽以本案優先權主張依修正前專利法第28條第3 項規定喪失優先權,訴願決定逕以原告違誤法定不變期間,駁回訴願,其認事用法顯已逸出法條明文。(3) 系爭案於100 年9 月23日在我國提出申請,故優先權正本提出之法定期限為101 年1 月23日,期間適逢我國農曆新年,故期限之末日應為101 年1 月30日。依此原告代理人即可依前揭專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章發明專利1.2.6 主張國際優先權1-2-9 頁之規定,先提出首頁影本,再於影本提出後2 個月指定期間內提出正本,即無造成系爭案優先權喪失處分之可能。(4) 縱認修正前專利法第28條規定之4 個月期間為不變期間,然該不變期間應考量人民為一定行為及準備行為所需時間之立足點之公平性,應加入在途期間之考量延長法定不變期間。(5) 原告於申請本案發明專利時已備具聲明主張優先權,並指出該案之申請日及其受理國家,倘修正前專利法第28條第2 項4 個月期間之解釋過苛,甚較國際公約嚴苛,則有損中華民國之國際形象。被告未依循巴黎公約之真正立法精神,逕作成本案發明專利優先權喪失之處分,實有悖國際公約之優先權制度之相關規定。

在專利實務上,我國准許申請人「在法定期間內」可僅檢送優先權證明文件首頁影本,爾後由專利專責機關通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本即可。又優先權證明文件者,乃證明申請人曾在外國申請並經受理之內容,因此證明文件絕非上述案件所說之申請收據可取代。且關於優先權證明文件,申請人若屆期未補正或補正仍不齊備者,則依(修正前)專利法第28條第2項規定,視其為未主張優先權。另須注意,由於國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間,故不得申請延展(最高行政法院95 年判字第680 號判決參照)。此外,倘申請人係因不可歸責於己之事由致延誤法定期間,得依(修正前)專利法第17條第2項規定,於其原因消滅後30日內,以書面敘明理由,向原處分機關申請回復原狀,同時補行期間內應為之行為。以上二案例訴訟之癥結點皆因未能在法定期間內補正其優先權證明文件,而喪失其優先權之主張。惟,第二案例舉用若干民法條文,以捍衛自身利益,然因專利法確已明文規定,故於此專利訴訟案件,基本上不適用民法相關條文。

綜上所述,專利申請的過程,常因區域及語言的因素讓紙本文件傳遞更加困難,因此專利申請人可參考專利電子申請實施辦法,若此案件利用電子辦法申請,則優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或WTO 會員之專利受理機關已為電子交換者,則視為申請人已提出。如此一來便可省下紙本傳遞的時間,也可讓整體申請程序更加順利。除此之外,專利申請人宜詳閱國際優先權相關之專利法及專利法施行細則等規定,也可參考相關實施例及案例,以便瞭解更多細節。

 

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利法施行細則第一篇第七章

3.專利電子實施辦法條文

4.智慧財產法院裁判書行政類101年度行專訴字第6, 80號

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   在此科技爆炸、網路無國界的時代,發明人於各國申請專利已成為重要趨勢。於不同國家申請專利,由於存在一定空間距離、又各國程序規定不盡相同,且將中文說明書正確地翻譯成官方指定語言需要耗費一段時間,因此發明人必須熟知專利法中的「國際優先權」,以保障自身的權益。

   運用國際優先權之前,應先瞭解其基本要件。依我國專利法之規定,申請人在世界貿易組織(以下稱WTO)會員或與我國相互承認優先權之外國第一次申請專利,以該外國申請之專利申請案為基礎,於12個月(新式樣為6個月)期間內在我國就相同技術申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日,作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。主張國際優先權者,需於申請專利的同時提出聲明,惟現行專利法規定,倘申請人非因故意,未於申請專利同時主張優先權,或因申請書中未載明法定聲明事項,或未檢送證明文件而被視為未主張優先權者,得於最早優先權日後十六個月內,申請回復優先權主張(專利法第29條第4項參照)。應注意者,關於申請人因遲誤法定期間而申請回復原狀者,現行專利法已於第17條第2項明文排除對於國際優先權之適用。

   此外,依專利法施行細則第26條之規定,優先權證明文件須為正本,若申請人於規定期間內所檢送之優先權證明文件為影本,專利專責機關有義務通知申請人限期補正,屆期未補正或補正後仍不齊備者,則視為未主張優先權。惟,優先權證明文件正本已向專利專責機關提出者,得以載明正本所依附案號之影本代之;或者,優先權證明文件經專利專責機關與該國家WTO會員之專利受理機關已為電子交換者,視為申請人已提出。

   綜上,確認並把握優先權法定期間為主張國際優先權之專利申請人首要任務之一,優先權證明文件亦須準備齊全,其餘更詳細審查要件與規定,申請人可自行參考台灣專利法、專利法施行細則以及專利審查基準,以使主張優先權之專利申請案能夠順利審查。

 

參考

1.台灣專利法

2.專利法施行細則

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由於專利制度係採行屬地主義,發明人欲在某(些)國家獲得專利權之保護,便需依該(些)國家之專利法規定,向其專利專責機關提出專利申請,並獲得審定核准公告。。然而,創作人經常因為語言、距離或市場開發之障礙、或專利布局考量等因素,無法同時在各國進行專利申請;或者由於先在一國進行申請,而造成其專利技術已經公開或實施之事實,以致無法就相同發明或創作,取得多國專利權之保護。

有鑑於此,為使創作人於國際間進行技術交流時,毋須擔心喪失在他國獲准專利之情況,於是催生了所謂的「國際優先權」制度。

「國際優先權」制度首先揭櫫於 1884 年生效的「巴黎公約( Paris Convention )」。該公約之第四條明定:「會員國國民或準國民在某會員國申請專利後,再到其他會員國提出相同專利之申請時,得依專利種類之差異,分別給予一年或六個月的優先權期限。」其中,發明與新型專利之優先權期限,係自在國際間第一次提出專利申請之申請日起十二個月內,而新式樣專利之優先權期限則為六個月。

簡言之,申請人只要於上述優先權期間內,在其他會員國就相同發明或創作申請專利者,得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」,而將專利要件實體審查之基準時點,提早至該外國專利申請案之申請日,此即「國際優先權」制度。

我國已於民國83年修正專利法時,導入國際優先權制度,然我國並非巴黎公約之會員國,如此對於我國發明或創作人向外國申請專利至為不利。透過我國政府積極的爭取加入世界貿易組織( WTO ,終於在2002年1月1日,我國如願以償的成為WTO之會員。由於WTO會員皆應遵守巴黎公約及與貿易有關智慧財產權(TRIPS)協定,故WTO會員彼此間皆應享有優先權。亦即,我國賦予WTO會員在我國申請專利時主張優先權之權利,而其他WTO會員依照規定亦應受理我國申請案主張之優先權。

我國專利法第28條規定:「申請人就相同發明在與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向我國申請專利者,得主張優先權。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時,優先權期間之計算以最早之優先權日為準。外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者,如於世界貿易組織會員或互惠國領域內,設有住所或營業所,亦得依第一項規定主張優先權。並且主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準。」

惟應注意,WTO會員向我國主張之專利(或商標)優先權日,不得早於91年1月1日。最高行政法院95年度判字第01281號即為與此有關之判決,有興趣之讀者可上網自行查閱。

 

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利審查基準第二篇第五章

3.專利申請人須留意之優先權主張 經濟部智慧財產局 徐七冠 專利審查官

http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=741:ip-column-20120601&catid=92:2010-07-12-06-49-56&Itemid=143

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一般發明或新型之申請案,其專利要件之審查以申請日為準;若發明或新型之後申請案同時主張優先權者,則其專利要件之審查以優先權日為準,因此並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有同一發明或新型同日申請之申請案等不符專利要件之事由,而被核駁。

在國內優先權(二)中概述優先權之三態樣及形式審查要件,此文重點則在於實體審查之要件與注意事項。首先針對國內優先權之實體要件加以敘述:

(1)後申請案應就先申請案記載於專利說明書、申請專利範圍或圖式中的相同發明或新型主張優先權。

(2)判斷是否為「相同發明」,即二個以上申請案間任一請求項所載之發明或新型相同者。

(3)主張複數國內優先權時,各請求項中之申請標的應符合發明單一性之規定。單一性意即二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」,指二個以上之發明,於技術上相互關聯。技術上相互關聯,指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵,其中特別技術特徵(specialtechnical feature)係使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵,亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者,即具發明單一性。

(4)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權主張是否認可,係以先申請案說明書、申請專利範圍或圖式為依據,而不單以申請專利範圍為準。未出現在先申請案申請專利範圍中之技術內容,但已記載於說明書或圖式者,仍可以在後申請案中被撰寫為新的請求項。

(5)先申請案中未曾被主張優先權之發明或新型,仍可以在其他後申請案中被主張優先權,但相同的發明或新型不得被複數後申請案主張優先權,以免產生一發明二申請之情況。

其次則進一步敘述審查之注意事項:

(1)若先申請案為未完成之發明或新型,後申請案所記載者為已完成之發明或新型,則後申請案無法對該先申請案主張優先權。

(2)若先申請案為生物材料或利用生物材料之發明,後申請案主張國內優先權時,須注意先申請案是否已依專利法之規定寄存該生物材料。

(3)主張國內優先權時,先申請案自申請日後滿十五個月視為撤回,即使後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權,該先申請案仍全部視為撤回。若欲保留未主張優先權之部分不被視為撤回,得於先申請案被主張國內優先權前將該部分申請分割。此一情況,分割案不得再被主張優先權,但修正後之先申請案仍可被後申請案主張國內優先權。

(4)先申請案曾主張喪失新穎性或進步性之例外,後申請案仍可對先申請案主張國內優先權。國內優先權制度,後申請案有取代先申請案中相同發明之效果,故後申請案亦得主張先申請案曾主張之喪失新穎性或進步性之例外。

(5)先申請案為分割案時,不得被主張國內優先權,但已主張國內優先權之後申請案,仍得申請分割,且其分割案可援用原優先權日。

(6)進入實體審查階段後始發現有違反主張國內優先權形式或實體要件之情事,而不認可國內優先權之主張時,可於核駁審定書中併予敘明。若為核准審定者,應先行通知該國內優先權之主張不予認可,俟逾限未提起行政救濟後,始發出核准審定書。

(7)實體審查時,國內優先權之主張是否認可,應於審定書中就各主張優先權之請求項分別敘明。

(8)被主張國內優先權之先申請案,於被視為撤回之前,即使有提出修正本,於判斷是否認可優先權時,仍以先申請案取得申請日之專利說明書、申請專利範圍或圖式為比對基礎。

一般而言,申請人以修正的方式對原申請案申請之補充、修正或加入新實質,常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,而不被接受;若以提出新專利申請同時主張國內優先權之方式,則仍有機會合併成一申請案,進而對申請專利之內容有更完整的保護。另專利權期間係自申請案之申請日起算,因此主張國內優先權之後申請案可獲得專利權期間屆滿之日延後最多一年之效果。因此專利申請人應進一步瞭解並妥善運用國內優先權。

 

參考

1.專利審查基準 第二篇 發明專利實體審查 第四章 發明單一性及第五章優先權

 

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         國內優先權包含下列三種態樣:

(1) 一般優先權:在我國申請專利並主張優先權之申請案(以下稱後申請案),其申請專利範圍中所記載之發明已全部揭露於一件申請人據以主張國內優先權之本國基礎案(以下稱優先權基礎案)中,該後申請案以該優先權基礎案主張優先權者,稱為「一般優先權」。

(2) 複數優先權:後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已全部揭露於多件優先權基礎案中,而該後申請案以該多件優先權基礎案主張優先權者,稱為「複數優先權」。

(3) 部分優先權:後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明中之一部分已揭露於一件或多件優先權基礎案,而該後申請案以該一件或多件優先權基礎案主張優先權者,稱為「部分優先權」。

承國內優先權(一)中所述,申請人須於申請時一併提出主張優先權之聲明,為維持專利程序之穩定性,此種聲明並不容後補。為了儘可能地排除可專利性之障礙,縮小審查時可能據以核駁之引證案之搜尋範圍,申請人在主張優先權時應格外注意,是否存在主張複數優先權之情況。

以下更進一步地整理國內優先權之形式審查要件。

(1)優先權期間不得延長或累積:先申請案中所記載之發明或新型已經依專利法第28 條或第30 條規定主張國際優先權或國內優先權者,不得為後申請案再次據以主張國內優先權,否則會實質延長優先權期間。惟先申請案中未主張優先權之部分,則無此限制。例如先申請案甲係以發明A為請求標的;申請人在一年內提出請求標的包含發明A與B之先申請案乙同時就申請案甲主張優先權;申請人更於其後一年內提出後申請案,請求標的包含發明A、B與C,並就先申請案乙主張優先權。此時由於對發明A累積主張優先權,不發生優先權之效果。僅發明B可以先申請案乙的申請日承認優先權。

(2)一發明一申請;同一先申請案不可被複數後申請案主張國內優先權,如此即違反一發明一申請之原則。

(3)分割案或改請案不得作為國內優先權之基礎案:申請案若為另一申請案所分割出之申請案,或為改變欲申請專利類型後之改請案,因該分割案、改請案已援用原申請案之申請日,故不得再被後申請案據以主張國內優先權。

(4)已公告或確定不予專利之發明或新型案不得作為國內優先權之基礎案:先申請案為發明,已經公告或不予專利審定確定者、或先申請案為新型,已經公告或不予專利處分確定者,俱不得被後申請案據以主張國內優先權。

(5)已經撤回、拋棄或不受理之申請案不得作為國內優先權之基礎案:先申請案已經撤回、拋棄或不受理者,該申請案即不復存在,自然不得被後申請案據以主張國內優先權。至若申請人於主張國內優先權且經受理後,其先申請案始撤回、拋棄或不受理者,不影響國內優先權之效果。

(6)被據以主張優先權之先申請案,自先申請案之申請日起15 個月後,即視為撤回,以避免重複公開、重複審查。所謂視為撤回,即先申請案自其申請日起算滿15 個月時,法律上即視之為不存在。此種法定視為撤回之情形,無須發函通知或處分,於法定期間屆至即生法律效果。

(7)被據以主張國內優先權之先申請案於申請日後15 個月撤回前,實質上已為後申請案所取代,且不再續行審查程序,然在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下,於後申請案審定前,得辦理分割申請或變更代理人、變更地址等變更事項(台北高等行政法院95 年訴字第1539 號判決參照)。

(8)分割案因援用原申請案之申請日,致分割案與原申請案之申請日相同,故分割案不生以原申請案作為先申請案主張國內優先權之問題。

 

以上,申請人主張國內優先權應先區分申請案為三種態樣中之何者,爾後參照形式審查要件確認申請案是否符合各要件,以順利完成各申請案。

 

參考

1.台灣專利法

2.專利審查基準第一篇第七章優惠權及優惠期

3.國內優先權之運用 經濟部智慧財產局專利二組 黃文儀副組長

http://www.cnfi.org.tw/cnfi/ipr/36-67/44-3.pdf

 

 

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所謂國內優先權即申請人在國內首次提出一發明或新型專利申請後,日後因加以補充、修正或加入新實質後,提出另一個申請案,申請人得就先申請案申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型,主張國內優先權。

國內優先權依專利法第三十條規定:「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者,得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型,主張優先權。但有下列情事之一,不得主張之:

一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案,或第一百零八條第一項規定之改請案。

四、先申請案為發明,已經公告或不予專利審定確定者。

五、先申請案為新型,已經公告或不予專利處分確定者。

六、先申請案已經撤回或不受理者。

前項先申請案自其申請日後滿十五個月,視為撤回。

先申請案申請日後逾十五個月者,不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案,於先申請案申請日後十五個月內撤回者,視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時,其優先權期間之計算以最早之優先權日為準。

主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準。

依第一項主張優先權者,應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數;未聲明者,視為未主張優先權。」

以下為主張國內優先權之要件:

(1)   申請人:先、後申請案之申請人應為同一人;如先申請案為複數申請人時,亦應完全一致。若有不一致之情形,應通知補正,申請人可就先申請案辦理申請權讓與,使其先、後申請案申請人一致。先、後申請人一致,始可受理。

(2)   申請案:僅適用於先、後申請案皆為發明或新型專利,不適用設計專利。且二個以上之先申請案可以被同一後申請案主張複數優先權。

(3)   優先權法定期間:法定期間為12 個月,起算日為先申請案申請日之次日截至後申請案之申請日當日為止。一申請案中主張二以上之先申請案優先權時,其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

(4)   聲明事項:申請人應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數;未聲明者,視為未主張。若主張複數優先權者,各先申請案均應載明。前述聲明事項以載明於申請書之聲明事項欄位為原則,惟如申請同時檢送之文件中已載明先申請案之申請日及申請案號數者,亦屬合法。

綜上,欲主張國內優先權之申請人,應注意各項形式要件,並於法定期間內主張其權利,至於程序審查應注意之事項則於國內優先權(二)詳細說明。

 

參考

1.台灣專利法

2.專利審查基準

 

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台灣專利法之新穎性審查係採「絕對新穎性」原則,亦即只要申請前已見於刊物、或已公開使用、或已為公眾知悉者,無論國內或國外,皆將喪失新穎性。(絕對新穎性之比較標準為世界任何地方公開之技術;相對新穎性之比較標準為該法制地區內,只包含國內。)

 

專利法第二十二條規定:「可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:

一、申請前已見於刊物者。

二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。申請人有下列情事之一,並於其事實發生後六個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:

一、因實驗而公開者。

二、因於刊物發表者。

三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

四、非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款至第三款之情事者,應於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」

 

茲將第二十二條第三項各款之情形簡要說明如下:

1. 因實驗而公開者,意指對於已完成之發明,針對其技術內容所為之效果測試,而不論其公開之目的,因此,商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。

2. 因於刊物發表者,意指申請人對於已完成之設計,出於己意於刊物發表其內容,且不論究其發表之目的,因此,商業性發表或學術性發表皆得主張本情事。專利法所稱之刊物,指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體,不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開,只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。

3.因陳列於政府主辦或認可之展覽會者,在此專利法所稱之陳列,指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為,例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、該期間或其前後於展覽會發行之參展型錄或展覽會網站公開該發明等;而專利法所稱之展覽會,則指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會。所稱政府認可,指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等。

4.非出於其本意而洩漏者,意指他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明的技術內容,使其能為公眾得知者。關於本情事之適用,若申請人於申請前或審查意見通知前已得知申請專利之發明的技術內容被洩漏,得不敘明該事實,亦得敘明之;若於審查意見通知後始得知技術內容被洩漏,得於申復時敘明該事實。

 

綜合以上,申請人,亦包含申請人之前權利人(所稱前權利人包含專利申請權之被繼承人、讓與人,或申請權人之受雇人或受聘人等)。若有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露,致有前述公開事由,並於事實發生日後六個月內提出專利申請,敘明事實及有關之期日,並於指定期間內檢附證明文件,則該公開事實不致使其喪失新穎性。(前述之六個月期間,稱為優惠期。)

 

 

 

參考

1. 台灣專利法

2. 專利審查基準

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台灣專利法第二十三條「申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。」

基本概念:

1. 所謂公開係指先申請案為發明之狀況。依專利法第三十六條規定:「專利專責機關接到發明專利申請文件後,經審查認為無不合規定程式,且無應不予公開之情事者,自申請日後經過十八個月,應將該申請案公開之」

2. 所謂公告則指依專利法第五十二條之規定:申請專利之發明,經核准審定者,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年專利年費後,始予公告;屆期未繳費者,不予公告。」以及依第一百二十條之規定:「第五十二條第一項,於新型專利準用之。」

3. 如先申請案有撤回或不受理情事致未公開或公告,即不得據以判斷後申請案是否擬制喪失新穎性。

4. 按專利權之授與,係採一發明一申請主義。既已有先前技術存在而欠缺新穎性,自不得授與專利。但發明專利之申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。應注意,先、後申請案之發明人是否相同在所不論,只要申請人相同即可。

5. 申請案之申請日及申請人,係就申請書所載者予以認定。若經認定為兩案具有相同申請人,即使事後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形,原相同之認定仍為有效。若係共同申請之情況,須兩者之申請書所載之申請人完全相同,始得認定為相同。

6. 先申請案(引證案)僅限於國內發明或新型申請案,且在審查時已公開或公告。

結語:

綜合以上得知,擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案,且先申請案僅限於在審查時已公開或公告之國內發明或新型申請案。審查時係以後申請案之申請專利範圍所載內容為對象,逐一比對申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示之內容,若兩申請案內容實質上相同,則後申請案不得取得發明專利

 

 

 

參考

  1. 經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/

  1. 專利法() http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Csv6zvtpfAQJ:fkckaeru.mtwww.mt.au.edu.tw/front/bin/download.phtml%3FPart%3D20120918%26Nbr%3D79%26Category%3D0+&cd=12&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=firefox-a
  2. 新穎性http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o8IajykX4KkJ:homepage.ntu.edu.tw/~r00641045/novelty.pptx+&cd=11&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=firefox-a
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職務發明

專利法第七條第一、二項規定:「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。(第一項)前項所稱職務上之發明、新型或新式樣,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。(第二項)」。

由於雇用人,有相當程度指示及監督權限,及投入相當設備及資力,因此於僱傭關係所生之職務上發明其成果歸屬之認定,宜從保障雇用人之立場為設計。此外如受僱人已申請取得專利權者,雇主亦得依同條規定,請求受僱人移轉返還該專利權。

另外基於發明人之權益之保障,專利法第七條第四項規定:「依第一項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人或創作人享有姓名表示權。」關於舉證責任之分配上,雇用人與受僱人就某項發明或創作是否於僱傭關係存續中所完成,或是否為職務上之發明或創作有所爭議時,應由雇主對此負舉證責任。

 

非職務發明

依專利法第八條:「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣,其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者,雇用人得於支付合理報酬後,於該事業實施其發明、新型或新式樣(第一項)。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣,應即以書面通知雇用人,如有必要並應告知創作之過程。(第二項)雇用人於前項書面通知到達後六個月內,未向受雇人為反對之表示者,不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。(第三項)」

考量非職務上之發明,雖完成於僱傭關係存續期間,但與僱傭關係之存在並無關聯或關聯微薄,原則上雇用人對於非職務上發明並無指示或監督之貢獻,亦未提供研發資訊、設備等成本,故專利申請權與專利權應歸屬於受僱人為宜。

另外專利法第九條規定:「前條雇用人與受僱人間所訂契約,使受僱人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者,無效。」目的乃在於保障於僱傭關係中經濟地位較低之受僱人方,避免因締約地位之不平等而喪失其所有之專利申請權或專利權。

 

以下列舉一例關於僱傭關係下職務與非職務發明,桃園地方法院九十六年智字第十一號判決,訴訟事由為:

1.  僱用人認為依受僱人未離職前之職務自包括就公司物料之使用有監督維護
、並針對需求而有改進並發明新式產品之職責,惟其竟利用職務之便加以
改良後自行申請而分別取得我國及大陸之專利,受僱人就此料帶之改良
與雇用人之產品有直接關連,應屬職務上之發明。
2.  受僱人當時主要係管理營業處關於市場行銷之業務,至於制品處、研發處
、資材處等則非受僱人管理之職務範圍,因此僱用人之製造研發等工作與
受僱人無關,受僱人亦不為原告從事設計研發等工作。且僱用人並未生產
包裝用料帶。

判決結果為:

主因受僱人擔任副總期間所管轄業務不包括研發部門,研發非受僱人職務內容,且僱用人公司主要生產物品並不包括受僱人發明內容之相關產品之生產,以及其他證據,因此判定此案僅屬「職務有關之發明」,非專利法第七條之職務上發明。

 

參考

  1. 經濟部智慧財產局 專利商品化教育宣導網站,

論職務發明之專利申請權的讓與及返還-日本2010 年知財高裁「加工工具」事件判決研析 劉國讚

http://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/pcm/pro_show3.aspx?sn=316

  1. 教育部補助計畫案 產學合作手冊編撰與標準合約制定

http://www.iaci.nkfust.edu.tw/2006Industry-EducationHandbook/index.html

  1. 經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/

  1. 中華人民共和國國家知識產權局

http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/bmgfxwj/200804/t20080403_368933.html

  1. 司法院法學資料檢索系統,臺灣桃園地方法院 裁判書 -- 民事類96,,11

http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/

 

 

 

 

 

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所謂職務上發明係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

依據台灣專利法第7條第1項之規定,受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者,其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

台灣專利法第八條規定受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者,雇用人得於支付合理報酬後,於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計,應即以書面通知雇用人,如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內,未向受雇人為反對之表示者,不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

以及台灣專利法第九條規定前條雇用人與受雇人間所訂契約,使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者,無效。

關於受僱人發明制度,無疑問的應衡平保護提供技術思想完成創作發明之受僱人,以及提供資金、設備及人力等資源之僱用人。問題在於,如何設定衡平保護之基準及方法?相較於台灣專利法目前尚缺乏明確的職務發明獎勵法則,中華人民共和國專利法積極地訂定明確的職務發明獎勵實施細則,詳見以下表格。

有關兩岸「職務發明」規定之比較

 

台灣專利法

中華人民共和國專利法

適用主體

雇用人:未有特別規定
受雇人:未有特別規定

雇用人:法人或其他組織,固定單位或是臨時工作單位

受雇人:未有特別規定

職務發明之定義

稱職務上之發明、新型或新式樣,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。(專利法第7條)

執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造(中華人民共和國專利法第6條)

雇用人取得或專屬實施受雇人職務發明之專利權時,受雇人之報酬請求權

1.受僱人享有「適當報酬」請求權。

2.職務發明專利權或專利申請權歸屬僱用人時,僱用人應支付「適當報酬」予受雇人。

被授予專利權的單位應當對受僱人給予獎勵;專利實施後,根據其推廣應用的範圍和取得的經濟效益,應支付「適當報酬」予受雇人。(中華人民共和國專利法第16條)

雇用人支付適當/相當報酬予受雇人之標準是否合理

未有特別規定

企業、事業單位給予受僱人(發明人或者設計人)的獎勵、報酬,按照國家有關財務、會計制度的規定進行處理。(中華人民共和國專利法實施細則第76條)

未有適當/相當報酬之約定或報酬支付標準不合理時之處理

未有特別規定

  1. 被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵的方式和數額的,應當自專利權公告之日起3個月內發給發明人或者設計人獎金。一項發明專利的獎金最低不少於3000元人民幣;一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少於1000元人民幣。
  2. 被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條 規定的報酬的方式和數額的,在專利權有效期限內,實施發明創造專利後,每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低於2%或者從實施該項 外觀設計專利的營業利潤中提取不低於0.2%,作為報酬給予發明人或者設計人,或者參照上述比例,給予發明人或者設計人一次性報酬;被授予專利權的單位許 可其他單位或者個人實施其專利的,應當從收取的使用費中提取不低於10%,作為報酬給予發明人或者設計人。

 

因此企業無論是基於提供受雇人誘因、鼓勵其發明創作或是提升自身獲利可能性之考量,均無可避免會遭遇到職務發明及就職務發明支付「合理的適當報酬」的問題,由於台灣專利法沒有祥細獎勵規範,如果能就企業內部明定獎勵規範,定可增加員工職業發明之熱情,並且提高公司的競爭力。

 

 

 

 

出處

  1. 智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/ch/
  2. 中華人民共和國專利法實施細則http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E5%AF%A6%E6%96%BD%E7%B4%B0%E5%89%87.htm
  3. 中華人民共和國專利法 http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95.htm#b16
  4. 淺談決定職務發明適當報酬支付標準之程序規定(2006年4月)http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=185
  5. 職務發明http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E
  6. 法源法律網http://www.lawbank.com.tw/treatise/pl_article.aspx?AID=P000211749#t1

 

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