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目前日期文章:201209 (41)

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國內優先權除了實質上可延長專利權時間最高達一年的效果外,還有可加入在先申請案未提到的技術或實施例。雖然,該新事項並無法主張優先權,但至少避免了先申請案因加入新事項所產生的核駁問題。在今年(101)專利師考試中,亦有相關考題,該考題如下所示: 

 

《題目》

先申請案X申請日為民國9928,說明書所記載的發明為A。既有技術AA+B,公開日為民國99610。後申請案Y申請日為民國991020,請求項1之發明為A,請求項2之發明為A+B。其中,後申請案Y係據先申請案X之發明主張國內優先權。試問,後申請案Y可否准予專利?並請說明其理由。

 

《擬答》

為方便講解,請參考下圖。

 優先權的實際例          

 

本題主要是考優先權之概念,首先就先、後申請案的狀態簡述。簡言之,後申請案Y主張了先申請案X之優先權。就其中之技術比對,可以瞭解後申請案實際上只能主張技術A的優先權,也就是審查委員在針對CLAIM1作審查時,僅能援用民國9928之前的先前技術;至於CLAIM2的話,則可使用民國991020之前的先前技術。

在簡述完後申請案YCLAIM12的狀態後,接下來必須考慮既有技術在民國99610所公開的技術。其中,既有技術一併公開了技術A以及技術A+B,可以瞭解的是,後申請案YCLAIM12的技術已經一併被掲露了,但是由於既有技術的公開日夾在先申請案X與後申請案Y之日之間,所以必須分別判斷之。

(1) CLAIM1(技術A)

    由於CLAIM1可以援用先申請案的申請日作為優先權日,所以可用以核駁CLAIM1的先前技術必須早於民國9928,而既有技術的公開日期為民國99610,所以無法作為適格的先前技術。

(2) CLAIM2(技術A+B)

    由於CLAIM2無法援用先申請案的申請日作為優先權日,所以可用以核駁CLAIM2的先前技術為早於民國991020,而既有技術的公開日期為民國99610,所以可以作為適格的先前技術。

 

綜上,由於CLAIM2將會因先前技術的公開而不具新穎性,因此,後申請案將無法准與專利。

 

【小結】

實際上,本題在專利審查基準中有類似的範例題目,其不同點在於既有技術只有技術A,而沒有技術A+B。在這種情況下,後申請案的CLAIM2(技術A+B)又該如何判斷呢?在審查基準中明載,若是技術A+B以技術A來看並無進步性時,就能以既有技術A核駁。

   

 

參考資料

台灣專利法

專利審查基準

101年專利師考題

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在各式各樣的專利新聞不斷出爐的情況下,例如「APPLE與三星專利訴訟大戰,美國法院判三星須賠償10億美元!!」等等,因此,即便是一般社會大眾,也開始漸漸的接觸到「專利」這兩個字,甚至有人會覺得想要保護自己的構想,以獨立發明人的名義申請專利也很常見。另外,在外面證照補習班或是各種薪資調查下,「專利師」與「專利工程師」的名詞開始充斥於市面上。於是乎,對於一般人而言,就無法區分專利師與專利工程師的不同,對著專利工程師一直說專利師也常常發生,然而,雖然只差兩個字,這兩個名稱實際上有大大的不同。

首先就專利工程師談起好了,在台灣只要是理工科系為主的科技廠中,常常會以工程師作為職稱,或許薪資不會因此變比較多,但至少比較好聽,例如廠務工程師、設備工程師、製程工程師等等。因此,對於以專利撰寫維生的人,也就順應的取名為專利工程師。實際上,多數的專利工程師大概有百分之九十的時間都是坐在電腦前面打字或看相關資料,因此,專利工程師的實際工作情況與ㄧ般的工程師就有很大的不同了。

為何會說多數的專利工程師都是在打字跟看資料呢?此乃因為一件專利從申請前開始,就必須經過大量的資料研讀,接著始撰寫最有利的申請專利範圍,然後再經過審查委員的審查意見,進行申復或答辯,最後核准專利;抑或是其他諸如製作專利地圖、迴避設計、甚至於侵權官司中技術的分析比對。也因此,專利工程師是相對於其他工程師文靜的工作。

至於專利師呢?專利師的起源必須從專利師法的制定說起,台灣自1949年1月1日起即已施行專利法,卻一直未制定法律位階之專利師法/專利代理人法,只好沿用行政命令位階之專利代理人規則數十年;因為欠缺法源組織公會,致使台灣專利代理人制度幾十年來原地踏步,只能用社會團體(而非職業團體)方式聯繫同業,與國內、外互動。專利師法草案1988年即送立法院審議,延宕近20年後,終於在前智慧局蔡練生局長極力斡旋下,通過立法,在2007年7月11日公布,自2008年1月11日正式施行;施行後同年8月舉辦第一次專利師國家考試,2009年12月11日本公會正式成立,並經內政部於12月30日正式立案。

至於專利師可以做甚麼呢?專利師法中規定,專利師可以執行:一、專利之申請事項。二、專利之異議、舉發事項。三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施之登記及特許實施事項。四、其他依專利法令規定之專利業務。換言之,專利師主要可以執行代理專利相關業務。

因此,簡單而言,專利工程師是一種職稱,專利師則是人民在經過國家審核之後,賦予該人民執行代理專利相關事務的證照。專利工程師也可以藉由考取專利師證照,藉以提升自己在專利產業的競爭力。

 

參考資料

台灣專利法

專利師法

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專利法第110條第1項規定,「凡可供產業上利用之新式樣,無下列情事之一者,得依本法申請取得新式樣專利:一、申請前有相同或近似之新式樣,已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」其與發明或新型專利的新穎性審查略有不同。

在發明或新型專利的新穎性審查中,通常是比對申請前已見於刊物或已公開使用者或為公眾知悉者。因此,發明或新型專利的新穎性審查必須是以「相同」之概念作為審查標準。反之,新式樣專利的新穎性審查,除了「相同」之概念外,還需要以「近似」的觀點進行審查。

在相同與近似的觀點中,審查基準中明列了四種態樣,屬於下列其中之一者,即不具新穎性:

(1) 應用於相同物品之相同設計,即相同之新式樣

(2) 應用於相同物品之近似設計,即近似之新式樣

(3) 應用於近似物品之相同設計,即近似之新式樣

(4) 應用於近似物品之近似設計,即近似之新式樣

 

其中,在判斷新式樣之相同或近似時,審查人員應模擬市場消費型態,而以該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者為主體,依其選購商品之觀點,判斷申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。換言之,前述之消費者,會因所屬領域而具有不同程度的知識或認知能力。例如日常用品的普通消費者是一般大眾;醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

另外,審查基準更明訂了物品或設計中相同、近似判斷原則。就物品而言,相同物品係指用途相同且功能相同;近似物品係指用途相同(或近似),且功能不同。例如,凳子與靠背椅,兩者用途相同、功能不同;鋼筆與原子筆,兩者書寫用途相同,但供輸墨水之功能不同,均屬近似物品。而用途不相同、不相近的物品,例如汽車與玩具汽車,則非相同或近似之物品。

至於設計的相同、近似判斷,則須先認定申請專利之新式樣及引證文件中之先前技藝的實質內容,再比對兩者之異同,需經過整體觀察、綜合判斷、以主要設計特徵為重點及肉眼直觀、直接或間接比對兩者之新式樣是否相同或近似。

但是要特別注意的是,物品的構造、功能、材質或尺寸等通常屬於物品上之功能性設計,不屬於新式樣審究範圍,因此不得作為比對新穎性之內容。但是,如前開段落所述,在判斷新式樣「物品之相同或近似」時,卻又得考慮兩者用途及功能,如此,豈非自相矛盾?唯一較合理之解釋為,在判斷新式樣「物品之相同或近似」時,需優先判斷兩者的功能是否相同或近似,若符合前述要點,始能將該先前技術視為合格之比對標的,再判斷物品與該先前技藝之外觀是否相同或近似。

   

參考資料

台灣專利法

專利審查基準

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在撰寫申請專利範圍時,除了要注意申請專利範圍的保護範圍大小之外,有時候也必須注意申請專利範圍所限定的實施者。其原因在於,在ㄧ個方法發明中,可能會有同時需要多實施者始能完成發明之步驟,例如公司端與客戶端。而對於專利權人而言,若是同時請求公司端及客戶端的共同侵權之損害賠償,那麼即便順利得到了賠償金,也會因此而損害了該些客戶群。因此,在申請專利範圍撰寫時,該如何避免這樣的情況呢?請參考下述例子。

 

假設一「普遍用於電子商務以確保網路瀏覽器與網站間通訊安全之方法」之撰寫方式為下:

 

例一:一用於確保通訊安全之方法,其包含以下:

(1) 傳送請求予伺服器;

(2) 為回應此請求,伺服器與伺服器間會提供認證,而伺服器之認證包含伺服器之公開公鑰(public key)

(3) 進而客戶端產生一獨一無二之客戶私鑰(client key),並且將此私鑰傳遞給伺服器以使用公鑰;

(4) 再以公鑰及私鑰之衍生物作成的加密演算法傳遞資訊。

 

觀察上述方法之撰寫方式,其實就是典型的「分離式請求項撰寫法」,因為按照該方法之敘述,必須由「客戶端」及「伺服器」共同分擔部分專利步驟之實施。若是將此方法以「單一之請求項撰寫法」,或許可改寫為:

 

例二:一用於確保通訊安全之方法,其包含以下:

(1) 自客戶端接受請求;

(2) 為回應此請求,伺服器與伺服器間會提供認證,而伺服器之認證包含伺服器之公開公鑰(public key)

(3) 自客戶端接受一獨一無二之客戶私鑰(client key),並且利用此私鑰進行傳遞;

(4) 再以公鑰及私鑰之衍生物作成的加密演算法傳遞資訊。

 

觀察上述改正後的撰寫方式,則是所謂的「單一之請求項撰寫法」,所有專利步驟都是由「伺服器」實施。如此一來,除了可以在方法專利分離式侵權行為「涉及多侵權人議題」上可獲得緩解之外,更可以針對公司請求賠償。

 

   

參考資料

台灣專利法

江倚豪,從美國法探討專利之「分離式侵權行為」-以方法專利為中心

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專利法第32條規定,「申請發明專利,應就每一發明提出申請。二個以上發明,屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。」

前述的條文在學說上亦稱為申請之單一性。原則上一個發明申請案應僅限於一個發明創作。兩個以上的發明應以兩個以上的申請案為之,不能併為一案申請。此一原則主要原因有二,一是基於經濟上之原因,防止申請人只支付一筆費用而獲得多項保護,此一理由並非重點;二為基於技術及審查上之考量,為方便分類、檢索及審查,如果多個發明合併於一案申請,將不利專利行政管理。

至於單一性的原則該怎麼判斷呢?通常一組申請專利範圍中不會有單一性的問題,只有在ㄧ發明中有兩個以上獨立項的情況才需要考慮。

在專利審查基準中,則掲露了兩種的主要態樣,一種是相同範疇獨立項之單一性,另一種是不同範疇獨立項之單一性。

 

相同範疇獨立項之單一性

[申請專利範圍]

  1. 一種產物X,其特徵為A
  2. 一種產物Y,其特徵為B
  3. 一種產物Z,其特徵為AB

[說明]

12項未記載相同或相對應的技術特徵,不可能有相同或相對應的特定技術特徵,於技術上無相互關聯,故第12項之間不具單一性。若第1項中的特徵A為特定技術特徵,第3項具有該特徵A,兩者具有相同的特定技術特徵,故第13項之間具有單一性。同理地,第23項之間具有單一性。因此僅能以第13項或第23項,二者擇一申請。

 

不同範疇獨立項之單一性

[申請專利範圍]

  1. 一種產物X
  2. 一種製造產物X的方法A
  3. 一種製造產物X的方法B
  4. 一種製造產物X的方法C

 

[說明]

在產物X具備專利要件的前提下,第1項產物X為物之請求項。第1項及方法請求項第234項有相同的特定技術特徵,故第1234項之間具單一性。反之,若產物X不具備專利要件的前提下,經修正說明書刪除第1項後,第123項之間是否具單一性,需重新判斷。

 

參考資料

專利法逐條釋義

專利審查基準

台灣專利法

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專利法第56條規定,「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」其中,為販賣之要約係指明確對外表示有償讓與專利物品之行為。參照世界貿易組織(WTO )中「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property RightsTRIPs )第28條第1 項規定,將「為販賣之要約」(offering for sale )列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」,係採廣義解釋,包含要約及要約之誘引,行為人明確表示其販賣意思者即屬之,如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等。然而,在台灣的判決實務見解中,又是如何判斷呢?

 

一、97年度台上字第365

本案裁判書之理由中,最高法院認為況依專利法第一百零六條第一項規定之文義觀之,似不含製造前之「設計」行為,而依民法第一百五十四條第二項規定,貨物「標定賣價」陳列者,始視為要約,但僅價目表之寄送,則不能視為要約,則單純「陳列」或其他為販賣之要約前之「廣告行為」,似亦非上開規定所得排除他人為之。」最高法院認為,就目前專利法以及民法上的解釋,專利權的排他效果,並無法適用在製造前的設計行為,或是單純陳列」,亦或是販賣之要約前之「廣告行為」。

 

【小結】

在最高法院這樣的判斷之下,似乎讓人有規避法令的空間,例如某公司製造侵權物之成果並放置於網路上,說明其為技術研發,若是有興趣者歡迎私下聯絡云云。此種方式就非常類似販賣之要約前之「廣告行為」,這也很容易造成專利權人無法有效舉證侵權人的侵權行為。

 

 

二、98年度民專訴字第85

該案中,原告主張被告之「SL-760Series」工業用縫紉機商品型錄,並於大陸地區購得該機器乙台,經與前揭四件專利請求項為比對,結果均分別落入該四件專利請求範圍內,顯有侵害原告專利權,並且依據該機器之型錄中所使用之字為繁體字,且其封面之內頁底部即有標示「星菱縫機股份有限公司」以及「公司:台北縣林口鄉工二工業區○○路10號」之字樣,認為該機器之生產地應在台灣。

被告則主張原告所述之種種理由係為推測,並且認為實際上生產該機器皆是在大陸地區,僅係為了台商方便所以才使用繁體字。此外,被告並認為該機器與原告之專利保護範圍並不相同。

至於智財法院之判決中,首先闡明專利權之保護係採屬地主義,雖兩造不爭執原告於大陸購得之機器侵犯系爭專利之申請專利範圍,但原告卻無法證明該機器為在台灣製造或販賣,因此,被告於大陸製造、販賣之系爭機器或商品型錄,縱侵害原告於台灣所申請並經核准之專利權,但原告系爭發明既未於大陸享有專利權之保護,則亦無侵害原告之權利可言。

另外,智財法院更提到,按民法第154 條第2 項規定:「貨物標定買賣陳列者,視為要約。但價目表之寄送,不視為要約。」原告主張被告之公司網站上刊載系爭型號為「SL-760」之工業用縫紉機圖片,屬專利法第56條規定為販賣之要約,侵害原告系爭專利權等語云云。經查依據原告所提網路上資料,該等縫紉機圖片,無論有無顯示侵害原告系爭專利之零件,其並無定價或建議售價,揆諸前揭規定,其既不能認為係貨物之價目表,則亦不能認為已屬販賣之要約,故原告以此主張被告已為販賣之要約,而侵害原告系爭專利權,堪難採信。

 

【小結】

本案智財法院之判決中,除了更加強化了對97年度台上字第365號最高法院之判決之外,對於販賣之要約有較明確的描述,如果無定價或建議售價,並無法認定網路上資料有要約的成立。

 

三、99年度民專訴字第59

在該案中,原告主張被告在網頁上張貼系爭TA2154產品之型錄及規格書,對不特定之人為販賣之要約,自具有侵害系爭專利之故意。且至少在20107 16日前,宣鈦公司網頁上尚繼續張貼系爭TA2154產品之型錄及規格書,以向顧客為「販賣之要約」。另外,在被告網頁中點選技術支援」(Technical Supports),亦顯示有銷售部門(Sales),提供報價(Price and Availability),甚至提供品質保證(Quality Assurance),足證被告實有製造並販賣系爭產品之行為。且在被告之產品目錄最後一欄「Product schedule」可見「MP」二字,該二字係業界「Mass Production 」(量產)之縮寫,更可顯示被告實有製造並販賣系爭TA2154產品之事實,故被告推諉宣鈦公司僅在研發階段,而無該產品存在云云實不足採。且宣鈦公司在其網站從未表示其乃以「研發」為業,更未標示其網站上所刊登之規格書僅為「曾研發產品」。宣鈦公司確已製造系爭晶片,並已販賣TA2154產品之意思對外提供報價詢問,並於其網頁上張貼TA2154產品之型錄及規格書,以促使潛在客戶得以瀏覽進而訂購該產品,核被告之行為,至少該當於「為販賣而要約」無疑。

被告則主張,網頁上所刊載產品資料,只要沒有標價販賣,便欠缺買賣契約必要之點,依據民法第154 條第2 項規定,不符合販賣要約之要件,原告之主張顯不可採。而宣鈦公司的網站上,曾經做過的研發產品都有附規格書,宣鈦公司主要是從事研發,該規格書僅係對外表示宣鈦公司有研發的能力。正因宣鈦公司以研發為業,乃在網站上刊載曾研發過產品的規格書,以利潛在客戶瞭解其研發能力,以便洽談合作事宜。足見宣鈦公司並非為販賣產品才在網站上刊載各產品規格書。且最高法院判決亦指明,專利權人僅專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用權利,尚未及於排除他人製造前之「設計」、或是販賣要約前之「陳列」等廣告行為。故縱宣鈦公司曾經研發TA2154產品,但並未製造或販賣該產品,則無論有無使用他人專利之情,均未侵害原告之專利權。況實務見解亦認,網頁上所刊載產品資料,只要沒有標價販賣,便欠缺買賣契約必要之點,而不符合販賣要約之要件。又專利侵權行為所指之「使用」,應限於使用「專利物品」、使用「專利方法」、或使用「專利方法直接製成物品」,而 「專利物品」,即指滿足專利申請範圍全部構成元件之物品,應以實體產品為限。至於使用「專利方法直接製成物品」,顯然亦必須有一實體產品存在,而非只是紙上之虛擬物品。故會構成「使用」之專利侵權行為,現實上應有一實體產品存在。亦即若僅於紙上描繪出專利申請範圍之全部構成元件,尚非專利法所稱之「使用」之專利侵權行為。另參考美國判決,其認為展示滿足專利申請範圍全部構成元件之實體物品,並非屬於「使用」之專利侵權行為。相較於此,可非難性更低之「於紙上描繪出專利申請範圍之全部構成元件」之行為,實不應被視為「使用」之專利侵權行為。

 

【小結】

本案中,原告主張被告已有「為販賣之要約」之事實,並且嘗試從被告公司網頁上具有之資料,盡可能的說明其已具有量產之事實,而被告則主張其在網頁上所具有之資料係用來展示其公司之研發能力。雖智財法院並未明確表明同意原告或被告有關「為販賣之要約」說法,但於裁判書第十九點中舉出…「被告天鈺公司於原告起訴後仍於公司網頁上就上開晶片產品『為販賣之要約』並提供規格書…」,就此段之描述,似乎較同意原告之見解。

 

【代結論】

本國專利法雖於民國33年5月29日制定全文至今,惟,各種相關判決並不如美國充足,在各種實務上的判決,通常無法具有足夠多的材料來判斷法條整體之全貌。就本文主要討論之「為販賣之要約,實務上必然有許多方式可供規避的方式,所以就很容易造成專利權人的權利受損,並且難以舉證。

 

參考資料

99年度民專訴字第59

98年度民專訴字第85

97年度台上字第365

專利審查基準

台灣專利法

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    專利法第79條規定,「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數,並得要求被授權人或特許實施權人為之;其未附加標示者,不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者,不在此限。」專利專責機關認其係專利權人標示專利號之義務,故該條所稱「專利物品」或「其包裝」其意乃專利權人在可得標示之專利物品或其包裝上負有標示之責任,避免有因不知物品享有專利保護而發生侵害專利之行為,此亦符合專利制度促進產業進步之核心目的。參照國外立法例,專利權人或其被授權人未為專利標示固不得請求賠償,但經專利權人通知後之侵權,仍應負損害賠償責任。

    在實務的判例中,亦採取相同見解,認為專利侵權訴訟的損害賠償仍回歸到民事的過失責任主義,專利物品若無專利標示,則推定侵權行為人無過失無庸負擔損害賠償。另外,專利權人未為專利標示,仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償,在智慧財產法院97 年度民專上易字第3 號判決:「專利權人雖無法證明其已為合法之專利標示,惟被控侵權人於書狀已自承其於正式生產JH-301 保溫、保冷茶桶時,曾於90 4 月委託聯律專利商標事務所查證有無侵害他人專利,並經連燦煌君查證後告知有關上訴人之專利權『出水裝置之結構改良』(系爭專利)等情,故前述事實已足證被上訴人明知或可得而知訴人擁有一『出水裝置之結構改良』專利,故本件應有專利法第82 條但書的適用。是以縱使上訴人所提之證據不足證明其標示義務,惟其仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償。至於請求損害賠償有無理由,則需以專利權有無受侵害做進一步判斷。」

    雖然在專利物品上需標示專利證書號實為對專利權人之負擔,然而,非所屬技術領域的第三人(如零售商、進口商)檢索特定物品是否具有專利,必須花費大量的時間與人力18,不僅檢索成本太高,而且很容易發生檢索遺漏之情形。專利權人履行專利標示之義務,並不會造成其過大的負擔,專利標示之成本也遠低於他人進行專利檢索之成本,因此,藉由專利標示可讓社會大眾輕易地得知物品是否具有專利權,降低社會大眾判斷是否具有專利之代價,並可讓他人請求授權或進行迴避設計。專利標示對於社會大眾所得之利益將遠大於對專利權人所生之限制。

 

參考資料

智慧財產法院97 年度民專上易字第3

陳政大,論專利標示

專利審查基準

台灣專利法

 

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專利法第56條規定,「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」其中,為販賣之要約係指明確對外表示有償讓與專利物品之行為。參照世界貿易組織(WTO )中「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property RightsTRIPs )第28條第1項規定,將「為販賣之要約」(offering for sale )列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」,係採廣義解釋,包含要約及要約之誘引,行為人明確表示其販賣意思者即屬之,如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等。然而,在台灣的智財法院,實務上又是如何判斷呢?

98年度民專訴字第85號之判決中,原告主張被告之商品型錄中,登錄有侵害原告專利權之產品;而被告則主張原告所提之證據並非販賣型錄。

在兩造雙方的主張之下,智財法院亦採取類似的見解,在該98年之判決中,被告在公司網站上刊載系爭型號為「SL-760」之工業用縫紉機圖,其並無定價或建議售價,因此依照民法第154 條第2 項規定:「貨物標定買賣陳列者,視為要約。但價目表之寄送,不視為要約。」在沒有定價或建議售價的前提下,則無法將網站上之工業用縫紉機圖片視為貨物之價目表。因此,不能將此視為販賣之要約。

 

【小結】

台灣對於專利的重視在近幾年各大科技廠遭受外國訴訟之下,始重視之,所以對於各種判決出爐,後面所代表的含義應重視之。在本案中,雖沒有標上價目表,並不得視為販賣之要約或誘引,但既然被告已在網站上刊載商品圖樣及其型號,那麼就一般消費者而言應該也會認知該商品應是用以販賣為主,若有意願,將會直接通過網站之聯絡方式而私下詢價,所以個人認為此一判決或許提供了有心者逃避法律規定的空間。

 

參考資料

98年度民專訴字第85

專利審查基準

台灣專利法

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我國專利法就方法專利舉證責任分配原則,依循TRIPS第34條第1 項第(a)款所揭櫫之基本原則,考量方法專利之舉證困難,就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定,而於第1項明定於一定要件下,得推定侵權而將舉證責任轉換予被告,唯有在適用第87條第1項之推定後,被告始有提出反證之責,或提出文書或勘驗物之義務。準此,於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分,須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者,始有推定之適用,而生舉證責任倒置之結果,否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權,負舉證之責任(最高法院98年度臺上字第367號民事判決參照)。

換言之,方法專利權人若要主張專利法第87條第1項時之「判斷」時,需有幾個要件:一、該方法所製成之物品為國內外未見;二、系爭產品與該方法專利所製成之物相同。為何要特別說明為「判斷」?因為即便符合了上述的兩個原則,並不代表系爭產品是以該方法專利所製成,只有在侵權者無法提出證據證明之情況下,才會推定系爭產品是以該方法專利所製造。

因此,在98年度民專訴字第100號的判決中,原告(專利權人)欲主張被告(侵權人)所生產之系爭產品已落入專利法第87條第1項的適用。而被告則主張系爭專利所製成之物在申請日前就已有在其他專利說明書或公開資料中出現。

至於智財法院之判決呢?根據專利法第87條第1項之適用情況,需同時符合前開段落所描述的兩個要件,然而,在證明「系爭產品與該方法專利所製成之物相同」時,卻發生了「無法證明」的窘境!也就是說,在無法證明的情況之下,就沒有專利法第87條第1項之適用。也因此,被告甚至連提出反證(也就是系爭產品的製造方法與該方法專利不同)的需要都沒有,就獲得了有利的判決。

因此,專利申請人在主張方法專利時,必須考慮到舉證上不易的問題。甚至於,在申請該方法專利時,就應該先考慮如以此方法所製成之物,會有甚麼可以證明的方法,例如可由科學儀器檢驗、或是產品會有其他製造方法不會產生的特殊結構等等,此時,所撰寫之方法專利始具有保護該方法所製成之物之價值。

  

參考資料

98年度民專訴字第100

最高法院98年度臺上字第367 號民事判決

台灣專利法

專利審查基準

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在光學案的說明書中,常常會有主張角度範圍的申請專利範圍,例如A結構與B結構之角度為15~30度以達成C功效。然而,專利法中又規定,申請專利範圍必須為發明說明或圖式支持,在這種情況下,若是要將所有角度的實施例列示在說明書中,那麼將會有無限多種實施例需要說明,在這種情況下,說明書該如何撰寫?

在談到如何撰寫該說明書之前,先就旁觀者觀點看98年度行專訴字第124號之判決。該案所發生之情況就如同前段所提,發明專利之申請人在申請專利範圍中主張一角度範圍之技術特徵,然而,卻在實施例中僅舉出了一或幾個特定角度,因此,專利局認為該發明專利不符專利法第26條第23項之明確性規範。

至於法院之判決呢?法院認為,可實施性要求申請時之說明書必須充分且完整地揭露,足使在此技術領域內之一般人士,可以製造及使用該請求之發明,而毋須過度之實驗。只要該技術領域中之一般人士,依據說明書所載內容,經由例行性、一般性之實驗,即便必須實驗多次,但仍係於說明書所載之可能範圍內所為之實驗,仍非屬過度的實驗。因此,法院在該案之判決中,認為雖然說明書僅揭露了幾個特定角度的實施例,在基於毋須過度實驗的判定原則之下,仍可具有可實施性的要件。

雖然該案之判決最終是有利於專利申請人,然而,此種寫法並無法保證每次都可以順利得到智慧局或是法官的認同,對於一件發明專利的撰寫者來說,除了要盡可能的主張最大的申請專利範圍之外,更要盡可能的避免此種非新穎性或非進步性上的核駁。所以,回到本文最一開始的疑問,該如何避免這樣的事情發生?也就是該如何撰寫主張範圍的技術特徵的說明書呢?

理論上而言,在說明書的掲露中,說明書中要盡可能的說明此一邊界條件限定之原因為何?以本文一開始之15~30度之舉例而言,為何要選擇15度及30度為邊界條件,若是超出的話又會造成甚麼效果?或是會因此產生效果下降?藉由這些說明,就可以減少審查委員認為不明確的疑慮。另外,在15~30度之間可以取一較佳或更佳範圍,甚至於是某一特定角度,接著在實施例的說明中,強調在15~30度的範圍中,皆可經由該實施例的教示,得到所欲達成之功效。雖然,申請人有可能只是簡單的認為15~30度可以有較佳效果,或是從幾個可達成功效的實際例中稍稍擴大欲保護之範圍,但是為了明確性之需求,適當的解釋選取此一角度之原因將會是有幫助的。

        

參考資料 

 

98年度行專訴字第124

專利審查基準

台灣專利法

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    在發明專利說明書撰寫時,除了依照先前技術構築適當的申請專利範圍,尚需要依照專利法第26條第2項的規定,發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。換言之,據以實施之人係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者。

    98年度行專訴字第133號之發明專利舉發事件中,於判決要旨更說明可實施性是為確保適當揭露的核心原則,這項原則並非指 系爭專利究竟可不可實施,而係要求發明人在申請專利時,必須充分地揭露該專利之技術資訊,使該相關技術領域內之一般人士,得以製造並使用該申請之發明,而毋須過度之實驗。然而,若僅僅就前開段落之判決要旨,似乎會讓人無法瞭解可實施性之含義為何。

    續言之,首先就系爭專利究竟可不可實施說明,於該案中,原告(專利權人)說明,該系爭專利已經有產品上市,因此該系爭專利自然可依據說明書之掲露而據以實施。換言之,有可能雖然該系爭專利可實施,但是需要是精通該領域之人始能依據該系爭專利實施該發明。

    反之,判決要旨中所言使該相關技術領域內之一般人士,得以製造並使用該申請之發明,而毋須過度之實驗」,自然可以很清楚的與前開段落對照,所謂「可據以實施」,除了要真的可以「據」說明書內容「實施」之外,還額外限定了所實施之人為「該相關技術領域內之一般人士」。

    另外,特別提到的是,雖然原告提出系爭專利之美國對應案的審查過程中,並未遭受不符美國專利法35U.S.Cll2有關說明書揭示不全無法據以實施之核駁。通常地,除非各審查單位簽訂協議而另有規定者外,專利審查主要還是需依照該審查單位為主,其他對應案之對應審查單位所做出之審查處分,僅可供該審查單位參酌,並無實質上之法律效果。

 

【小結】

    在說明書撰寫時,通常寫得越詳細,遭受到專利法第26條之明確性規定的核駁機會也將相對的減少,不過究竟要詳細到怎樣的程度而言才算足夠?往往會依審查委員不同而有相異的結果。如果當一件專利申請於申請日前,先交由相關領域之通常知識者(如大學生或研究生),請其依說明書作出申請專利之產品,是否即可視為具通常知識者可據以實施之證據?或許這就有待相關判決之審定了。

    

參考資料

98年度行專訴字第133

專利審查基準

台灣專利法

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在專利侵權的攻防戰,被告方通常所採用的策略不外乎就是,使其專利無效,或是以各種方法限縮其申請專利範圍,另外就是說明產品實質上未落入系爭專利之申請專利範圍。在使專利無效的手段中,通常是舉發系爭專利之新穎性、進步性或是說明書不明確之要件作攻防。利用專利權人為非專利申請人做為舉發理由,實質上不太會發生。因為,要以此做為舉發理由僅限於利害關係人,再者,通常在專利產生之前的技術研發,雙方就會先簽訂相關之契約,並且約定因該技術研發所產生之產品、技術或專利之歸屬為何者。

100年度行專訴字第82號之判例中,專利申請人以事前與專利權人簽定之契約證明目前的專利權人並非真正的專利申請人,而請求智慧局撤銷其專利權。因此,智慧局則依照專利法第107條第1項第3款,逕予撤銷該系爭專利之專利權。

至於智財法院之判決呢?智財法院認為系爭專利提出舉發,則參加人(本文所稱之專利申請人)所提出舉發之事由係屬其與原告(本文所稱之專利權人)之私權爭執,並非公法事件,應由普通法院以民事訴訟程序確定之,被告機關(專利局)對於參加人與原告間之私權爭執,並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與原告間之私權爭執表示意見,亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力,至為明確。換言之,雖專利法第107條規定在專利權人非專利申請權人之情況下,專利專責機關應撤銷其專利權,然而,專利專責機關卻無權限審酌與認定該私權爭執。

相對地,在審酌新穎性、進步性或明確性的舉發時,專利專責機關則有權限認定前述舉發事由。換言之,即便是舉發案件,亦會因舉發理由之不同,而有不同的處理原則。

智慧局分析檢討本案之狀態,雖認為其本身所做出之判決於法有據(專利法第107),並且需依舉發之申請而有相對應之作為。然而,針對私權糾紛之權限,智慧局亦同意應於民事侵權訴訟審定後,始作成舉發成立之審定,應可免於智財法院所稱舉發審定理由於法不符之情事發生。    

參考資料

100年度行專訴字第82

台灣專利法

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在許多判例中,可以發現一件事,對於新穎性或進步性的核駁審定,往往可以透過解釋說明的方式,藉以使審查委員取消新穎性或進步性的核駁,然而,若是申請專利範圍不明確,並且發明說明或圖式無法適當的支持申請專利範圍時,將會很難扭轉審查委員的想法。因此,發明說明是否充分揭露,其重要性並不亞於申請專利範圍的構築。在98年度行專訴字第130號中的系爭專利的判決中,將可看到發明說明的重要性。

在該案中,被告(智慧局)並不對原告(專利申請人)之專利申請做新穎性或進步性的核駁,而是單純以申請專利範圍不明確,直接打回原告之專利申請。其中,被告認為方法以四個步驟中的兩個步驟組合來達成所宣稱的技術功效並不明確,因為其組合關係共有六種(法院判決中說明實際上為15種,因申請專利範圍實際上是四個步驟中的至少兩個步驟);而原告則認為若是分開撰寫將不符合申請專利範圍簡潔之要求。

然而,私以為,若是分開撰寫可能會造成單一性的問題,或許處理該件專利之撰寫人,考慮到單一性問題,所以才使用此種寫法。其可能是因為若是按照一發明一申請,將會導致發明申請量增加,而需要繳交倍數以上的規費。是故,在該案申請之審查過程中,申請人並未針對明確的問題進行申請專利範圍大修之動作。

至於法院之觀點呢?法院認為還是需要回歸到法規本身或審查基準之規定。如果申請專利範圍不明確,得以參照發明說明或圖式輔佐解釋,所以法院並未直接認定「四個步驟中的兩個步驟組合」此種寫法不可行,而是認為系爭專利的發明說明中並未完全支持申請專利範圍的所有樣態。其中,系爭專利的發明說明僅為記載各單一步驟所對應之實施方式,究竟其各個步驟之間是否有無先後執行順序關係而彼此關聯,或是各個步驟彼此間無關聯而能夠分開單一執行作業,亦或是僅以四個步驟中的至少二者之任意步驟組合而無先後執行順序或同時執行即可達到系爭案之技術功效,系爭案發明說明並未明確說明且未充分揭露。

 

【小結】

就該案而言,在專利審查過程中,智慧局認為申請專利範圍不明確,乃因為四個步驟包含兩個步驟以上的寫法並不明確,而法院認為其主要是因發明說明僅揭露一實施例,所以申請專利範圍並無法被支持。雖然兩者所判定之結果相同,但是所判定之理由卻不太一樣。然而,對於專利申請人而言,如果判定不予專利之理由不同,所採取答辯的方式亦不相同,最終所能核准的申請專利範圍可能會因此有若干差異。

至於若是在撰寫申請專利範圍使用類似該案系爭專利之寫法(N個步驟中的至少M),並且在說明書中完整掲露所有種類的樣態呢?私認為根據目前的判例斷言此種寫法是否合乎專利法以及專利審查基準之規定似乎過早,需待智慧局或相關法律規定之闡釋,始能定論。

 

參考資料 

98年度行專訴字第130

台灣專利法

專利審查基準

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在申請發明專利時,通常會接到至少一次的審查意見通知函,其中可能對於申請專利範圍有新穎性、進步性或是揭露不明確的事由,然而,其中,若是審查獨立項時不符合新穎性、進步性的規定時,附屬項則不必然地不符合新穎性或進步性之規定。不過,若是審查委員認為獨立項揭露不明確時,則附屬項也將同時不明確。

同樣地,在舉發的過程中,也是用類似的審查方式,只是角色不同而已。更簡單的說,可以將舉發人視為審查委員,而被舉發人就是專利權人。其中所使用的審查方法也是類似於審查基準中的方法,惟,最後的決定者是智慧局。至於智慧局是如何得作成判斷?通常是就舉發人與專利權人所陳述的意見,接著作成舉發成立或不成立的判斷。然而,實質上作成舉發成立或不成立的還是審查委員,審查委員還是可能有判斷錯誤的時候,請參閱99年度行專訴字第64號之判決。

於該案判決中,法院解釋有關進步性之審查,應以每一請求項中所載之發明的整體為對象,亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量,逐項進行判斷;另,就技術內容的組合對該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯,應依發明所欲解決之問題,引證文件的內容是否屬相關技術領域,是否有合理之組合動機等決定之。另外,於處分若是未具體論述,而逕謂前案之組合可證明系爭專利附屬項不具進步性,自嫌率斷。

而審查委員通常是怎麼作的呢?通常地,審查委員應該具體指出系爭專利與前案各元件的對照,並且指出前案在何處已揭露該些技術。

然而,實務上,卻往往會遇到這樣的情況,例如審查委員直接認定系爭專利某些技術特徵是屬於習知技術,甚至不附上前案供申請人答辯。如果接到這樣的審查意見通知函,通常會導致申請人無法有效的針對此點提出答辯,因為無法比對該習知技術。

另外,該案之判決中,更提到等效置換的判斷方法,「等效置換,係指具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識即能予以置換,且未產生無法預期之功效者而言。」換言之,若是系爭專利的技術無法置換或是可產生無法預期之功效時,就沒有等效置換的適用。

然而,此等效置換的適用,卻往往因人而異。因此,較佳的方式應該是回歸到前案或先前技術是否有明示或暗示可置換或可產生無法預期之功效之語句。經由該些語句的闡述,而讓該領域具有通常知識者,可以簡單轉換或等效置換該些技術特徵,始具有較佳的說服力。

 

參考資料 

 

99年度行專訴字第64號之判決

專利審查基準

台灣專利法

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按專利法第26條第2項規定:「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施」,指發明說明之記載,應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上,參酌申請時的通常知識,無須過度實驗,即能瞭解其內容,據以製造或使用申請專利之發明,解決問題,並且產生預期的功效。所稱通常知識,指該發明所屬技術領域中已知的普通知識,包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊,或從經驗法則所瞭解的事項。

然而,不論是在專利實體審查或是舉發案件中,常常會出現對於「該發明所屬領域具通常知識者」判定不同之詞。舉例而言,在98年度行專訴字第84號判決中,專利權人主張「聚氧丙醇」與「輕酸脂」係化工領域中常用的界定用語,而非原處分機關或訴願決定機關所言為「事後的補充說明」;然而,智慧局主張「聚氧丙醇」與「輕酸脂」兩種成分,在國立編譯館學術名詞資訊網檢索資料及化工商情網檢索資料中並無任何資料之出現。此外,智慧局更主張雖專利權人提出此些名詞為化工領域中常用的界定用語,但是在系爭專利之說明書中並無相關之描述,因此發明所屬技術領域中具有通常知識者,並無法瞭解其內容,且無法據以實施,系爭專利有違專利法第26條第2項之規定。

因此,該案之爭點就在於,系爭專利之「聚氧丙醇」與「輕酸脂」之記載是否違反專利法第26條第2項之規定?

就判決結果而言,法院針對「聚氧丙醇」與「輕酸脂」分別有不同之見解。首先,針對「輕酸脂」而言,由於「酸脂」在ㄧ般機械加工領域為常見的潤滑劑或添加劑,並且「輕」或「重」的用語關係在化工產業用來界定化合物分子量大小之用語,所以法院就此點認為,「尚難認定其違反專利法第26條第2項之規定」。

至於「聚氧丙醇」之見解呢?法院認為兩造可查到之技術文獻僅出現「異丙醇」或「聚丙醇」,亦即均未出現「聚氧丙醇」,因此,「聚氧丙醇」應為專利權人所新創之化學名詞,需負舉證責任。雖專利權人已說明「聚氧丙醇」係表示氧的含量比「聚丙醇」高,然而,此一說明卻不為法院採信。法院認為,專利權人並無法提出「聚氧丙醇」之具體化學結構式,並且化合物中各元素含量具有一定比例為化學之基本常識。基於前述之原因,法院判決系爭專利中「聚氧丙醇」之揭露並不符合專利法第26條第2項之規定。

 

【小結】

專利說明書撰寫時,需考慮讓該發明所屬技術領域中具通常知識者瞭解其內容,其中,對於名詞的選用需相當之小心,如果不確定該名詞是否能讓通常知識者瞭解,較佳的方式可以先查詢以公開或公告之先前技術,或是具有公信力之專有名詞查詢網站。若是皆無法查詢得知,則可在說明書中盡可能的詳細描述該新創名詞之結構、功效、製法等等,以避免違反專利法第26條第2項之規定。

 

參考資料 

 

 

98年度行專訴字第84號判決

 

台灣專利法

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專利法第26條第2項規定,「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」另外,專利法第26條第3項規定,「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明,各請求項應以簡潔之方式記載,且必須為發明說明及圖式所支持。」簡言之,申請專利範圍需簡潔,並且發明說明及圖式要支持該申請專利範圍,而發明說明又必須讓通常知識者可以實施。然而,實際上專利權所保障的範圍僅為申請專利範圍,並不包含發明說明,或許讀者在此開始有些混淆,那麼,發明說明除了用來「實施」之外,主要還有甚麼用處?

審查基準中對於申請專利範圍之認定實際上如後所示,「申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎,並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時,原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍,予以認定。對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明;對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時,則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。」換言之,若是對於申請專利範圍中之記載有問題而需要解釋時,可以考慮發明說明的文字。

在98年度行專訴字第128號判決之判決要旨中亦同意審查基準之說明,並且更進一步的針對發明說明與申請專利範圍之關係。其中,發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考,但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據,因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件(文字、用語),而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍,亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件,否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的,亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動,違反信賴保護原則。

 

【小結】

實務上,在核駁答辯的過程中,即便是具有多年經驗的專利工程師,也可能會在答辯過程中,因為不小心將僅在發明說明揭露之限定條件讀入申請專利範圍,導致於在答辯過程中因為沒有實質限定申請專利範圍,而無法說服審查委員先前技術與申請專利範圍之區別。另外,就發明人之角度而言,因為發明人往往會就申請專利之發明說明所揭露之內容,認定前案與申請專利截然不同,而忽略了專利權所保護之標的實為申請專利範圍本身。 

 

參考資料

98年度行專訴字第128號判決

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專利法第7條第2項規定,職務上之發明、新型或新式樣,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明,必與其受雇之工作有關聯,即依受雇人與雇用人間契約之約定,從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作,受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等,因而完成之發明、新型或新式樣專利,其與雇用人付出之薪資及其設施之利用,或團聚之協力,有對價之關係,故專利法規定,受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣,其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係,其重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

專利法逐條釋義中亦說明,職務上發明係指受雇人於僱傭關係存續中,基於本身派受工作之範圍內,所完成之發明,發明為工作內容之一,也是執行職務之結果。如於僱傭關係存續中,完成與職務無關之發明,則非屬職務上發明,故並非所有雇傭關係存續中之發明,均屬職務發明。亦即與受雇人本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之發明,方屬之。因此,是否為職務發明,取決於職務工作內容與發明、新型、新式樣之內容,而不在於是否於上班時間內完成。

前述之判斷,只要受雇人在雇傭關係時,所發明之創作若是有使用到本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之經驗,應當視為職務發明,其專利申請權及專利權屬於雇用人。

然而,實務上是否為職務發明之判斷,很容易會因為證據的不同而產生不同的判決結果。

舉例而言,100年度民專訴字第89號判決以及智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號中,其係為同一案件之不同審級判決。其中,在100年度民專訴字第89號判決中,由於雇用人提出與受雇人之相關契約之等等證據,佐證該受雇人所申請之專利為職務上發明,是故,法官據此做出專利申請權及專利權屬於雇用人之判決。然而,受雇人提出上訴,亦即智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號之判決,受雇人提出種種證據,例如職務上僅為管理該公司的研發部分、證人證詞佐證或是系爭專利並非該公司之研發方向等等。是故,法官針對此些證據重新判定系爭專利非屬職務上發明。

實務上常有公司與其受雇人間針對專利權歸屬發生爭議之案例,對於是否屬職務上發明,通常並非單純自客觀形式認定,尚應就綜合情事,探求當事人真意而為認定。換言之,其重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

 

 

參考資料 

100年度民專訴字第89號判決

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51

台灣專利法

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專利法第一百零九條第一項規定新式樣,指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。簡言之,新式樣專利主要是訴求於物品之外觀之保護。然而,當進入到新式樣專利侵權判斷之際,實務上又是如何判斷?

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7號中,判決要旨明載,新式樣專利之侵害判斷,應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」,及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟,而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時,對照於申請前之先前技藝,在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵,並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」,則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準,解析被控侵權物品之技藝內容,進而以普通消費者之水準,判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時,再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準,判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵,若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似,且包含新穎特徵,始落入申請專利之新式樣範圍,而構成侵害。

其中,從判決理由中更可看出實際判斷產品是否侵害新式樣專利時,主要需系爭專利分析、系爭產品技術內容、物品相同或近似判斷、整體視覺性設計相同或近似判斷、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等等之要點。

另外,關於請求損害賠償之金額,由於專利法規定以銷售侵權物品全部收入為所得利益做為損害賠償之金額,是故法院認為上訴人抗辯以系爭產品十分之一計算系爭產品之獲利,做為賠償金額,顯屬無據。然而,這次專利法修正案,基於專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌,因此,刪除總銷售說之規定,於請求損害賠償時,應依實際個案情況衡量計算之,故未來個案損賠如何主張計算,殊值觀察。

 

參考資料 

 

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7

台灣專利法

專利審查基準

 

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專利法規定,「凡可供產業上利用之新型,無下列情事之一者,得依本法申請取得新型專利:一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」然而,實際上又是如何判斷何為已公開使用呢?請參看【附件】以及後文之案例分析。

 

【原告主張之簡述】

被告雖標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/ 功能建置案」(下稱「天羅地網專案」),並於911220實施完成,92120經驗收合格完畢。然而,其並未達成公開之要件,因此,原告93528申請之專利不因被告實施之「天羅地網專案」喪失新穎性。

再者,被告於9763標得花蓮縣警察局之97年度治安防治專案重要路口監視及錄影監視系統整合採購案,被告參與上開招標所使用之技術,為原告系爭專利範圍內,被告未取得原告之授權,逕使用系爭專利,嚴重侵害原告之權益,故請求損害賠償。

 

【被告主張之簡述】

被告認為「天羅地網專案」係採公開招標,且領購對象並未限定特定廠商,並且在該天羅地網專案公開使用時舉辦啟用典禮,並有簡報介紹該項系統之運作模式、採用設備與功能等。故原告之系爭專利已欠缺新穎性。

另外,系爭專利之新型專利技術報告書中,系爭專利第1項與前案比對結果為無進步性。

 

【本案爭點】

根據原告與被告之主張,可歸納出本案之爭點為:

    () 原告得否請求禁止被告繼續施作於專利申請前即已實施之技術內容。

    ()「天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案。

 

【研析】

本案主要涉及關於先使用權之抗辯主張,以及在申請專利前,該相同技術方法已因機關公開招標採購程序而構成喪失新穎性。

法院於判決中表示,系爭專利原告係於93528申請,惟被告於92120即已實施系爭專利之技術內容,依專利法第57條第1 項第2款及第2項規定,被告自得於原有事業內,於9763向花蓮縣警察局投標「97年度治安防治專案-重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」,並於得標後繼續實施該技術內容以履行採購合約之義務,此即學理所稱先使用權之概念。由於有關侵權訴訟,主張先使用權案例並不多,本判決對於先使用權之性質、範圍及效力,亦未加以闡述,值得進一步蒐集研究。

另法院於判決中表示,專利法第94條第1項第1款之「公開使用」,係指將專利之技術手段實施於物品或方法上,而應用其技術功能之使用行為;或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容,使該技術處於公眾得以知悉之狀態。該技術縱未見於刊物,若該採購案所揭露之技術內容已為業者公開使用,亦得做為其喪失新穎性的事由。縱該標案被告未得標而由他廠商得標,他廠商亦得實施該技術內容,該採購案之技術內容已因公開招標而處於公開得使用之狀態。

政府採購過程中,採購標的難免可能涉及他人專屬權利,經查智慧財產法院專利民事判決中與政府採購相關之判決,主要有「採購標的侵害他人專利權,採購機關是否應負共同侵權責任」(智慧財產法院民事判決97年度民專訴字第4號),法院於該判決中表示,公開招標之標的如涉及智慧財產權者,應由得標廠商負責取得授權。因投標廠商曾出具切結書保證無侵權情事,故就該個案認為採購機關不構成共同侵權行為。另外,智慧財產法院98年度民專上易字第26號民事判決認為,投標廠商參與投標時,應警覺該樣品係他人擁有專利權之物品,而其本身既非上開樣品之智慧財產權人,就合理之作為而言,其應探詢該樣品之來源,詎其完全未經查證,仍以最低價得標,則其對於因此侵害上訴人智慧財產權一節,難謂投標廠商毫無過失。

 

【小結】

根據前開段落之敘述,實務上在判斷新穎性之要件時,雖往往是以申請前已見於刊物做為判斷原則,然而,還是必須考慮已公開使用的情況。於本案例中,公開使用的情況可以是在戶外大量的施作工程,並且「天羅地網專案」之系統相關設備基本需求架構已在專案需求計畫書明確揭露,因此,原告之系爭專利已因「天羅地網專案」揭露而喪失了新穎性。

另外,原告雖主張被告與桃園縣警察局就「天羅地網專案」所締結之契約第15條訂有保密條款之約定。然而,技術特徵與契約內容之保密係屬截然不同之兩事,揆諸前揭契約文義,僅能解釋為被告就系爭契約內容負有保密之義務。由此可見,保密條款與技術特徵之揭露無法一概而論。

此外,專利法規定,「發明專利權之效力,不及於下列各款情事:二、申請前已在國內使用,或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。」專利法第57條第1 項第2款、第2項、第108條定有明文。

續言之,原告於93528申請系爭專利,被告於92120即已實施系爭專利之技術內容為桃園縣警察局建置「天羅地網專案」完成,則被告於系爭專利申請前即已實施系爭專利之技術內容。又被告係於91821標得前揭桃園縣警察局之「天羅地網專案」,則被告向警察機關投標施作相關無線監控系統工程,係屬被告之原有事業,至為明確。

然而,若是92120所實施「天羅地網專案」非被告完成,則被告則不得據此主張先使用權,而需提出其他證據證明其為專利申請前已在國內使用或已完成必須之準備,始得主張。

另外,政府採購過程中,採購標的若是涉及他人專屬權利,應由得標廠商負責取得授權。

 

【附件】

判決字號:智慧財產法院99年度民專訴字第229號民事判決 

判決日期100824

系爭專利:「整合式無線監控系統」新型專利

判決要旨

    原告於93528申請系爭專利,被告於92120即已實施系爭專利之技術內容為桃園縣警察局建置「天羅地網專案」完成,則被告於系爭專利申請前即已實施系爭專利之技術內容。被告自得於原有事業內向花蓮縣警察局投標「97年度治安防治專案-重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」,並於得標後繼續實施「天羅地網」之技術內容以履行採購合約之義務。核原告主張被告侵害系爭專利,為無理由

    所謂公開使用,係指將專利之技術手段實施於物品或方法上,而應用其技術功能之使用行為;或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容,使該技術處於公眾得以知悉之狀態。「天羅地網專案」縱令未見於刊物,惟該專案所揭露之技術內容已因桃園縣警察局透過公開招標程序使技術文件處於不特定人得知悉與利用,自屬處於公開得使用之狀態。

 

【判決摘錄】

(一)原告主張

 1原告於民國93528向智慧財產局申請「整合式無線監控系統」新型專利(下稱系爭專利),原告並於97417申請更正專利範圍,專利權期間自9441104527日止。

 2被告於9763標得花蓮縣警察局之97年度治安防治專案重要路口監視及錄影監視系統整合採購案,已安裝於花蓮縣政府警察局及各重要路口(下稱被控侵權物品),被告參與上開招標所使用之技術,為原告系爭專利範圍內,被告未取得原告之授權,逕使用系爭專利,嚴重侵害原告之權益。

 3被告於91821標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/ 功能建置案」(下稱「天羅地網專案」),並於911220實施完成,92120經驗收合格完畢,被告於該專案使用之技術特徵與系爭專利是一樣的。惟天羅地網專案等文件係以招標文件之方式呈現,並非見於圖書刊物,且並未全部上網公告,又該等招標文件之領取者,僅係為特定之投標廠商,且招標文件均需付費領取,非處於隨時可供閱讀之公開狀態,是該等文件僅為特定之多數人得知悉,不符合專利法第94條第1項所謂「公開」之要件,因此原告於93528依法取得系爭專利權之後,被告即不得繼續施作。

又查招標文件中契約約定有保密條款,依天羅地網專案之契約書第15條『保密之責任如下:一乙方對本專案各項文件內容及使用之資料,應負保密責任,並負責對乙方專案經理及專屬人員簽署保密契約,非經甲方書面同意,不得供給其他個人、機關、團體或公司行號參考,或運用於本契約無關之工作』,即得標廠商均需對招標文件所有內容予以保密,舉重以明輕得標廠商需要對於所有內容保密,則所有領取招標文件之特定人當亦需對招標文件保密,可知系爭專利之技術    並未公開,僅於特定人間知悉而已。

再查「公開使用」係指透過使用行為而揭露技術內容,使該技術能為公眾得知之狀態,被告雖稱天羅地網專案曾召開啟用典禮、發傳單及新聞報導,然就該領域具有通常知識之人即便參與啟用典禮或取得傳單及新聞報導,仍無法完成該技術,故被告無法舉證系爭專利屬公開使用或公開刊物已揭露系爭專利。

4為此,依據民法第184條第1項、專利法第108條準用第84條第1項、第85條等規定,爰請求被告給付損害賠償。

 

(二)被告主張 

1被告認為天羅地網專案係採「公開招標」,且已於9181對外公告,該專案評選須知及其附件依法亦應公開,再者,該招標文件之領購對象不限於特定廠商,得不具名領取,縱使需付費購買,仍不影響其公開性。且該建置案亦於92120經驗收合格,並已公開使用該系統,桃園縣警察局當時有舉辦啟用典禮,典禮中除正式啟用天羅地網監視系統外,亦有簡報介紹該項系統之運作模式、採用設備與功能等。而原告之系爭專利於93528始向智慧財產局申請,可見,原告之系爭專利欠缺新穎性。

智慧財產局於9714發函予原告,檢送新型專利技術報告乙份,該報告中第14項比對結果:引用932 25日公開之「中華人民共和國專利公開第CN0000000A號」及90111公開之「美國專利公開第2001/0000000A1」等文獻,系爭專利第1 項比對結果為「本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,無進步性。」且系爭專利僅係前開美國專利與無線區域網路之簡單集合,對於該技術領域中具有通常知識者,依據當時監視系統技術與無線區域網路技術可輕易完成,可見系爭專利欠缺進步性。

2綜上,請求駁回原告之訴,並陳明如受不利判決,願供擔保請准宣告免假執行。

 

二、本案爭點

() 原告得否請求禁止被告繼續施作於專利申請前即已實施之技術內容。

()天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案。

 

三、判決理由

(一)被告於該採購案實施系爭專利之技術內容,為專利權效力所不及範圍

1.按「發明專利權之效力,不及於下列各款情事:二、申請前已在國內使用,或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。」專利法第57條第1 項第2款、第2項、第108條定有明文。

2.經查原告於93528申請系爭專利,被告於92120即已實施系爭專利之技術內容為桃園縣警察局建置「天羅地網專案」完成,則被告於系爭專利申請前即已實施系爭專利之技術內容。又被告係於91821標得前揭桃園縣警察局之「天羅地網專案」,則被告向警察機關投標施作相關無線監控系統工程,係屬被告之原有事業,至為明確,參酌前揭規定,被告自得於原有事業內向花蓮縣警察局投標「97年度治安防治專案-重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」,並於得標後繼續實施「天羅地網」之技術內容以履行採購合約之義務。核原告主張被告侵害系爭專利申請專利範圍第123478910項,為無理由,不應准許。

()「天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案:

1.按「凡可供產業上利用之新型,無下列情事之一者,得依本法申請取得新型專利:一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」專利法第94條第1項第1款定有明文。次按所謂公開使用,係指將專利之技術手段實施於物品或方法上,而應用其技術功能之使用行為;或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容,使該技術處於公眾得以知悉之狀態。

2.原告雖主張:「天羅地網專案」係屬未公開之資料,不得作為舉發系爭專利無效之引證案云云。惟被告抗辯「天羅地網案」之技術內容已見於刊物與公開使用,得作為舉發系爭專利無效之引證案。足見被告並非僅係以「天羅地網專案」已見於刊物作為系爭專利喪失新穎性之唯一理由,並以「天羅地網專案」之技術內容已經公開使用作為系爭專利喪失新穎性之理由,則「天羅地網專案」縱令未見於刊物,則該專案所揭露之技術內容如已為業者公開使用,「天羅地網專案」之技術內容亦可作為舉發系爭專利之引證案。惟查被告得以施作該專案係其得標    之故,如其未得標而由他廠商得標,他廠商亦得實施「天羅地網專案」之技術內容,則「天羅地網專案」之技術內容已因桃園縣警察局公開招標而處於公開得使用之狀態;況「天羅地網專案」之系統相關設備基本需求架構為:一、路口監控端相關設備內容,計有()攝影機組、()數位錄影主機、()穩定ON-LINE 網管型UPS()無線微波通訊設備(含天線)、()戶外防水型收容機箱、()電源引出保護裝置、()配線電纜線材;二、無線微波中斷站相關設備內容,計有()無線微波中斷站相關設備內容、()穩定ON-LINE 網管型UPS()    外防水型收容機箱、()電源引出保護裝置;三、監視遠控端,有該專案需求計畫書1件在卷足憑,得標廠商於施作「天羅地網專案」時必須於戶外大量施工,則被告於92120「天羅地網專案」建置完成時自屬已公開使用其技術特徵。

3.原告雖主張:被告與桃園縣警察局就「天羅地網專案」所締結之契約第15條訂有保密條款之約定;又「天羅地網專案」之招標文件,領取者僅係特定之投標廠商,且招標文件均需付費領取,亦非處於隨時可供閱覽之狀態,則「天羅地網專案」之技術內容不能認為已公開云云。惟:

(1)按技術特徵與契約內容之保密係屬截然不同之兩事,揆諸前揭契約文義,僅能解釋為被告就系爭契約內容負有保密之義務,且如將保密義務解釋為包括「天羅地網專案」之技術內容,被告於嗣後即不可再參與警察機關有關之無線監控系統投標案,否則即屬違反不得將「本專案各項文件內容及使用之資料,運用於與本契約無關之工作」之約定,無異係就政府採購加諸予被告不公平與不平等之歧視待遇,則桃園縣警察局既未主張其係「天羅地網專案」技術內容之權利人,自不能認前揭契約保密條款約定之保密範圍包括「天羅地網專案」之技術內容在內。

(2)查「天羅地網專案」係桃園縣警察局所創作,其透過公開招標程序使技術文件處於不特定人得知悉與利用之狀態,自屬公開使用,已因喪失新穎性而不得申請專利,況原告係於「天羅地網專案」建置完成後之93528始申請系爭專利,自不因僅有少數人領取「天羅地網專案」之招標文件,以及領取招標文件須支付費用,即可謂「天羅地網專案」之技術特徵,尚未經公開使用。

()綜上所述,「天羅地網專案」之技術內容既於原告申請專利前已公開使用,且原告又自認系爭專利之技術特徵已為「天羅地網專案」之技術內容所揭露,且揭露至喪失新穎性之程度,則系爭專利自有得撤銷專利權之事由,被告自得提出系爭專利無效之抗辯,則原告主張被告侵害系爭專利,自難認可採。

 

四、判決結果

原告依據侵權行為之法律關係,請求被告給付損害賠償,為無理由,應予駁回。

 

參考資料

台灣專利法

智慧財產法院99年度民專訴字第229號民事判決

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美國專利制度施行已久,已約莫有數百年的歷史,因此不論是在美國專利法或是其審查基準(MPEP)具有較為詳盡的規定以及複雜之態樣,美國延續案(continuing application)亦是如此。對於台灣人而言,若是向美國申請專利時,較常會遇到之態樣可能是請求分割(divisional application)或是請求延續審查(requests for continued examination),然而,在美國專利系統如此龐大的架構之下,應當對於各種延續案有一定之瞭解,在專利申請上才能有較多的對應策略手段。是故,本文遂針對美國延續案的態樣做初步之介紹。

首先,延續案之定義是甚麼呢?美國專利法並無條文特別規定,亦無明確定義出延續案之用語。然而在專利法施行細則中,則以「continuing application」一詞指出延續案之三種態樣,分別是:1.continuation application」,簡稱CA2.continuation-in-part application」,簡稱CIP3.divisional application」,簡稱DA

此外,依照實務界人士更將RCE案和重新領證案(Reissue)列為延續案之另外兩種態樣。

為方便論述上的一致性,本文將統一將「continuing application」稱為「延續案」;「continuation application」稱為「連續案」或「CA案」;「divisional application」稱為「分割案」或「DA案」;「requests for continued examination」稱為「請求延續審查案」或「RCE案」;「continuation-in-part application」稱為「部分連續案」或「CIP案」;「reissue」稱為「重新領證案」。

 

1.連續案(Continuation Application, CA)

CA案是在原申請案(母案)放棄或獲權前所提出的另外一件申請案,CA案與母案所揭示之內容相同,只有請求項(claim)不同。因此,不會有新技術的引進問題。

換言之,一件美國專利申請案,在母案放棄或獲權前,可以提出一件CA案,並且主張新的請求項。換言之,或許美國申請案中記載了多項技術並且多項技術未被主張在請求項之中,而申請人在母案申請流程之中得以提出CA案,其好處在於有效申請日可以受惠於原申請案的申請日。何謂有效申請日(effective filing date)?其指當後申請案主張其他美國國內之先申請案為優先權基礎案時,後申請案得以主張該最先之申請案的申請日為其審查專利要件之判斷基準日。

另外,CA案的應用亦可以在母案在審查程序中,有部分的請求項將要或已經獲准,因此先將尚待確認的請求項另申請CA案而繼續審查,母案則優先就可獲准的請求項取得專利權。

 

2.部分連續案(Continuation Application, CA)

專利申請案進入審查後,原則上申請人便無法增加說明書所述之內容,若發明人又有了新進展,在這種情況下申請人可以提出CIP來增加發明新進展的部分,所以在CIP案中,其說明書內容會有一部分與母案相同,當然也會新增一些事物(new matter)。其中,CIP之優點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日,但對於新事物的申請日還是要回歸CIP所提出之日期。

 

3.分割案(Divisional Application, DA)

分割案是以母案為基礎的一種繼續申請案,其係從審查中的母案中所分離出來,當專利申請案被審查委員認定包括兩個或兩個以上的發明,且是獨立的又不同的發明時,審查委員將會發出限制性請求(Requirement for Restriction),要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查,而申請人則可依據35U.S.C.121針對未為選擇的發明申請分割案。

 

在繼續介紹其他延續案之樣態之前,本文將先針對前述的三種延續案做一概括的說明。首先就文義上解讀,CA案或許和DA案相當類似,兩者都是將與說明書中之技術自母案分別獨立出來,然而,其最大的不同點應在於,DA案的產生是基於母案中的請求項有兩個以上的發明,所以造成一發明申請案中有兩個以上的發明,而發明人又同時想要申請兩個發明之專利時,所產生避免違法專利法的方式;反觀CA案並非是基於請求項有兩種以上的發明所產生之情況,而是往往基於專利申請策略需要,進而以CA案申請不同的請求項。

另外,由前段之描述可知CA案係類似台灣專利法第29條有關國內優先權之規定。然而,根據MPEP2701之規定,A patent granted on a continuation, divisional, or continuation-in-part application that was filed on or after June 8, 1995, will have a term which ends twenty years from the filing date of earliest application for which a benefit is claimed under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c), regardless of whether the application for which a benefit is claimed under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c) was filed prior to June 8, 1995. 」簡言之,在199568以後的CA案、DA案以及CIP案,其專利權截止日是以最早申請案之申請日起算20年。相對於台灣專利法有關國內優先權之規定並不相同,因國內優先權實質上可使專利權有效年限延長最多達一年。故兩者略有不同。

 

4.請求延續審查案(requests for continued examination, RCE)

專利申請案提出申請後,若審查委員認為該申請案不符合專利要件時,即會發出核駁審定書(Office Action)並敘明不予專利之理由,申請人則可依據審查委員之核駁理由進行答辯,只是當審查委員發出最終核駁審定書(final Office Action)時,若申請人再次進行之答辯仍無法說明書審查委員給予其專利時,審查程序就會終結。此時若要繼續審查程序,只能提出訴願(appeal)或是RCE兩種方式,又因為RCE的方式費用較訴願便宜,因此實務上往往是用RCE的方式來回應最終核駁審定,藉此延續審查。

至於RCE案似乎與CA案具有相當類似之效果,其差異為何呢?其中,RCE案主要是針對已結束之審查程序的申請案請求繼續審查,所以可視為該申請案的延續。而至於CA案之申請是基於母案之延續,實務上往往將CA案視為一新案(雖其優先權起算日為母案之申請日)

 

5.重新領證案(Reissue application)

重新領證就是專利權人對專利權的保護範圍進行修改後,由美國專利商標局重新授權的程序,是一個授權後的程序。當獲准專利的內容,有不小心或疏忽的錯誤時,由於該措物的存在使得本專利完全的或部分的無法實施或無效,專利權人可以透過提出重新領證的程序,修改因疏忽造成的錯誤,要求專利局對專利進行重新審查。

換言之,重新領證案類似於本國專利法中的更正制度,惟,美國專利法的重新領證案更包含了擴大保護範圍的態樣,其可在原專利授權日起兩年內提出申請。理論上,重新領證的專利應與原專利有同樣的效力和作用,但由於重新領證是對權力範圍的重新界定,有可能損害到公眾的利益,因此,重新領證的效力將會有幾種不同的情況:

1.對於權力範圍與原專利一致的重新領證專利,從原專利生效日起繼續有效;

2.對於權力範圍不同於原專利的重新領證專利,只能從重新領證日起主張權利;

3.重新領證後法律授與公眾一種絕對的權利,即繼續實施和從事重新領證前已進行的合法行為,重新領證前不侵權的使用或銷售,重新領證前已開始的投資或交易,只要是合法的重新領證後都可以繼續,不會被視為侵權。

 

參考資料

台灣專利法

美國專利法

美國專利審查基準(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))

高鼎懿,美國專利延續案與布局策略之分析

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