眾律國際專利事務公告
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目前日期文章:201206 (11)

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PCT國際專利申請簡述 

眾律國際法律事務所  專利程序助理許美盈

2012-06-28

壹、何為PCT

  PCT正式全名為<專利合作條約>(Patent Cooperation Treaty),主要涉及專利申請的提交、檢索及初步審查以其中包括的技術資訊的傳播的合作性和合理性的一個國際合作條約。直至2012年6月7日止,PCT共有146個會員國[1],及4個區域性專利組織[2]。在PCT的規定下,專利申請人可通過PCT途徑遞交國際專利申請,向他國申請專利。

       PCT之申請可分為國際階段(International Phase)與國家階段(National Phyase),兩者之申請簡述如下:

       1. 國際階段:

(1)將國際申請文件(international application)填好後交由受理局(receiving office)

(2) 國際檢索機構(International Searching Authorities)之國際檢索報告與書面意見

(3) 由國際局(the International Bureau of WIPO)附上國際檢索報告將國際說明書作國際公開(international search)

(4) 一個或多個以上的國際檢索機構的國際檢索補充(optional)

       2. 國家階段:

(1) 國家階段的程序並不是自動發生,而是申請人必須依各會員國的規定進入國家階段期限

(2) 辦理進入指定國家之國家階段的手續

(3)繳納國家費用、遞交翻譯成該國語言的國際申請。

(4)由各個會員國的專利局進行實質審查,單獨決定是否授予該國的專利權。

貳、PCT之便利與如何進入他國專利申請流程

一、PCT之便利

  透過PCT規定的程序在外國申請專利權,不止可為申請人帶來便利,也爲所欲申請專利的國家省去許多繁瑣的處理程序。而以PCT之規定申請專利之好處如下:

(1)         PCT之申請費用較低

(2)         申請人比他在PCT以外的程序多18個月時間考量是否希望在他國申請專利

(3)         只需提交一份申請便可向多國申請專利

(4)         申請日的保護:所有PCT會員國皆承認PCT國際申請日及優先權日

(5)         避免專利費用的浪費

(6)         節省國家階段的費用和流程:有個國際檢索報告和書面意見,在可適用的情況下,附于國際申請文件之後的國際初步審查報告,可減少各專利局的再次檢索所欲付出的勞動和成本。

 

二、PCT如何進入他國專利申請流程

  前以論及,申請人可經由PCT的申請程序向他國申請專利,至於如何解省向他國申請時所需的時間和金錢,以下就美國之申請為例:

在美國專利法裡,有關國際申請案之條文規定在第36節與第37節裡面,按美國專利法第371條(a)之內容明文規定:「在指定美國或選擇美國之國際申請按,由國際局收受國際申請案之申請專利範圍項目之修正,國際檢索報告及包括追加案之國際初步審查報告均為申請時所需之文件資料‧」又同條(b)款明定,國內階段應起始於依條約(PCT)第22(1)或(2)條,或39(1)(a)款規定期限之日。

  申請人應於USOTO提出申請,並且:

  (1) 繳納依第41條(a)項所述之國內規費

  (2) 提出國際申請案副本

  (3) 按PCT條約第19條規定,修正國際申請按之申請專利範圍項目之修正本,包括英文翻譯

  (4) 發明人之宣誓書或聲明

  (5) 國際先前審查報告的英文翻譯

  當申請人按PCT條約之規定向他國申請專利之時,可免去他國重新檢索之審查流程,可直接使用PCT之檢索報告與其報告意見書,而直接進入下一步之審查。

參考資料

1.  US-Patent-law

2.  PCT Resources, WIPO

http://www.wipo.int/portal/index.html.en 最後拜訪日(2012/06/28)

 


[1] 會員國共為:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BE, BF, BG, BH, BJ, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CF, CG, CH, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CY, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, FR, GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GR, GT, GW, HN, HR, HU, ID, IE, IL, IN, IS, IT, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MG, MK, ML, MN, MR, MT, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NL, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SN, ST, SV, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

[2] EPO(European Patent Office), ARIPO(African Reqional Industrial Property Organization), OAPI(African Intellectual Property Organization), EAPO(Eurasian Patent Office)

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近期美國專利訴訟簡論 

眾律國際法律事務所  專利程序助理許美盈

2012-06-27

壹、簡介

  隨著科技的發展與各國專利權的申請案增多,跨國訴訟的專利權之歸屬與主張也有增加之趨勢。例如蘋果與HTC的專利權之爭自2010年3月開始後,便陸陸續續持續著,兩邊攻防不斷,直至今年6月,雙方之專利權戰爭非但沒有休止,蘋果在美國維吉尼亞州地區法院,再度對HTC提高,而這次蘋果指控HTC違反FRAND條款和反壟斷訴訟,指控HTC用4G/LTE標準相對的關鍵專利。

  當企業在美國專利權遭人侵害時,專利權人有兩種方法得以救濟:(1)於美國聯邦地方法院提起民事專利侵害訴訟;(2)於美國ITC(United States International Trade Commission)[1]提起關稅法337條不公平競爭控訴。而專利權人可藉由這兩種方法分別取得:(1)美國國際貿易委員會337行政判決(禁運、禁止、查封及沒收令);(2)聯邦法庭禁止令。

       初步禁令(preliminary injunctions)是美國專利侵權訴訟中禁令性救濟(injunctive relief)之一,其頒布必須遵循一系列規則:

(1)請求頒布初步禁令的申請有必須舉證說明最終勝訴的合理可能性

(2)舉證說明,如不頒布初步禁令,申請人將蒙受難以彌補的損失

(3)法院必須考慮初步禁令授予與否會對其他利害關係人帶來的損害

(4)公共利益

       對於違反美國關稅法第337條[2]的專利侵權案件,ITC因其審理時間與程序比美國一般民事訴訟法院程序來得要快速且簡易,加上ITC裁定的效果是直接發生作用於進口貨物上,故較為更多人使用與聲請。

貳、近期案件

一、Pioneer v. Garmin [337-TA-694]

本案原告PioneerITC提起關稅法337條調查聲請,主張被告Garmin產品侵害其在美國所申請之專利,請求ITC發布排除命令(Exclusion Order),禁止被告侵權產品進入美國市場。

此案之聲請讓ITC對國內產業要件(Domestic Industry)有了最新判斷標準[3]

1. 被授權人是否利用系爭專利製造販賣產品

2. 專利組合授權契約中的專利數量

3. 系爭專利在專利組合授權契約中所占的價值比例

4. 系爭契約在授權協商過程中被加以討論的狀況

5. 系爭專利技術範圍與專利組合授權契約技術範圍的差異性

6. 系爭專利是否於訴訟中為專利權人所主張

7. 系爭專利是否與產業標準相關

8. 系爭專利是否為基礎或前端專利

9. 系爭專利是否於美國境內遭受侵權或實施

10. 市場上是否以其他方式承認系爭專利的價值

依上述10個判斷因素,先是界定授權投資中可歸諸於係爭專利的投資範圍後,再接著判斷該投資範圍是否達重大程度。

 

二、Super Speed v. Google

本案系爭美國專利編號US 5,918,244[4]

Google於今年4月剛推出雲端服務不久,Super Speed便向美國南德州聯邦地院對Google提告,控告Google所使用之雲端資料儲存服務,侵害到他們所擁有的快取技術專利。

早期美國專利商標局(USPTO)過於浮濫地核發軟體專利,而此案件之判決系爭有關早其軟體專利之有效性。[5]

參、小結

新技術的發明所帶來的也許不僅是龐大的商機,隨之而來的或許會是競爭對手的提告與法院禁令,專利權的爭奪與訴訟亦漸漸發展成跨國爭訟,有時兩間科技公司甚至同時在不同國家間存在著不同類別的專利爭訟(如蘋果與三星),台灣專利爭訟制度仍在發展,美國也逐漸發展出一套屬自己的審查標準予制度,在台灣專利爭訟制度尚未完全健全之際,美國判決上之案例可為我國在作判斷標準時的參考之一。

 

參考資料

  1. 美國337條款簡介,中華智慧資產經營管理協會第30期電子報

http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html (最後拜訪日 2012/06/27)

  1. 美國專利法,張乃根
  2. 蘋果與宏達電之專利戰,科技產業資訊室

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_015.htm (最後瀏覽日 2012/06/27)

  1. United States International Trade Commission

http://www.usitc.gov/ (最後拜訪日 2012/06/27)

  1. Supreme Court of the United States

http://www.supremecourt.gov/ (最後拜訪日 2012/06/27)

 


[1] 美國獨立之準司法聯邦機關,同時傭有決定工業進口產品與不公平交易行為之立法與行政權。

[2] 屬於美國當地「行政救濟」措施,主要針對他國以不公平進口方式採取邊境措施,最初是在1930年的美國關稅法第337章節出現,並經多次修定。當進口行為存在不正當競爭,且對美國國內相關產業造成實質性損害時,ITC可根據美國國內企業的申請進行調查。

[3] 原本337條文上對國內產業要件僅為:(1)投有重大廠房及設備,或(2)雇用大量員工,投入大量資本,或(3)在相關開發上進行重大投資,包涵工程上的設計、研究與開發或授權。

[4] 「在網路以一致性快速處理輸入輸出裝置的系統與方法」(Method and system for coherently caching I/O devices across a network)

[5] 對於(35 U.S.C. §101) 專利適格性標的之認定標準,美國最高法院於2012/03/20,在MAYO Collaborative Services, v. Prometheus Laboratories, INC.一案中,作出最新認定標準。

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權利金相關實務:巨擘科技vs荷蘭飛利浦一案 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-26

壹、案件背景:

智慧財產法院民事判決98年度民專上更()字第9

雙方於86623簽訂可錄式光磁碟和約2.01,並於合約內約定巨擘科技得使用荷蘭飛利浦公司所授權之專利於中華民國製造被授權產品,並於其他有專利權之國家就此製造之產品為使用、出租、銷售或為其他處分之權利。而後因該產品市場價格下降,而權利金佔其出售價格比例越來越高,擘科技認本案有情事變更原則之適用而主張減少權利金,然荷蘭飛利浦公司則主張擘科技應當按照合約內容給付所約定之權利金,並按約定之月利率給付遲延利息。

貳、法院判決

(一)本案爭點

1. 系爭合約含授權金條款是否有效?

2. 本件有無情式變更原則之適用?

()判決要旨

  「法律行為之違反分成『效力規定』或『取締規定』,公平法第10條第2款係規定獨占之事業不得對商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更,而違反上開規定者,於同法第41條設有限期停止或改正之要求及罰鍰規定,對於未依限期停止或改正之行為人,同法第35條則設有刑罰之規定。故該款之目的係為阻止獨占事業就商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更之情形繼續存在,是以設有限期停止或改正之要求,而對於前已發生之行為或仍不停止改正之行為人,則以行政罰或刑罰處罰之,故其目的僅係為制止該行為之繼續,而非否認該行為之法律上效果。故該款之規定應為取締規定,屬民法第71條後段所述情形,違反該款規定之行為,並不因此而無效。」

  「民事法院於具體個案因當事人之請求或抗辯認應適用情事變更之原則時,所為之調整僅係增減如依約履行所生之顯失公平結果,而非調整其原有之契約條件,且民事法院所為之調整僅係增減不合理之部分使其不會顯失公平,而非決定何謂合理之契約給付。另按為達一定行政目的之公行政行為,其本意雖非為調整私契約之效力,但如經公行政行為所管制或禁止之行為,係契約之基本條件,且依原契約履行會導致顯失公平之情形時,則無不許當事人向民事法院請求依情事變更原則增、減給付或變更其他原有效果之理。

參、判決研析

        一、權利金之簡介

按專利法第96條之修正理由[1],專利權人得基於專屬授權契約向被授權人收取專屬授權關係之權利金,或是在專利權受侵害時,得向因故亦或過失侵害其專利權者請求損害賠償。

權利金的計算有以下四種:

(1)    頭期款(Upfront Fee):簽約時所要求的權利金。

(2)    定期的權利金(Patent Royalties):依照專利使用年限以及市場銷售狀況,雙方談定依一定數額或依售價的相當百分比計算所應支付的權利金。

(3)    技術移轉年費(Technology Fees):賣方移轉技術內容,買賣雙方訂定限定年限,在此年限內每年支付移轉費用,費用可依市場銷售價格而定百分比計算。

(4)    全期款(Lump Sum Payment):雙方同意將所有權利金一次付清,不論以後市場成長狀況如何,雙方各自承擔未來市場開發的風險。

        二、權利金之計算

一般而言,專利授權權利金的類型其計算方式可分為二大類:定額權利金與計量權利金。由於採取定額權利金仍不容易估計未來收益情形,因此實務上多採取計量權利金模式

當專利權人權利受侵害時,按專利法修正條文理由,現行係採總銷售說,明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額,顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除專利法第97條第2款後段[2],於請求損害賠償時,依實際個案情況衡量計算之

        三、代結論

在本案判決中,法院認為情事變更係法院依職權公平裁量為增、減給付之判決,應審酌一方因情事變更所受之損失,他方因情事變更所得之利益,及其他實際情形,以定期增、減給付之數額。法院認在本案中荷蘭飛利浦公司與新力公司及太陽誘電公司於光碟片技術市場,具有壓倒性優勢,得排除其他事業參與競爭,屬獨占事業,在市場中占有優勢。在光碟片價格下滑的情況下,仍不給予被授權人談判之機會,仍維持原授權金之計價方式,,造成光碟廠商沉重負擔,已然違反公平交易法第10條第2款之行為。

 

 

 

參考資料

  1. 專利法修正總說明,9226
  2. 智慧財產法院民事判決98年度民專上更()字第9

 

 


[1]專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明,其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害,自亦限於授權範圍內始能為之,爰予明定。至於專利權人為專屬授權後,得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權,經查各國(美、英、日、德、澳洲)立法例,並無此限制,且於專屬授權關係存續中,授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準,於專屬授權關係消滅後,專利權人則仍得自行或授權他人實施發明,是以專利權人於專屬授權後,仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益,不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權,併此說明。

[2]九十七條  依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。

 

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專利侵權之相關實務判決 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-25

 

壹、審理流程簡介

按智慧財產組織法第3條第1款與第3款之規定,依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟案件,或因專利法所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件,由智慧財產法院管轄。又依民國97424日院台廳行一字第0970009021號事件函知內容,民事有關事件為智慧財產法院管轄之部分為:(1)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件;(2)當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的,其中主要部分涉及智慧財產權者,如係基於同一原因事實而不宜割裂,均為智慧財產權訴訟。

智慧財產民事訴訟事件審理模式為:(1)一審為民事訴訟;(2)兩造均為本國人(原告為專利權人,被告為行為人)(3)原告未申請更正申請專利範圍;(4)被告為專利權有效性抗辯;(5)配合案件流程管理制度。

在第1次言詞辯論期日前,兩造應依民事訴訟法第266條之規定提出各項事實及法律上爭點、理由及證據,暨提出調查證據或命當事人或第三人提出文書、物件之聲請,俾利於準備程序訂定審理計畫。又若當事人認應提出之文書涉及營業秘密,得依智慧財產案件審理法第11條及第12條之規定聲請核發秘密保持命令。

在準備程序中,係整理爭點和訂定審理計畫,其主要準備工作為:

1. 依民事訴訟法第268條之1整理並協議簡化爭點(例如申請專利範圍之解釋、權利有效性、侵權與否、損害賠償額計算之爭執等)。

2. 針對簡化之爭點,確立調查證據之方法及順序(例如有無鑑定、勘驗、調卷、函查之必要),訂定審理期日。

3. 命當事人或第三人於一定期間提出文書或物件。

4. 如當事人主張或抗辯專利有應撤銷之原因(權利有效性之爭執),必要時,得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。

5. 專利有效性與侵權與否之審理次序依具體個案定之。

6. 法官諭知當事人如未依審理計畫遵期提出主張、答辯、證據,將依法發生「失權效果」。

準備程序完後,將第1次言詞辯論所欲辯論之爭點、使用之證據方法全數提交法院,並將繕本送達對造。兩造在經過至少1次的言詞辯論後,若再無言詞辯論的必要時,法院在60日的期間宣布判決結果。

 

壹、相關實務

隨著科技的進步與發展,社會大眾對於自身財產權的保護由有形財產延伸到無形財產,而專利權之侵害在近年來更是隨著案件量的增加,而越來越被重視,基於專業分工與加速解決訴訟紛爭的目的下,我國更是於200871成立智慧財產法院。

以下就智慧財產法院幾個主要判決對專利侵害作進一步的說明:

1. 99年度民專上字第24號民事判決

在此判決中,法院就專利侵害鑑定流程明確分為兩個階段,並進一步說明其鑑定步驟。

此判決將專利侵害之鑑定流程明確分為兩階段:(1)解釋申請專利範圍;(2)比對解事後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)

而判決文中更進一步說明其鑑定步驟:「就上開比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)則包括下列步驟:1.解析申請專利範圍之技術特徵;2.解析待鑑定對象之技術內容;3.基於全要件原則(all- elements rule / all-limitations rule),判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」;及4.基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。鑑定侵害判斷應有一定之流程,即鑑定侵害之第一步需先明確申請專利範圍之內容,然後解析申請專利範圍技術特徵之構成及待鑑定樣品(侵害物)技術內容之構成,再適用全要件原則、均等論或逆均等論、禁反言原則等,加以判斷。」

        2. 99年度民專上字第15號

就專利侵權訴訟損害賠償之請求權方面,法院判決以填補損害為專利侵群賠償之主要目的,即若客觀上無損害發生,則僅能請求防止損害,而無法請求損害賠償。

法院見解為:「損害賠償之目的在於填補損害,倘損害並未發生,或無從證明確有損害,縱有上開排他行為之發生,仍非當然可請求「損害」之彌補,例如,侵害專利權物品之販賣,固可認為係對於專利權之侵害,且因侵權物品之販賣,對於專利權人確有產生排擠或減少權利金收入之效果,自得認為專利權人之損害確已客觀上發生,惟倘僅係為販賣之要約,或僅係製造,而未及販售,因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生,亦尚未產生競爭產品之排擠效應,此時,此種未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為,僅有侵害之虞,專利權人僅得請求防止之,不得因此請求損害賠償,此為當然解釋。而侵害專利權物品之販賣行為,既已產生排擠效果,且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害,此際,專利權人即可依專利法第85條規定計算其損害。倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣,專利權人不論係依授權金計算其損害,或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求,性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補,專利權人依法僅得就上開計算方式「擇一」,不得主張除依權利金請求之外,對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入,一併加計。」

        3. 99年度民專上字第27號民事判決

此判決係在對於專利侵權事實之判斷與有效性審查,並無存在先後順序關係。

其判決摘要為:「於專利侵權損害賠償訴訟程序中,倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時,則法院固應就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因自為調查,若該專利具有應撤銷、廢止之原因,縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形,該專利權人亦不得對他造主張權利,亦即不得請求損害賠償。反之,倘被控侵權物品並未落入該專利申請專利範圍,而未侵害專利權,縱然專利權之有效性並無疑義,法院仍得據此駁回權利人之請求,無須再就損害賠償金額為計算。惟究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因,抑或就有無侵權事實為判斷,法未明文,自得由法院依其調查所得證據,本於法律確信,以為論斷。」

        4. 98年度民專訴字第136號

時效亦是在請求損害賠償時的重要要件,請求權人需在法定期間內行使請求損害賠償的權利,若未在期間內行使,便會因時效消滅,而無法主張請求權的行使,在時效之計算,法院有作詳細之說明。

法院見解為:「因侵權行為所生之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起,逾10年者亦同。民法第197條第1項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀「知」條件,倘係1次之加害行為,致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害,該損害為屬不可分,或為一侵害狀態之繼續延續者,固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生,致加害之結果持續不斷,倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在,並可相互區別者,被害人之損害賠償請求權,即隨各該損害不斷漸次發生,自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害,分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點,始符合民法第197條第1項規定之請求權罹於時效之本旨,且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的。」

 

 


 

參考資料

  1. 智慧財產組織法
  2. 智慧財產法院99年度民專上字第24號民事判決
  3. 智慧財產法院99年度民專上字第27號民事判決
  4. 智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決
  5. 智慧財產法院98年度民專訴字第136號民事判決
  6. 智慧財產民事訴訟事件審理模式(以專利侵權事件為例)

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=373 (最後拜訪日20120625)

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專利侵害之保全 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-22

壹、專利侵害之簡介

近年來,各個科技公司的競爭,由市場佔有率的爭奪延伸到法院的專利訴訟,藉由專利訴訟的進行,讓對方廠商因定暫時狀態處分,以禁止對手產品的上市。據統計,美國聯邦地方法院專利訴訟案件,自2000年突破2,000件後,2009-2010每年訴訟事件約3,000件,平均一天8件,至2011年專利訴訟案達4,000件。而兩大手機廠商蘋果與三星在荷蘭海牙法院的專利訴訟,也在近日作出判決,同時間HTC亦在2012615,向美國ITC要求重新審視從Google借得的5項專利,由此可查知各個科技大廠間的專利權爭奪與其訴訟的越演越烈。

台灣亦有億光與日亞化學,泰博科技與訊映科技等之類專利訴訟。在此就專利侵權之部分作介紹。在一專利侵權案件中,原告為了保障自己的權利,除得請求賠償損害外,並賦予排他妨害之禁止請求權。而專利侵害之民事救濟方法可分為事前與事後之救濟,事前救濟為專利侵害之保全,事後救濟為專利權人之請求權行使。按專利法修正理由,專利侵權之民事事後救濟方式,依其性質可分為二大類型,而排他妨害之禁止請求權其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求,故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足,是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。按專利法第96條之規定,禁止請求權之態樣有二:(1)發明專利權對於侵害其專利權者,得請求除去之;(2)有侵害之虞者,得請求防止之。

貳、保全程序

保全之概念有狹義與廣義之分,狹義之保全係指民事訴訟法第522條、第532條、第538條及第538條之1等民事保全程序。廣義之保全者系指包括狹義保全以外,法律規定之各種暫時性或緊急性之救濟程序。

聲請人在提出定暫時狀態處分聲請時,必要的程序要件為:(1)倘若聲請人為專利權人則應提出專利證書、專利說明書公告本及釋明相對人構成侵害事時之證據;(2)倘聲請人為被控侵權人則應提出證據釋明其未就相對人所主張之專利構成侵害之事實;(3)保全必要性之釋明。

專利侵權案件之審理法院為智慧財產法院,一審雖為民事訴訟,但其保全程序規定仍與民事訴訟法所規定的有所不同:(1)釋明不足不得以供擔保代替之;(2)提高聲請人之釋明責任;(3)法院得開示心證

        專利法第117條與智慧財產案件審理法第22條第2[1]之規定,皆是為了禁止權利人不當行使或濫用權利,致他人遭受損害。現代科技日新月異,新型商品的推出與上市皆對商品之銷售有重大影響,一旦遲延即可能錯過可獲利之最佳時機,故實務上不乏有聲請人利用保全程序去遲延對手產品的上市期間。法院在審理定暫時狀態處分之聲請時,就其必要性而應審酌之要件有:(1)聲請人將來勝訴可能性,包括權利有效性及權利被侵害之事實;(2)法院若否准定暫時狀態之處分,聲請人是否受到無可彌補之損害;(3)聲請之准駁對於雙方損害之程度;(4)公眾利益(例如醫藥安全或環境問題)造成如何之影響。

叁、近期實務之相關判決

智慧財產法院99年度民專上字第71號民事判決,係近期實務上有關於定暫時狀態處分之判決。在本案中,上訴人為上櫃公司,而被上訴人為Isola公司之董事兼執行長(與上訴人為同類產品之製造商)。本案上訴人認為被上訴人就本件司法爭訟過程僅發布對己有利之部分,未將全部內容詳實記載,且上訴人認為其在交易市場所受影響,完全係因被上訴人聲請定暫時狀態處分,以及在官方網站上發布新聞稿或信息所致,因而認被上訴人違反公平交易法之規定。[2]

在本案中,法院之見解為:「惟法院是否准許定暫時狀態假處分之聲請,係以兩造間爭執之法律關係有無為防止發生重大損害或避免急迫危險或其他相類情形而有必要者為限,是被上訴人聲請之前開假處分事件是否能經法院核准,實係以其有無發生重大損害或急迫之危險存在為審酌之前提要件。至於聲請定暫時狀態假處分之聲請人將來勝訴之可能性部分固亦為法院審酌保全必要性時之考量因素之一,然究與本案訴訟之確定終局判決(即被上訴人是否能於本案實體訴訟獲勝訴或敗訴之確定判決)並無必然一致之關聯。」

而法院在下文中更進一步論及:「再者,被上訴人聲請對上訴人為假處分,乃係依法行使其權利,與法院審理後是否核准其聲請一事無涉,至於被上訴人就前開聲請事件經駁回後是否聲請再抗告,乃被上訴人對程序處理之選擇權利。是以,被上訴人將其已對上訴人寄發警告函及聲請假處分之事實刊載於其公司網站,尚難認係妨害公平競爭之行為、或陳述散布不實情事而為競爭、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

        縱觀上述,在本件判決中,法院認為被上訴人僅公開部分定暫時狀態處分之內容,而致處分相對人之損失不負不正競爭之責

 

 

 

 

參考資料

  1. 專利法
  2. 智慧財產案件審理法新智問答彙編
  3. 民事訴訟法

 

 


[1] 聲請定暫時狀態之處分時,聲請人就其爭執之法律關係,為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實,應釋明之。其釋明有不足者,法院應駁回其聲請。

[2] 公平交易法第19條、第22條、第24條。

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歐洲專利異議與訴願的提出

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-21

壹、異議(Opposition)

根據歐洲專利公約(EPC)99條之規定,任何人若對歐洲專利局(EPO)所核准的專利案件有所異議,可在案件核准九個月內向EPO提出,在異議的提出需經繳納費用,否則便視為未提出異議。異議的提出僅可基於三種因素:

(1)   專利案件的主要標的構成歐洲專利公約第5257條其中之一的要件,而不具專利性。

(2)   專利的揭露並不明確與足夠顯示個人技術

(3)   專利的主要標的內容超過申請時所提交的文件

EPO在收到異議通知後會立即告知專利權人並且檢查是否受理。若有不足之處會通知異議提出者,若不足之處需依照EPC77條第1項之規定修改,需在異議期間內補正。其他之修改則需依照EPO所限定的期間內補正(通常為2個月)。未在所規定之期限內補正,則此異議提出將會被拒絕且不受理。

貳、訴願(Appeal)

可對收文部門、(Receiving Section)、審查部門(examining divisions)、異議部門(opposition divisions)、司法部門(Legal Division)的決定提出訴願,而訴願的提出指是暫停其決定的效力,但並不表示其部門所作出的決定無效。上訴人可向歐洲專利局之訴願委員會提起訴願,且需在兩個月內提出上訴文件並繳納費用,訴願理由則在四個月內書面提出,在訴願時需注意前兩項之期限無法延長。

按歐洲專利公約(The European Patent Convention)99條之規定,訴願人在提出訴願時,需註明:

(1)    訴願人的名字與住址

(2)    指出所不服的核駁書或異議審定書上的理由

(3)    明確指出訴願主旨

每一個訴願的提出都有屬於它的案號,在訴願程序中都會使用其案號。

所有訴願的提出並不會一開始就直接到訴願委員會(the boards of appeal),而是會先經過一個叫做中間修正(interlocutory revision)的程序,若被訴願之部門認為該訴願可接受並有根據的,則必須在收到訴願理由後三個月內修正其當初所作之決定。若未在三個月內修正,則該訴願會被送到訴願委員會。

但若有第三人對訴願人提出異議,且異議程序進行中,則將不會進行中間修正的程序。

 

 

參考資料

1. Art. 52-57 of EPC

2. Art. 99-105 of EPC

3. Art. 106-112 of EPC

 

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歐洲專利申請程序簡述 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-21

壹、簡介歐洲專利申請

歐洲專利局(The European Patent Office)係根據歐洲專利公約(EPC)[1]成立,為一審理及執行機構,處理歐洲專利申請案之申請、檢索、18個月公開、審查、核准公告,乃至於異議等程序。專利權申請人得透過EPC申請的方式,而藉此向EPC的締約國與延伸國取得專利保護,不用特地去重新了解歐洲各國的專利制度。對台灣大多數科技從業人員而言,透過EPC申請能免去因不懂其他歐陸語言需付出的額外翻譯成本,讓申請人在申請其他歐陸國家專利權時,得以在英文、法文與德文之三種官方語言擇一即可。

EPC63條第1項明定,歐洲專利權的期限自申請日起為20年。

         EPO的官方語言是英文、法文和德文,若在申請歐洲專利時非使用以上三種語言,必須在兩個月內補寄其中一種官方語言的翻譯。

歐洲專利制度之主要特色有:(1)優先權主張;(2)先申請原則;(3)新穎性原則;(4)早期公開制度;(5)專利檢索;(6)請求審查

                歐洲專利可申請的種類僅有發明專利,而不包括新型與設計專利。EPC並沒有特別「發明」的定義,但有四類標的物不得申請發明專利,即為:(1)電腦軟體;(2)對人類或動物的手術、治療和診斷方法;(3)各種動植物之品種、培育動植物之必要方法;(4)其商業性開發會違反公共秩序或公序良俗

                可申請專利之基本要件為:(1)可申請專利之標的物;(2)新穎性;(3)產業可利用性;(4)可進步性

貳、申請流程簡述

申請專利時所需附上的文件為:(1)申請書(EPO Form 1001)(2)專利說明書;(3)申請專利範圍(4)專利說明書或範圍的必要圖式;(5)摘要

                申請專利的文件可送交到在柏林的EPO,或是慕尼黑與海牙的分部(但不包括維也納分部),同時需繳納文件申請費與檢索費。

                歐洲專利的申請必須在申請案之申請日或優先權日起18個月後,將該申請案說明書公開,申請人亦可請求提早作早期公開。

       EPO通常會對申請的專利性有關的現有技術文件進行檢索,申請人在收到檢索報告以後,通常會根據結果來評估其發明的專利性和獲得授權的可能。而申請人應在EPO的檢索報告公布日起六個月內提出實質審查請求,同時指定成員國。通常在收到檢索報告前,申請人不得修改所申請專利之案件。

       當審查通過後,EPO將發出授權通之複印件,申請人選擇同意授權文本並允許本申請進入授權程序,或按照自己的意思對文本或權力要求進行修改。在獲得專利並生效之前,申請人必須在期限內繳納專利權利費與其他費用,若未在期限內繳納費用則申請會被撤銷。

       當申請之專利案件在歐洲專利公報刊登核准時,所申請案件之專利權始取得。

 

 

參考資料

1. Art. 52-63 of EPC

2. Art. 75 of EPC

3. Art. 83 of EPC

 


[1] EPC締約國為:Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Monaco, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Turkey

EPC之延伸國為:Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查目的 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言,再審查的目的可以歸納如下:(1)增加與專利權人之談判籌碼;(2)據以請求地方法院暫停訴訟(Stay of Litigation);(3)作為非蓄意侵權(Non-Willful Infringement)的依據;(4)作為主張專利權人行為不正(Inequitable Conduct)的依據;以及(5)作為訴訟結果不利時之保險。分述如下:

(1)    增加與專利權人之談判籌碼:在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下,一份準備完整的再審查請求書,在提交至USPTO之前,適時適度地讓專利權人知悉內容,可以增加專利權人的協商壓力,進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查,為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中,努力並不會白費。在此需注意的是,一旦向USPTO提交再審查請求,無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此,若首要目的是授權談判,那麼申請人於提交再審查請求前,即應透露給專利權人知道以促進協商。另外,如果一多方再審查已開啟,即便申請人與專利權人達成和解,PTO也不會因此撤銷申請人的參與資格,倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查,申請人可以主動放棄後續參與的資格,而當申請人退出後,多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序,其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

(2)    據以請求地方法院暫停訴訟:當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時,當事人可以請求地方法院暫停訴訟,藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時,通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年,因此想要說服法院暫停訴訟,一定要提出合理可信的再審查期間表,大部分法院至少要看到CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

(3)    作為非蓄意侵權的依據:由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質性新問題(SNQ),被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利,再加上CAFCIn re Segate一案中提高蓄意侵權的判斷標準,因此,再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素,來據以衡量是否合乎In re Segate案所建立之標準。另外,系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷,舉例而言,若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變,則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重,反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

(4)    作為主張專利權人行為不正的依據:由於專利申請過程中,專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊,否則可能會構成不正行為,使得專利無效。因此,倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術(例如其它國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案),並據以讓USPTO開啟再審查程序,即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為,系爭專利應屬無效。需注意的是,不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖(亦即專利權人是否刻意欺瞞PTO),且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件,亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的,即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖(註)

(5)    作為訴訟結果不利時之保險USPTO與地方法院不相隸屬,因此,除非是認定請求項無效之最終且不可上訴(或上訴程序終了)的決定,否則互不受對方審查/審理結果所拘束,而兩邊的上訴法庭都是CAFC,換言之,如果兩邊決定不同,最終的裁判是CAFC。一般而言,相較於地方法院法官或陪審團,USPTO擁有較多的專利審查專業與經驗,尤其當系爭專利內容相形複雜時,USPTO的專業與對可專利性標準的熟悉程度較能確保一個落在可預期範圍內的審查結果,因此萬一訴訟結果不如預期時,被控侵權人仍可期待一個相對正面的再審查結果。再者,USPTO與地方法院建構請求項範圍(Claim Construction)的標準相當不同。再審查程序中,請求項範圍之建構係基於它的最大合理解釋;地方法院專利訴訟中,請求項範圍之建構則是法官聽取雙方意見後所作出的「正確」解釋,其範圍通常會小於USPTO所採的最大合理解釋之範圍。換言之,USPTO的請求項解釋方式會使系爭專利曝露在較多先前技術的風險中,這給予再審查申請人較大的空間去挑戰專利的有效性。

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查申請策略

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程,申請人可視個案需求分別申請單方及/或多方再審查。如前所述,單方再審查的主要申請規範包括:(1)任何人均可申請;(2)申請人可匿名;(3)可申請多次;以及(4)申請後申請人即脫離審查程序(唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆)。多方再審查的主要申請規範包括:(1)限專利權人及其關係人以外之人申請;(2)申請人不可匿名且需揭露關係人;(3)申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前,未經CRU主管同意,不得針對系爭專利提出另一多方再審查;(4)申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊,不得據以再次提出多方再審查;以及(5)申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查,再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次,部分申請人會策略性地提出多次單方再審查,這麼做的好處包括:(1)於首次再審查的準備工作中,只需針對少數請求項之SNQ來準備,其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張,如此即可縮短首次再審查的準備時間;(2)僅管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限,但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容(包括官方通知與專利權人之回覆意見)來準備在後之單方再審查,以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行為,且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係要求SNQ必需是新的且非累積性的,來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外,USPTO之專利法律行政辦公室(Office of Patent Legal Administration, OPLA)也可將多個單方審查查予以併案處理,甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行為向OPLA提出請願,基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案,應可解決相關問題。

另有一種作法是:再審查申請人先申請單方再審查,之後再申請多方再審查。如此一來,申請人可以加快首次再審查準備工作(僅針對少數請求項來申請單方再審查),以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地,USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查潛在風險

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的,申請人(即被控侵權人)與專利權人在同時處理再審查與訴訟時,會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時,在執行上,專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊(包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人)。於再審查程序中,專利權人與參與再審查之共同利害關係人(Patentee and its Privies)有義務正當且誠實地跟USPTO對話,該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊,一旦違反該義務,即可能構成不正行為,進而使專利無效。於此同時,在訴訟方面,法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料,當一份機密資料與可專利性有關時,如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清,再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務,而使訴訟團隊違反保護令;亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料,而使再審查團隊違反揭露義務,進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的,但為避免爭議,許多訴訟律師選是會選擇不參與再審查,以避免所持資訊揭露與否的困擾,然而,這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險,尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此,如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方,當然,倍增的費用也是。

在申請人方面,雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊,然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項,藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術,一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上,訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項(無論是申請中或再審查中之專利),但由於舉證不易,事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此,雙方在協商訂定保護令內容時,必須考慮到進行中或未來可能開啟的專利申請或再審查程序,以擬出妥善的保護令,尤其申請人方面(被控侵權人)更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

 

註:Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)

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台灣專利法規與中國專利法規之異同(1)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵
2012-06-01

 

前言

台灣與中國大陸所處的地緣關係相當接近,所使用的官方語言都是中文,並且台灣與中國大陸的基本專利精神與立法概念是類似的。但,在實際閱讀過台灣與中國大陸的專利法、施行細則(中國大陸稱為實施細則)與審查基準(中國大陸稱為審查指南)後,兩岸的相關專利法規的差異點除了程序名稱上的用語遣詞不同之外,仔細比較兩岸的相關專利法規,還能發現其實存在著很多基本法定規範的差異性,這在兩岸專利相關法規中即各自代表了程序上的不同意義。

以下將逐一介紹兩岸在專利法規上的相同與差異之處。

 

擬制新穎性V.S. 抵觸申請

以台灣及中國的發明專利做為說明

台灣現行專利法第23「申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。」

中國現行專利法第22條第2「新穎性,是指該發明或者實用新型不屬於現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。」

台灣專利法第23條為擬制喪失新穎性之相關規定,而中國專利法第22條第2款的最後一句為抵觸申請之相關規定,上述兩岸專利法條之意旨皆為將先申請案以法律擬制(legal fiction)為後申請案之新穎性審查範圍,若後申請案的申請專利範圍內容違反上述的法條規定,即不准予專利權。

台灣與中國在此一規定的專利法條,由字面描述可以直接看出用字遣詞的差異,接著再進一步比對兩岸對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的判斷準則。

台灣專利法對於擬制喪失新穎性的判斷原則有四

1. 先申請案的申請日係早於後申請案的申請日,但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後。

2. 以後申請案之申請專利範圍比對先申請案的說明書及圖式內容。

3. 先申請案與後申請案之申請人必須是不同之申請人。

4. 先申請案應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內發明或新型專利申請案。

 

中國專利法對於抵觸申請的判斷原則有四

1. 先申請案的申請日係早於後申請案的申請日,但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後。

2. 以後申請案之申請專利範圍比對先申請案的權利要求書、說明書及圖式內容。

3. 先申請案與後申請案之申請人為同一申請人或是不同申請人。

4. 先申請案必須是向國務院專利行政部門提出申請。

 

以台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的法條規定與判斷原則第1點、第2點而言,兩岸的規定是相同的若先申請案有撤回、視為撤回或不受理等情事而未公開或公告,則不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性;先申請案與後申請案的比對基礎為,後申請案的申請專利範圍與先申請案的專利文件的全文內容進行比對,並非是先申請案的申請專利範圍與後申請案的申請專利範圍進行二者的比對。

並且,以台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的法條規定與判斷原則第4點來看,兩岸的規定是相同的在台灣的審查基準第5章中清楚載明,若是申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國外專利案,不能據以認定先申請案不具擬制喪失新穎性的先前技術;在中國專利法第22條第2款中明確記載先申請案必須是向國務院專利行政部門提出過申請。也就是說,做為擬制喪失新穎性/抵觸申請的專利前案,不得為國外的專利申請案,必須是該國/地區的專利申請案。

反之,台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的規定差異在於上述判斷原則的第3

中國專利法第22條第2款在2009年修法之前的判斷標準是指有他人就同樣的發明或者實用新型在申請日前向國務院專利行政部門提出申請,並記載在申請日以後公布或公告的專利文件中,才構成抵觸申請;本人就同樣的發明或者實用新型在申請日前提出專利申請的,後申請案並不喪失新穎性。

中國在2009年之前的規定與台灣現行專利法的規定相同,在擬制喪失新穎性/抵觸申請的判斷上是採用相對新穎性的判斷標準。但中國在2009年修法後,將他人修改為任何單位或者個人,將抵觸申請的判斷原則改為採用絕對新穎性的判斷標準。也就是說,在中國就同樣的發明或者實用新型在申請日前提出專利申請,並記載在申請日以後公布或公告的專利文件,其申請人不論是本人/本單位或是任何人/任何單位於同日申請的同樣發明創造,皆構成抵觸申請,並且讓後申請案喪失新穎性。

綜上所述,案件於審查階段或是舉發/無效階段時,若對該專利申請案或該專利權有引用相關法條時,應先確認所附之先前技術文獻與證據的申請日期、公開/公告日期、申請國等案件資訊,並根據系爭案件為台灣專利申請或是中國專利申請,確定先前技術文獻/證據的申請人適格性,避免在該國引用了錯誤的證據文獻主張該法條。

 

一案兩請之規定

台灣與中國對於新型專利申請/實用新型專利申請並不進行實質審查,僅進行形式審查,因此審查所耗費的時間較發明專利申請要來的短,若新型專利申請/實用新型專利申請的形式沒有違反法定標的,授權的時程自然較發明專利申請需要經過實體審查階段要來的快。

基於同一發明僅能給予一個專利權,而該專利權是給予最先提出申請者的原則,若同一申請人就同樣的發明創造分別授予發明專利權與新型專利權,無疑是違反上述的同一發明僅給予一個專利權的原則,如此將有違社會公平,也會造成權利主張上的混亂,因此台灣與中國皆制定有相關專利法規,以規範此一情事的發生。

台灣現行專利法第31條第2「前項申請日、優先權日為同日者,應通知申請人協議定之,協議不成時,均不予發明專利;其申請人為同一人時,應通知申請人限期擇一申請,屆期未擇一申請者,均不予發明專利。」

台灣現行專利法第31條第4「同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者,準用前三項規定。」

中國現行專利法第9條第1「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。」

 

在台灣的實務做法是,對於同一申請人於同日對同一發明創造申請發明專利又申請新型專利的情況,若是發明專利在實體審查階段或是已獲准專利權階段,智慧財產局或任何人發現同一發明創造同時申請了發明專利與新型專利而提出異議(官方發出通知或任何人提出舉發請求),此時申請人必須擇一,否則均不予專利。

若申請人選擇發明專利,並撤回新型專利申請或是新型專利權被撤銷,該發明專利繼續進行實體審查或是維持發明專利權的續存;若申請人選擇新型專利,並撤回發明專利申請或是發明專利權被撤銷,則維持新型專利權的續存。

也就是說,無論申請人選擇發明專利或是新型專利,另一專利勢必被撤回或撤銷,將導致另一專利權利自始不存在,如此並無法完整提供給申請人較為立即性的專利權保護,只能透過發明專利於申請後18個月公開時,採取臨時性的補償救濟,避免他人在此一發明專利權公開到核准專利權的期間,侵害該申請人的權利。

然而,在中國對於一案兩請的規定就與台灣不甚相同。在中國現行的實施細則第41條中明確規定,同一申請人在同日對同樣的發明創造既申請實新型專利又申請發明專利的,應該在申請時主動的分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。若發明專利申請經審查後沒有發現駁回理由,國務院專利行政部門應通知申請人在期限內聲明放棄實用新型專利權,方可授予發明專利權,而該實用新型專利權係自公告授予發明專利權之日起終止。

詳細而言,在中國提出一案兩請的專利申請請求,申請人必須於申請的同時主動提報,於二專利申請案的申請書上分別填寫另一專利申請的存在,並在公告授予發明專利之日起聲明放棄實用新型專利權,如此同一發明創造在發明專利權尚未核准前,先以實用新型專利權獲得保護,在發明專利權獲准後,即改以發明專利權接續予以保護,達到該發明創造之專利權的無縫接軌,對申請人的權益將不造成太嚴重的影響。

然而,中國的發明專利是採請求審查制度,在獲准發明專利權之前,是需要通過審查委員針對申請案所載之技術方案的實質審理。如此,發明專利在獲准其專利權的過程中,可能會下述幾種情形

  1. 發明專利申請所載之權利要求皆具備專利性,無需任何修改即獲准其專利權;
  2. 發明專利申請所載之部分權利要求具備專利性,申請人經過併項修改或是刪除不具專利性的權利要求,而獲准其專利權;
  3. 發明專利申請所載之權利要求不具備專利性,但說明書中記載具備專利性的技術方案,申請人經過將說明書內容修改至權利要求中,而獲准其專利權。

 

上述的情形12,所核准的發明專利的權利要求範圍與另一先核准的新型專利的權利要求範圍相同,因此申請人於該發明專利核准之日必須選擇其中一專利,而被迫放棄另一專利,似乎對申請人的專利運用策略未達最完善的保護;而上述的情形3,所核准的發明專利的權利要求範圍已與另一先核准的新型專利的權利要求範圍不同,並非屬於同樣的發明創造,因此申請人於該發明專利核准時並不需要選擇其中一專利,而可以使兩個專利權共存。

就上述情況12而言,若欲使兩個專利權共存,以利智權運用策略更為靈活,申請人可考慮在發明專利核准之前的時間點,提出其中一專利的權利要求範圍修改的請求,使二專利的權利要求被視為是不同的發明創造。

 

 

【參考書籍資料】

專利法逐條釋義 經濟部智慧財產局 民國986 1

審查基準 2004年版2

審查基準 2006年版3

審查指南 20104

《中華人民共和國專利法》解釋及實用指南 中國民主法制出版社 20095

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