眾律國際專利事務公告
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目前日期文章:201205 (3)

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DSC07618 (複製)  圖一:本所出訪INTA 2012年會成員於會議中心大廳合照(左起:林志信專利師、陳宜誠律師、李汝民律師)

 

DSC07619 (複製)

圖二:INTA 2012年會會議中心大廳

 

DSC07620 (複製)  圖三:INTA 2012年會報到處

 

 

DSC07623 (複製) 圖四:與國外代理人邀約見面處—Entrance to the Hospitality Area

 

 

DSC07625 (複製) 圖五:與國外代理人晤談之Hospitality Area

 

 

 

DSC07596 (複製)  圖六:與本所秘魯代理人Thorne, Echeandía & Lema事務所Alvaro Echeandía B.合照

 

 

DSC07610 (複製)  圖七:與本所馬來西亞代理人Gan Partnership事務所Tai Foong Lam先生合照

 

 

DSC07611 (複製)  圖八:與本所西班牙代理人GARRIDO PASTOR ABOGADOS SLP事務所Mr. Jose GARRIDO合照

 

 

DSC07613 (複製)  圖九:與本所南韓代理人Ace IP Law Office事務所Mr. Jason M. CHOI等人餐敘

 

 

DSC07614 (複製)  圖十:與本所澳洲代理人Ellis Partners事務所Emily Ellis小姐合照

 

 

DSC07615 (複製)  圖十一:與本所澳洲代理人Ellis Partners事務所Emily Ellis小姐合照

 

 

DSC07616 (複製)  圖十二:與巴西Camelier Intellectual Property Law Office事務所Mr. Felipe Camelier合照

 

 

DSC07643 (複製)  圖十三:與馬來西亞KASS International Sdn Bhd事務所Ms. Kimberly Liam合照

 

 

DSC07648 (複製)  圖十四:與美國Oblon, Spivak事務所Mr. Zach Stern等人合照

 

 

DSC07627 (複製)  圖十五:INTA 2012年會各國事務所展覽廳

 

 

DSC07638 (複製)  圖十六:INTA 2013年會將於美國達拉斯舉辦

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

再審查簡介

美國專利的再審查程序有二種:一是單方再審查(Ex Parte Reexamination);一是多方再審查(Inter Partes Reexamination。美國專利改革法案以多方審視程序(Inter Partes Reviewing Proceeding)取代目前之多方再審查,預計於2012/9/16生效)。單方再審查任何人均可申請,且可匿名,總費用約一至二萬美元;多方再審查限專利權人及其關係人(Patentee Owner and Its Privies)以外之第三人申請,不可匿名,且審查標的限申請日為1999/11/29當日或之後的美國專利,總費用約五到二十萬美元。二種再審查程序之要件整理如下: 

                美國專利單方與多方再審查要件表 

美國專利單方與多方再審查要件表2012-05-10--林昱礽--以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介T22012-05-10--林昱礽--以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介T32012-05-10--林昱礽--以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介T4    

 

 

  

    可專利性實質新問題:SNQSubstantial New Question of Patentability

    專利上訴暨衝突復審委員會:BPAIBoard of Patent Appeals and Interferences

    聯邦巡迴上訴法院:CAFCCourt of Appeals for the Federal Circuit

 

單方再審查與多方再審查的主要差異在於申請人的參與程度。對單方再審查而言,專利權人可於申請日起二個月內向CRU提交陳述書,除可說明可專利性之理由,亦可修改請求項,而申請人於收到該份陳述書影本後二個月內可以提交意見,這是申請人於單方再審查程序開始後唯一的說明機會,有些律師會因此建議專利權人不要提交陳述書。倘單方再審查結果對專利權人不利,專利權人可以向BPAICAFC提出上訴。若專利權人於審查過程中曾以陳述書或答辯書針對SNQ存在與否向CRU提出不同意見,亦可以此為個別上訴之基礎。至於申請人於單方再審查中是沒有任何上訴機會的。

對多方再審查而言,申請人與專利權人有大致對等的參與機會。按規定,CRU需將其中一造所提出之文件之影本提供予對造,當申請人收到專利權人針對官方通知所提出之答辯書的影本後,30天內可以提交書面意見。倘多方再審查結果對可專利性不利,專利權人可向BPAICAFC上訴;反之,申請人也可向BPAICAFC上訴。

單方再審查與多方再審查的其它主要不同點還包括:

1)多方再審查申請人不可匿名,且需載明關係人。單方再審查無此限制;

2)多方再審查申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前,未經CRU主管同意,不得針對系爭專利提出另一多方再審查。單方再審查無此限制;

3)多方再審查申請人及其關係人不得就先前審定之多方再審查或審結之專利訴訟中已提出或可得提出之資訊再次申請多方再審查。單方再審查無此限制;

4)多方再審查不得申請面談。單方再審查於第一次官方通知後,專利權人可申請面談;以及

5)對於經由一多方再審查確認有效之請求項,該多方再審查之申請人不得依據先前審查過程中已提出或可得提出之資訊來提起專利有效性訴訟。

另外,可專利性實質新問題(SNQ)是每件再審查請求案的基礎,無論是單方或多方再審查,都必須至少有一個請求項具有SNQ,才有繼續審查的機會。為了要證明有SNQ,申請人需利用專利或公開文件來證明有一個新的、非累積(New and Non-cumulative)的先前技術存在,該先前技術必須是在系爭專利的專利申請過程中未曾被考慮過的,以及在先前的再審查過程中未曾被提出來的。在此需留意的是,其它專利有效性問題例如申請前已公開銷售或公開使用等均無法作為再審查的依據,即便該些問題在訴訟審理時是納入考量的。

(待續) 

135 U.S.C. 301~307; 37 C.F.R. 1.501~1.570; MPEP 2200

235 U.S.C. 311~318; 37 C.F.R. 1.902~1.997; MPEP 2600

337 C.F.R. 1.181~1.183; 37 C.F.R. 1.515, 1.927; MPEP 1002, 2248, 2646

4Federal Register / Vol. 75, No. 122 / Friday, June 25, 2010 / Notices, Docket No. PTO–P–2010–0049

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡,終究會面臨專利侵權訴訟的風險,愈是成功的企業,曝露在訴訟風險的機會就愈大,訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時,企業的因應之道不外乎有四:(1)主張非侵權;(2)迴避設計;(3)主張專利無效;及(4)尋求和解。主張專利無效的管道有二,一是經由訴訟向聯邦地方法院(District Court, DC)主張專利無效,二是向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院,再審查程序由於緩不濟急又前景不明,較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變:其一是2005USPTO成立了一個再審查中心(Central Reexamination Unit, CRU),專責處理再審查案,使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段;其二是2007年美國聯邦最高法院(Supreme Court)於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性(Obviousness)的判斷標準,使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序,當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉(再審查費用估一到二十萬美元;地方法院訴訟費用估二百萬美元以上),且統計上對專利權人較為不利。因此,面臨美國專利訴訟風險時,被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

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