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目前日期文章:201204 (3)

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淺談美國臨時申請案(Provisional Application)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵

2012-04-05

 

何謂美國臨時申請案

美國在專利類型申請上分類為發明專利(Utility patent)、設計專利(Design patent)、植物專利(Plant patent)三種類型,美國在專利申請形式上更有別於其他國家的專利制度,規範有非臨時申請案(non-provisional application)及臨時申請案(provisional application)。臨時申請案(provisional application)的制度依照西元199568美國國會通過在烏拉圭回合談判所簽訂的協議(Uruguay Round Agreements ActRUAA),美國專利商標局(United States Patent and Trademark OfficeUSPTO)所提交美國專利法,因而產生的一種獨立的專利申請形式。

 

美國臨時申請案的特性

臨時申請案具有幾個特點:

1. 不一定要有請求項,只需提供說明書、必要圖式及發明人姓名即可建立臨時申請的申請日;

2. 不拘泥於美國專利法所制訂的說明書格式,申請人可以任意格式提出申請;

3.美國專利商標局(USPTO)是接受英文以外的說明書內容,但必須符合美國專利法35. U.S.C. 1121段及35. U.S.C. 1131的規定;

4. 不能予以審查和授予專利權,它僅可為在一年內提交正規申請搶佔一個申請日,自其申請日起算屆滿十二個月後,依規定視為放棄並予以公開;

5. 不能要求一件外國申請為其建立優先權,但根據巴黎公約可以保留國際優先權;

6. 新式樣創作不得申請臨時專利申請案。

 

美國臨時申請案的策略應用

在一項研發結果完成的當下,發明人可能還無法立即清楚估算出此一研發成果的市場需求與市場價值,或是在投入智權保護的資金不甚充足的情況下(以大實體(large entity)而言,臨時申請案的官方規費為USD 250,非臨時申請案的官方規費為USD 1,250),申請人即可以考慮以臨時申請案的方式,先取得此一發明的申請日期。待獲取暫時性的權利保護後,再利用12個月的緩衝期間妥善進行市場分析調查與規劃產品銷售區域,屆時在申請日後的12個月向世界各國提出以主張臨時申請案為優先權案來轉換為非臨時申請案(或稱正式申請案)的專利申請,以完整保護此一發明成果。

另外的情況可能是,發明人來不及在技術公開日之前完成非臨時申請案的準備工作,例如已經準備將研發成果在展會中公開展示、應用此一研發成果製造的產品準備上市銷售等將技術方案公諸於大眾的情事。若是早於專利申請案提出前即公開予大眾知悉時,該申請案將喪失絕對新穎性的專利要件,如此將無法利用智慧財產權來保護發明人辛苦研發的技術成果。

此時,發明人可以考慮提出準備文件較為簡單的臨時申請案,以快速且花費低廉的取得該技術成果的專利申請日,只要能夠先確立專利申請日是早於技術公開日,將不必擔心研發成果無法被專利權保護的問題發生。

上述情況都是在辦理專利申請案時經常遭遇的實務情況,此時會建議申請人/發明人先提出臨時申請案,以先取得過渡期的保障,事務所的工程師也不必趕著在幾天的時間內就得趕工完成各個申請國家的專利說明書內容,也能妥善顧及撰稿品質,此一做法對發明人或是承辦事務所而言,可謂是雙贏(win-win)的最好選擇。

 

美國臨時申請案的效力

臨時申請案需在申請日起12個月內進行非臨時申請案的轉換,於請求轉換為非臨時申請案時,可以同時進行修正,並於非臨時申請案的說明書中包括至少一項申請專利範圍(claim)。需注意的是,轉換為非臨時申請案之發明標的,必須要在臨時申請案中得到支持,非臨時申請案才能夠主張臨時申請案的申請日為優先權日。

我國是承認臨時申請案的優先權效力的,申請人亦可以依據巴黎公約article 4(c)2的規定在多數會員國的專利申請時主張其優先權的,但在將臨時申請案轉換為非臨時申請案並於巴黎公約的會員國提出請求時,仍需依照各國的專利制度規定,將臨時申請案的文字轉換為該國/地區所接受的文字。

另外一個實務問題是,臨時申請案可否作為根據專利合作條款(Patent Cooperation TreatyPCT)所提出的國際專利申請案(以下簡稱PCT申請案)的優先權基礎案?

根據近年來的實務經驗操作,PCT申請案是可以主張臨時申請案為其第一國的優先權案,但申請人仍需在臨時申請案的申請日起12個月內,向PCT提交非臨時申請案的申請,否則當臨時申請案的期限屆滿而放棄時, PCT申請案是無法將申請日回溯至臨時申請案的申請日來做為優先權日。

 

 

35 U.S.C. 112 Specification.1

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

35 U.S.C. 113 Drawings.1

The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof.

 

Paris Convention on the Protection of Industrial Property article 4(c) 2

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.
(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.
(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.
(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

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專利侵權行為與不正當競爭—美國華盛頓州《反不正當競爭法》與我國公平交易法

 

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

 

2012-04-11

 

壹、 前言

專利作為企業競爭有利工具之一,專利權人常利用專利的獨占性及其衍生的經濟價值,或藉以排除市場之競爭者,或藉以收取高額授權金。對於專利侵權人並得以訴主張損害賠償責任。

但專利侵權行為,若涉及生產製造銷售等行為,是否會同時構成不公平競爭?

貳、 美國華盛頓州《反不正當競爭法》[1]

美國華盛頓州《反不正當競爭法》於2011年7月時,增訂針對「非法使用盜版資訊技術從事不公平競爭行為」之規範。企圖藉此創造更為公平的市場競爭環境。

依此規範,凡符合一定條件之商品製造商、經銷商或銷售商,於美國華盛頓州境內,利用盜版軟、硬體或其衍生商品從事最終商品之製造,或對上述商品進行經銷行銷、物流倉儲等行為,即會構成不正當競爭行為。

此時,凡與涉案製造商有競爭關係之製造商或美國華盛頓州之檢察官,均得在係爭軟、硬體之專利權人提出書面警告後,對侵權人提起不公平競爭訴訟,請求法官禁止涉案商品於美國華盛頓州之販售(包括要約),或判命被告給付相當原告實際損失或正版技術市場價值之賠償金。在被告故意犯罪之情形,法官並得例外判命被告給付原告其損害金額3倍之懲罰性賠償金。

參、 臺灣公平交易法

第24條—

「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

第30條—

「事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,被害人得請求除去之;有侵害之虞者,並得請求防止之。」

第31條—

「事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,應負損害賠償責任。

第32條第1項—

「法院因前條被害人之請求,如為事業之故意行為,得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

肆、 解析

我國之公平交易法是採列舉概括之規定方式,「專利侵權行為」雖不符第18條至第23條之列舉行為,惟依第24條之概括規定可知,凡足影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為,均屬不公平競爭行為而為公平交易法所規範。是以,若「專利侵權行為」之目的在於商品之製造或銷售,並已造成交易秩序之不公正時,該侵權行為除應受專利法規範外,並應受公平交易法所規制。

惟美國華盛頓州《反不正當競爭法》新修正之規定,則將「專利侵權行為」明文列為不公平競爭行為之一,雖其擴大行為主體及於製造商外之銷售商、行銷商,並將其行為態樣擴及商品之製造、經銷行銷、物流倉儲等行為,但其限縮行為客體於軟、硬體等資訊專利技術,又未以其行為是否足影響交易秩序為要件,似已脫離公平交易法之規範目的。

至於法律效果上,我國不公平競爭行為之效果,包括侵害之排除制止、損害之賠償和故意犯罪之懲罰性賠償金,與美國華盛頓州《反不正當競爭法》新修正規定大致上並無不同。

伍、 代結論

美國華盛頓州《反不正當競爭法》2011年7月增訂之「非法使用盜版資訊技術從事不公平競爭行為」規範,其目的在於提供更為公平之市場交易競爭秩序,但其規範方式似無法與規範目的扣合。相較我國以概括規定方式,依其行為是否足以影響交易秩序為判斷依據,反而較能扣緊規範目的,亦不致有掛一漏萬之虞。

 

 參考資料及連結:

1.吳志洋、黃鈺惠,華盛頓州新修訂之《反不正當競爭法》製造商、協力商使用盜版軟體前,不可不知之法律風險,勤業眾信通訊2012年02月號。 

http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/48084/136508/76bdf925dc655310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (最後拜訪日 20120411)

2.美國華盛頓州《反不正當競爭法》。

3.中華民國公平交易法。



[1] 吳志洋、黃鈺惠,華盛頓州新修訂之《反不正當競爭法》製造商、協力商使用盜版軟體前,不可不知之法律風險,勤業眾信通訊2012年02月號。

http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/48084/136508/76bdf925dc655310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (最後拜訪日 20120411)

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中國香港專利簡介

眾律國際法律事務所  專利顧問許晉榮

2012-04-05 

香港專利分為兩(1)標準專利(Standard Patent)(2)短期專利(Short Term Patent),兩者都是用來保護新發明、產品的新功能、有效益的新結構或改良的新生產方法等。標準專利可在第3年屆滿後每年續期一次,有效期最長達20年。短期專利則可在申請的提交日期起計4年後續期,有效期最長達8年。

申請人必須向知識產權署轄下的專利註冊處提交申請。對於已在世界其他地方或中國其他地區提出申請的專利,中國香港不會自動給予保護,且中國香港專利審查只會確定是否符合專利申請的形式規定,不會就發明的新穎性或創造性進行實質的查檢和審查。

中國香港專利不保護產品的外觀、設計形狀、裝飾或視覺上的美感。因此若要保護外觀,則需申請註冊外觀設計版權  

申請標準專利

在中國香港,標準專利的批予,是以下述三個專利局(稱為「指定專利當局」)所批予的專利註冊為基礎的︰

在中國香港申請標準專利的程序分為兩個階段,申請人須提交下述兩項請求︰

  • 指定專利申請的記錄請求,指定專利申請是指在中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局(指定聯合王國)或聯合王國專利局發表的專利申請(第一階段);以及
  • 就已獲中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局(指定聯合王國)或聯合王國專利局批予的專利,在香港提交註冊與批予請求(第二階段)

標準專利申請第一階段必須在指定專利當局發表指定專利申請後6個月內,提交記錄請求。另外,要注意:如果指定中國的國際申請已由國際局以中文發表,申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內在中國香港提交記錄請求。如果指定中國的國際申請已由國際局以中文以外的語文發表,申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發表該國際申請的日期後6個月內,在中國香港提交記錄請求。

標準專利申請第一階段所需的文件和資料:

  • 官方專利表格提交記錄請求;
  • 已發表的指定專利申請副本一份;
  • 發明的中、英文名稱;
  • 摘要的中文和英文本;
  • 申請人的姓名或名稱和地址;
  • 若申請人不是指定專利申請中的申請人,必須提交一項解釋有權申請的陳述以及支持的文件;(例如轉讓文件的副本)
  • 如指定專利申請並無載有發明人的姓名或名稱,則申請人須提交一項識別發明人的陳述;
  • 若有主張優先權,則須述明提交優先權申請的所在國家或地區、優先權申請編號和提交優先權申請的日期;
  • 若有不具損害性的揭露提出權利要求,則須述明披露有關發明的訂明展覽或會議的名稱和地點、展覽或會議的開幕或開始的日期,以及首次披露該項發明的日期;
  • 在中國香港供送達文件的地址;
  • 需要提供的有關資料和文件的譯本。

如申請人委任代理人,則申請人的代理人必須提供在中國香港的居住地址或進行業務活動的地址。

而在文件與資料備妥並且繳交官方規費後,香港知識產權署就會紀錄申請時所請求的提交日期,並且做形式審查,若有任何不足之處,香港知識產權署會通知申請人在兩個月內作出更正,若如無不足之處或不足之處已予更正,香港知識產權署會發表該項記錄請求,並在香港知識產權公報刊登公告。之後必須維持標準專利的申請,繳交維持費,以維持標準專利申請。若申請在發表記錄請求5年後,仍未能進入第二階段(即註冊與批予請求),則須予以維持。否則,香港知識產權署會將專利申請視同撤銷。

申請人必須在中國香港發表記錄請求或指定專利當局批予指定專利後6個月內,在中國香港提交註冊與批予請求,以進行標準專利申請第二階段。而在文件與資料備妥並且繳交官方規費後,香港知識產權署就會紀錄申請註冊與批予請求的提交日期,並且做形式審查,若有任何不足之處,香港知識產權署會通知申請人在兩個月內作出更正,若如無不足之處或不足之處已予更正,香港知識產權署就會批准標準專利。

  

申請短期專利

一般而言,在中國香港申請短期專利申請,並無時間限制。但如果有主張巴黎公約國或世界貿易組織成員地區最先提出申請而享有優先權,則須在提交最先申請之日期後的12個月內,在中國香港提出短期專利申請。若發明已被揭露,而申請人主張該項揭露不會損害申請人所發明的新穎性,則須在發明揭露後6個月內,提交短期專利申請。  

短期專利申請所需的文件和資料:

  • 官方專利表格提交批予請求;
  • 說明書一份;
  • 摘要的中文和英文本;
  • 發明的中、英文名稱;
  • 申請人的姓名或名稱和地址;
  • 發明人的姓名或名稱和地址;
  • 查檢報告
  • 若申請人不是發明人,則申請人必須以官方的申請權證明書,提交一項陳述,表明有權享有短期專利;
  • 若有主張優先權,請提交優先權陳述書和有關的優先權文件;
  • 若有不具損害性的揭露提出權利要求,請提交有關的陳述和支持該項權利要求的書面證據;
  • 在中國香港供送達文件的地址;
  • 需要提供的有關資料和文件的譯本。

如你委任代理人,你的代理人必須提供在中國香港的居住地址或進行業務活動的地址。

短期專利申請必須交查檢報告,申請人必須提交由查檢主管當局發出的查檢報告,以支持你的短期專利申請。而查檢主管當局包含:

  • 中華人民共和國國家知識產權局;
  • 歐洲專利局;
  • 聯合王國專利局。

由於查檢報告申請時間較長,因此申請人可要求註冊處押後批予短期專利。押後批予短期專利可讓申請人有更充裕的時間向訂明的查檢主管當局索取查檢報告。短期專利的批予最多可押後12個月,由提交申請日期起計。

申請人在短期專利申請述明申請人的姓名或名稱及說明有關發明後,香港知識產權署即會就申請人的短期專利申請,設定提交日期

香港知識產權署就會紀錄申請時所請求的提交日期,並且做形式審查,若有任何不足之處,香港知識產權署會通知申請人在兩個月內作出更正,若如無不足之處或不足之處已予更正,香港知識產權署會批准短期專利,也會再香港知識產權公報刊登公告該短期專利。

  

根據《專利合作條約》提出的國際申請

若申請人已提出指定中國的國際申請,也可在香港特別行政區要求標準或短期專利保護。申請人可向中華人民共和國國家知識產權局或國際局提交國際申請,並在國際申請已進入其在中國的國家階段後,在中國香港提交標準或短期專利申請。

以指定中國的國際申請提交標準專利申請

如果指定中國的國際申請已由國際局以中文發表,申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內,在中國香港提交記錄請求。

如果指定中國的國際申請已由國際局以中文以外的語文發表,申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發表該國際申請的日期後6個月內,在中國香港提交記錄請求。

指定中國的國際申請提交申請標準專利所需的文件和資料:

除了標準專利申請第一階段所需的文件和資料外,申請人須同時提交下列文件與資料︰

  • 由國際局發表的國際申請副本一份;
  • 由中華人民共和國國家知識產權局發表的國際申請的任何譯本副本;
  • 由中華人民共和國國家知識產權局發表的關於國際申請的任何資料副本;以及
  • 如國際申請已由國際局以中文發表,則須提交國家申請號通知書副本。

以指定中國的國際申請提交短期專利申請

申請人必須於國際申請在中國已進入其國家階段後,才可提出短期專利申請,但須在國際申請在中國已進入其國家階段後6個月內,或在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內,提出短期專利申請。

指定中國的國際申請提交申請短期專利所需的文件和資料:

除了短期專利所需的文件和資料外,申請人必須同時提交下列文件與資料︰

  • 由國際局發表的國際申請副本;
  • 載於已發表的國際申請或另行發表的國際查檢報告副本;
  • 國際申請在中國進入國家階段的日期;
  • 由中華人民共和國國家知識產權局發表的國際申請的譯本(如有)副本;
  • 由中華人民共和國國家知識產權局發表關於國際申請的任何資料副本;以及
  • 如短期專利申請是在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內提出,則須提交國家申請號通知書副本和發出該通知書的日期。
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