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電腦軟體之專利性(三) / 專利工程師林孟萱

四. 電腦軟體專利在我國的現況

我國現行專利法對於電腦軟體相關專利的規範，可視為結合了歐洲與美國的判斷標準。以電腦軟體相關發明作為專利的標的時，須考量其內容是否包含「技術性」以及電腦軟體或硬體是否具有特殊性，是否為「解決問題不可或缺的手段」。

專利法21條中對於發明的定義，必須是利用自然法則之技術思想；專利法逐條釋義中也記載，「自然法則本身」、「單純之發現」、「違法自然法則者」、「非利用法自然法則者」以及「非技術思想者」，不可作為專利之標的。一般認為電腦程式、軟體本身是透過人為計畫安排或是利用數學方法、科學原理所撰寫的程式語言，非屬利用自然法則而產生的技術思想，故不可作為專利之標的。

然而，專利審查基準中提到：「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。」也就是說，雖然電腦程式、軟體本身本身不可作為專利之標的，但電腦程式、軟體相關的發明具有技術性時，可認定其符合發明的定義。也就是說不能因申請專利之標僅其中一部分沒有利用自然法則，就認定該標的整體不符合發明的定義。

在判斷標的是否符合專利標的時，必須考量該標的是否只是「單純之資訊揭露」或「簡單利用電腦」。並非在請求項當中，簡單的加入電腦或其他硬體，就可使原本不符合發明定義的標的轉換成符合發明的定義。例如使用者圖形化介面或特殊的資料格式都僅屬於「單純之資訊揭露」並沒有涵蓋到技術內容的部分。而單純的利用電腦取代人工作業，使作業速度加快、正確率提高，這些僅是利用電腦原本固有的能力，亦不可謂符合專利之標的。

判斷時應考量電腦軟體或硬體的特殊性，以及是否是解決問題不可或缺的部分，始可認定整體發明具有技術性。值得注意的是，撰寫專利說明書時，須要在說明說中揭露「演算法」的內容，演算法可使用流程圖、數學運算式、敘述文句或其他方式揭露，不必揭露程式程式碼或細節，但必須使所屬領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實現，以符合專利的精神。

註：

[1] Article 52 Patentable inventions

   (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

   (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1

      (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

      (b) aesthetic creations;

      (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

      (d) presentations of information.

   (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

[2]「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，趙慶泠著，智慧財產月刊201期(104年9月)

[3] 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

 [4] FWA二步驟測試法中FWA的分別是取 Freeman, Waler, Abele三個案例的簡稱而來。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 「電腦軟體發明專利制度探討─我國與歐洲制度發展的演進」，李清祺/馮聖原著， 智慧財產月刊201期(104年9月)
• 「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，趙慶泠著，智慧財產月刊201期(104年9月)
• 「美國華盛頓大學法學院高階智慧財產研究中心2010 年暑期課程」出國研習報告，作者：專利審查官劉正旭/專利審查官徐孝倫。http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx?sysId=C09902773&fileNo=001

電腦軟體之專利性(一) / 專利工程師林孟萱

一. 前言

隨著科技的演進，電腦、平板、手機等現今已成為大部分人們生活中不可或缺的一部分。軟、硬體結合的電子產品的開發也越來越興盛，自智慧型手機普及之後，各式各樣的App也隨之推出。電腦、軟體相關的發明是否具有專利性，也成為各國關注的專利議題。

二. 電腦軟體專利在歐洲的演進

在歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents）第52條(註[1])中明文規定電腦程式（programs for computers）本身不可作為專利之標的。然而，對於該公約僅排除電腦程式本身，對於利用電腦程式所作的相關發明並沒有明確的定義。

歐洲對於電腦軟體是否可以成為專利的標的，初期是採取保守的態度，隨著不同案例的專利申請人不斷上訴，才漸漸傾向開放。趙慶泠小姐於「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」(註[2])一文中提到，歐洲對軟體專利的是否具可專利性的判斷由保守漸趨開放可分為三個階段。

於1986年至1998年使用「技術貢獻測試法（technical contribution approach）」判斷，單純就請求項中的技術特徵比對是否屬於歐洲專利公約第52條中的專利標的排除項目，若符合則不具專利性。

於1998年至2004年「技術性測試法（technical character approach）」判斷，只要專利的標的具有技術性即可，不論其是否包含電腦程式，若單純就電腦程式作為專利標的，則須判斷其除利用電流特性之外，是否具有其他更進一步的技術效果。

2004年以後，則採用「技術元件添加測試法（anything added approach）」判斷，只要請求項中具有可使請求向具有技術性的技術元件特徵，則可視為該發明具有專利性，針對單純電腦程式作為專利標的的部分，則延續技術性測試法的判斷標準。

歐洲對電腦軟體專利的態度雖日漸開放，即使電腦程式本身也有機會作為或取專利的標的，但仍然是採取嚴格的標準來把關，確認包含電腦程式的專利較先前技術是否具有重大的「進步性」，以防止電腦程式專利被壟斷、濫用而使一般中小企業放棄該領域的軟體開發。

註：

[1] Article 52 Patentable inventions

   (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

   (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1

      (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

      (b) aesthetic creations;

      (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

      (d) presentations of information.

   (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

[2]「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，趙慶泠著，智慧財產月刊201期(104年9月)

[3] 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

 [4] FWA二步驟測試法中FWA的分別是取 Freeman, Waler, Abele三個案例的簡稱而來。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 「電腦軟體發明專利制度探討─我國與歐洲制度發展的演進」，李清祺/馮聖原著， 智慧財產月刊201期(104年9月)
• 「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，趙慶泠著，智慧財產月刊201期(104年9月)
• 「美國華盛頓大學法學院高階智慧財產研究中心2010 年暑期課程」出國研習報告，作者：專利審查官劉正旭/專利審查官徐孝倫。http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx?sysId=C09902773&fileNo=001

專利侵權之損害賠償計算 / 專利工程師林孟萱

在92年專利法修法後，當專利權受到侵害時，只能尋求民事救濟。而依民法的精神，損害賠償是為回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀，然而專利權是一種無體財產權，專利權受到的侵害，難以恢復原狀，僅能以金錢賠償。

專利權人對於專利侵權所造成的損害金額，有舉證之責任，但因專利權受到侵害所造成的損害金額判定不易，因此專利法第97條第一項規定了三款計算方式，供專利權人擇一方式計算其損害。

(一). 以該專利權受侵害前後所獲利益之差額作為受損害之金額。

依民法第216條(註[1])，以專利權人所受到的損失作為出發點，依專利權人之物品專利或方法專利所製造之產品，因該侵權行為發生而導致市場銷售量下降、減少獲利所計算出來的金額；若專利權人無法舉證其損害金額，可就其專利權實施之通常可獲之利益，扣除該專利權受侵害後，實施同一專利權所獲得之利益作為受損害之金額。

(二). 依專利侵害人之侵害行為所獲之利益衡量計算受損害之金額。

若將銷售該品項的收入全部視為侵害行為所獲得的利益，是將系爭專利產品視為獨占市場的產品，並不合理。又若侵權行為人對市場通路之掌握或銷售能力極為強大時，而將系爭專利的全部收益作為損害賠償，亦不合理。故應考量實際個案情況衡量計算。

(三). 依授權實施該專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

若依第一種計算方式，專利權人於訴訟時，應舉證若無侵權行為人之侵權行為，專利權人可於市場上取得更高的授權金，或須舉證因侵權行為人之侵權行為，使專利權人無法將該專利權授權給第三人，始能將該部分的損失作為專利權人損失利益的一部分，於舉證上，有相當之困難。為減輕專利權人所負之舉證責任，故以授權實施該專利所得收取的合理權利金作為損害賠償基礎計算損害。

專利法第97條另有針對故意之侵權行為規定懲罰性賠償。法院可因被害人之請求，依侵害情節，酌定超過損害金額以上的賠償，但以不超過已證明之損害金額的三倍為限。

註：

[1] 民法第216條：

「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。

依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 民法
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

侵害專利之請求權 / 專利工程師林孟萱

我國專利法關於專利侵權之規定，原本採用民事、刑事雙重保護。但自90年10月專利法修正後刪除了侵害發明專利的刑事處罰，92年修法又刪除了侵害新型專利以及侵害設計專利的刑事處罰。自此侵害他人專利已無刑事責任，只有民事責任。

專利法第96條規定了侵害專利權之請求權，專利侵權的民事救濟方式分為「除去、防止侵害」以及「損害賠償」兩種類型。「除去、防止侵害」之請求不以行為人主觀上有故意或過失為必要，只要滿足客觀上有侵害之事實或侵害之虞即可主張該請求。「損害賠償」之請求則必須以行為人主觀上有故意或過失為必要。針對「除去、防止侵害」之請求，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，專利權人或專屬授權人可請求銷毀或作其他比要之處理。

基本上，專利權人以及專屬被授權人在被授權範圍內對於侵害其專利權者，皆可請求「除去、防止侵害」或「損害賠償」。依目前規定，專屬授權人可以獨立起訴侵權行為人，不須在專利權人被通知且不請求民事救濟後才能提起訴訟。

一般而言，在專利申請案未取得專利權之前，製造該物品者不負侵權責任，但若違反專利法第41條所規定，專利申請人於專利申請案公開後曾以書面通知仍繼續為商業實施者，以及明知該申請案已公開，仍於公告前繼續為商業實施者，專利權人於該專利獲准公告後得請求適當之補償金。

因專利侵權之性質等同於民事侵權行為，故專利侵權的請求權期限如民法第197條(註[1])所規定，「損害賠償」的請求權，自請求權人知道有專利侵權行為及賠償義務人起，2年間不行使而消滅，或自侵權行為開始超過10年不行使也會消滅。「除去、防止侵害」的請求權，則依民法第125條(註[2])所規定，於15年內不行使則消滅。而針對違反專利法第41條之補償金請求權，自公告日起，二年間不行使則消滅。

註：

[1] 民法第197條：

「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同

損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。」

[2] 民法第125條：

「請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。」

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 民法
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&Ahttps://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

臨時案制度與我國現有制度之比較 / 專利工程師林孟萱

一. 前言

我國目前並無如美國或澳洲有臨時案制度，可供申請人使用簡單的技術文件取得申請日。相較於臨時案，我國目前有「國內優先權」以及「以外文本提出申請案」的制度可供申請人利用。

二. 我國現有制度與美國、澳洲臨時案制度比較

	美國臨時案	澳洲臨時案	我國現有制度 (國內優先權)	我國現有制度(以外文本提出專利申請)
適用類型	發明(Utility)、植物(Plant)	發明(Standard) 、新型(Innovation)	發明、新型	發明、新型、設計
語言限制	不拘	英文	中文	阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、西班牙文
說明書格式	不拘	須依澳洲臨時案說明書格式	須依照專責機關規定之格式	須依照專責機關規定之格式
公開	不會	會	會	公開中文本
優先權	不可主張優先權	不可主張優先權	可主張優先權	可主張優先權
效果	可於12個月內主張臨時案優先權。相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。	可於12個月內主張臨時案優先權。相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。	可於12個月內主張國內優先權。相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。	爭取時間、中文本可較慢提出
翻譯本補正期限	最慢須於正式案申請後2個月內補正全文英譯本與認證聲明，最長可展延至5個月。	無	無	發明和設計專利申請案的中文本補正期間為4個月，新型專利申請案的中文本補正期間為2個月；申請人可請求延期補正，但最長延到申請時起6個月止。

臨時案制度 / 專利工程師林孟萱

 一. 前言

臨時案是一種允許申請人透過簡便方式取得申請日的一種制度。申請人可使用較簡單的技術內容記載文件，以較低的規費提出申請案取得申請日，在臨時案存續期間，可據以主張優先權並提出正式案的申請。目前有臨時申請案制度的國家有美國以及澳洲，我國目前並沒有這樣的制度。

二. 美國臨時案制度

美國於1995年6月5日導入臨時案(Provisional Application)的制度，美國臨時案最主要的目的是為使申請人快速取得申請日，讓後續正式案可據以主張優先權，臨時案不須經過實體審查也不會於公報中公開，故臨時案取得的是申請日(優先權日)而非專利權，臨時案的存續期間為12個月。

主張就美國臨時案申請正式案有兩種作法：

(一). 主張臨時案優先權：於臨時案存續期間提出與臨時案技術內容相對應的正式案申請，若該正式案被核准，該正式案相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。但正式案於實體審查時是以正式案之申請日期作排序依據，故審查較改請案慢。

(二). 改請臨時案為正式案：於臨時案存續期間將臨時案改請(convert)為正式案，該正式案的申請日就是臨時案的申請日，此作法於使體審查時是以臨時案之申請日作為排序依據，故審查較改請案早。

簡言之主張優先權與改請的差異在於正式案之申請日是否被延後、正式案專利權到期日日否實質被延後，以及審查的時程排序日期依據。此二者各有優缺點，須視當事人之情況來考慮決定如何選擇。

美國臨時申請案之優點與限制列表如下：

優點	限制
只須檢附申請書與說明書 無規定的說明書格式 申請語文不拘 申請規費較非臨時申請案(Nonprovisional Application)低 有12個月評估是否申請正式案 臨時案存續期間，商品可標示「專利申請中」 正式案專利權存續期間由正式案申請日起算，相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。	不適用設計案 取得的是申請日而非專利權 臨時案無法主張國際優先權 發明人須具名 正式案之發明人至少有一位須與臨時案相同

三. 澳洲臨時案制度

澳洲臨時案制度與美國臨時案制度類似，申請人可使用較低的費用透過簡單的技術文件取得申請日，臨時案取得的是申請日(優先權日)而非專利權。但澳洲臨時案會於專利公報公開且沒有改請制度可適用，說明書格式也有較多限制，如說明書須使用A4單面、只能使用英文等等。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 導入臨時申請案制度評估報告徵求建議https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571382&ctNode=7127&mp=1

以外文本提出專利申請 / 專利工程師林孟萱

 一. 前言

為顧及申請人權益，讓申請人可以儘快取得申請日，申請專利時，可使用外文本提出說明書、申請專利範圍以及圖式，但須於專利專責機關指定之期限內補正中文本，才可以外文本申請之日為申請日。

二. 外文本之規定

(一). 語文限制：外文本以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文9種語文為限。

(二). 外文本包含內容：說明書、至少一項請求項以及必要之圖式。

(三). 不可變動外文本之內容：外文本之提出是取得申請日之根據，故不得修正。

(四). 中文本之補正期間：發明和設計專利申請案的中文本補正期間為4個月，新型專利申請案的中文本補正期間為2個月；申請人可請求延期補正，但最長延到申請時起6個月止。

三. 審查以中文本為對象

以外文本提出的專利申請案， 審查時，專利專責機關是依中文本內容進行審查，原則上不會主動比對外文本與中文本的內容，只有在認為中文本內容可能超出外文本所揭露之技術範圍時，才會比對兩者之內容差異。若中文本語意不明或不合理時，由前後文內容或依該技術領域之通常知識可判斷者，審查時無須比對外文本，僅通知申請人提出一般修正。若依中文本無法判斷其正確內容時，亦無須比對外文本，該申請案會被以違反專利法第26條規定為由，通知申請人進行申復。

因外文本是取得專利申請日的依據，即專利實體要件「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」以及「先申請原則」的判斷依據是根據此日期作標準，故中文本的內容不可超出外文本所揭露之範圍，若中文本超出外文本所揭露之範圍，應以訂正本取代訂正前之中文本。因外文本使用的外文種類不同，於審查必要時，專利專責機關會通知申請人提出中文本與外文本的比對說明；申請人提出誤譯訂正時，也應提供比對說明供審查人員作參考。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局  https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A  https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

簡介專利申請案檢索報告 / 專利工程師 林孟萱

一. 檢索報告之目的

專利申請案檢索報告是用來記錄實體審查的過程中，審查人員認為與申請案請求項相關之文獻段落，關聯之程度與種類會使用關聯性代表加以標註。檢索報告無須申請，通常該報告會與「審查意見通知函」或「核准審定書」一同寄給專利申請人。

二. 何時不會有檢索報告

當申請案之全部請求項或部分請求項有下列情事者，會先以「審查意見通知函」通知申請人，待申請人於期限內提出可排除下列情事之申復說明或修正說明書後，才會於後續審查程序檢附檢索報告，否則將直接進行審定。

• 發明為非利用自然法則之技術思想之創作者。（專利法第21條）
• 為專利法規定不予發明專利者。（專利法第24條各款）
• 專利說明書發明說明未明確且充分揭露發明技術特徵內容，導致無法瞭解發明內容者。(專利法第26條第1項)
• 為非可供產業上利用之發明者。(專利法第22條)
• 與另一發明或新型專利申請案為相同之發明。(專利法第31條)
• 不符發明單一性規定者。(專利法第33條)
• 實質上非為兩個以上之發明而為分割申請，該分割案以不符分割之實體要件處分不准分割時。(專利法第33條)
• 申請專利所為說明書、申請專利範圍或圖式之修正內容，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者。（專利法第43條第2項）

此外，檢索報告是實體審查制度下的產物，故未經實體審查之新型專利，不會有專利申請案檢索報告。

三. 關聯性代碼之意義

關聯性代碼通常會在專利申請案檢索報告最下方作說明，代碼意義如下：

代碼X：單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關文獻。

代碼Y：結合一篇或多篇其他文獻下，足以否定發明進步性之特別相關文獻。

代碼A：顯示一般技術水平而不能否定發明新穎性或進步性之文獻。

代碼D：申請案之說明書中已記載之文獻。

代碼E：申請在先、公開/公告在後之本國專利文獻。

代碼O：關於口頭揭露、公開使用、販賣或展覽陳列之文獻。

代碼P：介於申請日與優先權日間公開之文獻。

代碼L：其他理由所引用之文獻。如違反專利法第31條規定先申請原則及一案兩請之專利文獻及其他文獻。

四. 結語

由專利申請案檢索報告可看出審查人員對該專利申請案是否具可專利性之意見。於申復答辯時，須根據檢索報告所列出之不具新穎性、進步性或其他不具專利性之相關項目文獻進行分析、提出資料佐證或修改申請專利範圍，來使得專利申請案符合「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」。

參考資料：

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 專利Q&A

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

新型專利技術報告與舉發之比較 / 專利工程師 林孟萱

一. 前言

新型專利技術報告僅供作為新型專利之權利行使與技術利用之參考，並無行政處分，故無法律上之效力；若認為新型專利有不應准予專利之事由者，應循「舉發」途徑，其審定結果始具法律效力，除了新型專利之外，舉發還適用於發明專利與設計專利。

二. 比對內容之差異

新型專利技術報告制度是為協助社會大眾判斷僅經形式審查之新型專利是否符合實體要件，故僅針對「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」逐一比對。舉發除了比對實體要件之外，尚包括(註[1])專利法第71條(發明專利舉發事由)、專利法第119條(新型專利舉發事由) 、專利法第141條(設計專利舉發事由)：

1. 非共同申請。
2. 非屬利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。
3. 有妨害公共秩序或善良風俗。
4. 非可供產業上利用之新型。
5. 說明書未明確且充分揭露，而無法據以實現申請專利之創作；申請專利範圍未以明確、簡潔之方式記載，或未為說明書所支持。
6. 改請、分割、修正、更正超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
7. 補正、誤譯訂正、取得專利權後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
8. 更正、取得專利權後之誤譯訂正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

三. 救濟方式之比較

若專利權人對「舉發」審定結果不服，可依訴願法提起訴願。然而，在新型專利技術報告的部分，依現行制度，專利權人只能在專責機關發出「技術報告引用文獻通知函時」，於期限內回覆說明或提供資料供調查比對，假若專責機關仍不認同專利權人的觀點，目前無法依循行政救濟的管道，但可考慮以下幾種方法：

1. 依行政訴訟法第8條(註[2])提起一般給付訴訟
2. 若專利技術報告中的引用技術文獻是專利，可備齊相關文件、證據，對該專利提出舉發，於該專利被撤銷後，再次提出專利技術報告，但此舉申請人之新型專利會有被撤銷之風險。

四. 新型專利技術報告與舉發的比較列表：

	新型專利技術報告	舉發
適用專利類型	新型	發明、新型、設計
申請人	任何人(包括專利權人)	任何人(排除專利權人)
申請之目的	評估該專利是否具專利要件	更正或撤銷專利權
提出之時點	公告後	公告後
專利權消滅後	仍可申請	不可申請
提出理由	不須理由	須符合專利法第71條、第119條、第141條之舉發事由
檢附證據	不須檢附證據	須檢附證據
撤回	經申請後不得撤回	審定前可撤回申請
效果	供參考之報告，非行政處分	行政處分
面詢	不適用	依申請或依職權為之
行政救濟	不適用	得依訴願法訴願

註：

[1]資料來源：新型專利技術報告答客問，問13。

[2]行政訴訟法第8條：

「人民與中央或地方機關間，因公法上原因發生財產上之給付或請求作成行政處分以外之其他非財產上之給付，得提起給付訴訟。因公法上契約發生之給付，亦同。

前項給付訴訟之裁判，以行政處分應否撤銷為據者，應於依第四條第一項或第三項提起撤銷訴訟時，併為請求。原告未為請求者，審判長應告以得為請求。」

參考資料：

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 專利技術報告答客問https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7097&CtUnit=3535&BaseDSD=7&mp=1

經濟部智慧財產局 專利Q&A

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

中鈺國際專利商標事務所 法律：論「新型專利技術報告」王文宏、陳昱仁

http://chungchuan.com.tw/detail.php?a_id=110

淺談新型專利技術報告 (2013年7月)  許家華律師

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=536&stat=y

最高行政法院 行政訴訟審判權及類型

http://tpa.judicial.gov.tw/?struID=1&cid=14

先申請原則與一案兩請 / 專利工程師 林孟萱

一. 前言

根據專利法第58條所規範，發明專利權之效力，「專有排除他人未經同意而實施該發明之權。」專利權是一種具有排他性的權利，一項發明只能授予一項專利權。

二. 先申請原則

專利法第31條揭露了專利的先申請原則，先申請原則是指當相同發明有2個以上的申請案時，即使所有的申請案都符合專利核准要件，也僅得就最先申請者准予發明專利，除非後申請者所主張的優先權日早於先申請者的申請日。所謂相同發明，是指兩個以人的申請案間任一請求項所記載之發明相同者。

若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日，而申請人不同時，必須於期限內協議專利權的歸屬，若協議不成，則均不予專利。若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日，而申請人亦為相同人時，應通知申請人限期擇一申請，期限內未擇一申請者，均不予專利。

三. 一案兩請

自102年6月13日之後，基於保障申請人權益，依據專利法修法後第32條之規定，同一申請人得於同一日分別為相同創作提出發明專利與新型專利的申請，但須於申請時分別申明。若該創作是主張優先權而取得同一申請日時，則此優先權日不須在102年6月13之後。

因發明專利與新型專利的審查制度與專利權期間不同，申請人可於取得新型專利權之後，先以不須經過實體審查之新型專利權保護該創作之技術內容，等發明專利公告後，接續以專利權期間較長的發明專利權作為技術之保護，來達到權利的接續，而新型專利權將於發明專利權公告之日起消滅。若未於申請時分別就兩申請案各自聲明有一案兩請之情事(包含僅其中一案聲明)者，當其中一案已公告且他案並無不准專利之事由者，應限期擇一申請，於期限內未擇一申請者，兩案將均不予專利。

專利法第32條於102年的修法，可彌補部分因實體審查期間較長而造成之專利權之損失。然務必於申請專利時，依法條規定提出符合「權利接續」之要件之申請，才不會辜負修法者之美意。

　參考資料：

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

3D列印之組織或器官得否為申請專利之適格標的 （下）  /專利工程師  陳詠容

於一與生殖相關的生物可專利性案件中（Diamond v. Chakrabarty），美國最高法院處理了遺傳工程細菌是否為可專利適格性的問題。該遺傳工程細菌之功能為分解原油。最高法院依據美國《專利法》第101條解釋，認為太陽底下一切人造物皆可准予專利（anything under the sun that is made by man），但排除利用自然法則、自然界之產物、物理或自然現象、抽象概念以及非應用的數學公式，因其為「人類免費共享的知識」(free to all men and reserved exclusively to none)。而遺傳工程細菌並非由自然界發現之物，法院最終決議其為非自然的製造物與組成物，其為人類精神之產物（a nonnaturally occurring manufacture or composition of matter – a product of human ingenuity）。

緊接著Diamond v. Chakrabarty案所確立的準則後，在一件關於攜帶基因DAN序列的Association for Molecular Pathology v. Myriad案中，最高法院認為其為自然界之組成，「發明整並未創造或替換攜帶於該基因內的任何基因資訊」（did not create or alter any of the genetic information encoded in… genes），且在Myriad的發現以前，「核苷酸座落之位置及順序乃自然存在的」。然而，最高法院卻將cDNA另外歸類為合成物，而非自然界現有之產物，為可專利適格的。

從上述兩個案例來看，生物列印之組織與器官似為可專利性的。雖然某些用於列印的基本材料或許是自然界之產物，就像是cDNA中的核苷酸，為自然界現存的，但最後列印出的產物，無疑的是人造的，而非自然之產物。更進一步而言，現有的生物列印技術尚無法完美重置人類之器官，在真正的器官與生物列印器官之間，仍有許多不同之處，這也使得生物列印產品可專利性的議題容易許多。

然而，未來技術發展得以完美複製人體器官，此時，可專利性與不可專利性的這條界線將日趨重要。一個完美複製的器官可以類比做一條非常短的DNA序列，在合成cDNA時，並沒有可供移除的內含子(introns)，如此一來，這條cDNA序列與天然的DNA並無以區分之處，依據聯邦專利法第101條不得作為申請專利之標的。儘管如此，現行生物列印組織或器官尚無法產生完整的人類個體（包含胎兒與胚胎階段），且在某些狀況之下仍可與其作為來源之自然器官分辨，因此，在現行法律之下應維持可專利適格。

參考資料：

• 連以婷，3D列印專題（二）-從幹細胞到頭蓋骨，3D列印的器官製造奇想，科技新報，2013年5月23日，http://technews.tw/2013/05/23/3d-organ-printer/ （最後造訪日期：2015/11/4）
• 程樹德，三維列印組織及器官，科學月刊，第538期，792頁，2014年10月。
• David Wang, Are 3D Printed Tissues and Organs Patentable?, Columbia Science and Technology Law Review, October 7, 2015, http://stlr.org/2015/10/07/are-3d-printed-tissues-and-organs-patentable/

3D列印之組織或器官得否為申請專利之適格標的 （上）  /專利工程師  陳詠容

隨著數位科技的突飛猛進，3D列印技術之發展可謂21世紀工業革命的指標之一，3D列印在工程、時尚甚至食品等領域已相當普遍，近年來亦被核准用於生物相容性材質或生物列印，且科學家已列印無數的血管、器官組織、具功能性的耳朵，甚至重建面貌或為病患量身打造顱骨。而隨著等待器官移植人數的成長，許多醫師與科學家亦轉向利用3D列印作為一項潛在的解決方案。不似傳統製造流程係經由減除的過程，將多餘的金屬、木頭、塑膠移除後產生成品，3D列印技術乃使用加成的過程，將材料依照所選一層一層的堆疊直到創造完成。這使得任何具有數位模型或得以掃描的物品，可用任何材質支持並列印。

3D生物列印與一般的3D列印相似，於列印前掃描欲列印物品並做出模板，印表機接收送入之模板後，邊會將物品繪製成數個平面，再將平面依依堆疊，即可形成3D列印之成品。而3D生物列印則先用電腦斷層掃瞄真的器官，轉成模板輸入電腦，利用由需求者身上取得的幹細胞培養成為「生物墨水」，噴灑在可被生物降解的材料上，利用水膠或黏著劑使細胞附著在特定位置，再將許多張平面材料堆疊起來，待這些平面材料分解後，所留下的細胞就能形成具有立體結構的器官。目前生物列印仍需克服細胞來源、尋找適當的細胞相容材料、控制細胞分化、如何置入血管及神經進入人體組織、移入人體後確保其發揮功能等問題。

生物列印的發展產生個爭議，科學家或是實體事業利用生物列印創造的成品，是否可得到專利權？且這些成品其實早已在存在於自然界中。一項人類身體任何部分皆無法取得專利的原則早已被確立，而美國《專利改革法案》（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）近期更將此原則明文。審查人員甚至被指示依據美國《專利法》第101條（35 U.S.C. 101）及AIA第33條a款核駁任何與 (1) 人體直接接觸之裝置； (2) 申請人藉由更改設定而使其與人體直接接觸之裝置，或； (3) 其他類似裝置的專利申請。如此一來，便可將人體身體之任何部位完全排除在專利範圍之外。然而，多種醫療及先進技術顯示，人體器官在未來將有可能被列印出來。這些是否可得成為申請專利適格之標的？

參考資料：

• 連以婷，3D列印專題（二）-從幹細胞到頭蓋骨，3D列印的器官製造奇想，科技新報，2013年5月23日，http://technews.tw/2013/05/23/3d-organ-printer/ （最後造訪日期：2015/11/4）
• 程樹德，三維列印組織及器官，科學月刊，第538期，792頁，2014年10月。
• David Wang, Are 3D Printed Tissues and Organs Patentable?, Columbia Science and Technology Law Review, October 7, 2015, http://stlr.org/2015/10/07/are-3d-printed-tissues-and-organs-patentable/

醫藥品強制授權之再檢討（下）  /專利工程師  陳詠容

目前曾實施的醫藥品強制授權案例雖有泰國強制美國製藥廠Merck授權愛滋醫藥品efavirenz案、盧安達強制加拿大授權Apo-TriAvir案與台灣強制瑞士羅氏大藥廠授權Tamiflu等案例，強制授權的規定於執行時仍有諸多困難仍待克服[1]。一來就醫藥品之專利權人（通常是藥廠）而言，專利強制授權將有損其於商業上的利益，因而如能避免則會盡量避免其專利藥品遭受強制授權，進而對於欲實施強制授權之國家政府往往給予施壓。二來依據決議內容，進口國必須具備完善的醫藥品授權法規方能實施此制度，對於未開發或開發中國家而言，建置完善的法律制度仍有待時間與立法技術之突破。即令該未開發或開發中國家擁有符合醫藥品強制授權之法制，其亦須面臨實施強制授權後，專利權人所屬國給予經濟制裁的可能[2]。

另一方面，強制授權並非端視專利權人與進口國能否達成協議即可，對於因強制授權而得以製造該專利藥品之被授權製藥廠而言，雖得以免除投入巨額之研發成本，惟被授權製藥廠在製造該專利藥品之學名藥初期，除須負擔高昂的設備成本外，亦須給予專利權人適當之補償金。再者，其他相關的國際協議有時賦予專利權人對於臨床試驗資料有更強的控制權，被授權製藥廠無從取得並利用專利權人之資料而須重新進行臨床試驗。倘強制授權的期間過短或授權數量過少，被授權製藥廠無法從中取得足額之利潤，將降低其生產製造之意願[3]。

強制授權出於公益之立法立意值得肯定，惟自2003年通過決議至今，有限的強制授權案例似乎無法供應大量急用之醫藥品需求，且規範對於強制授權之對象往往以低度開發國家為原則，對於中度開發且急需專利藥品之國家，則必須出於國家緊急危難、其他緊急情勢或公共非商業用途，方得申請醫藥品強制授權。國際醫療人道救援組織無國界醫生，於2013年國際愛滋病協會會議之年度報告中指出，過去中等收入且急需用藥的國家，有賴印度生產學名藥及其特殊的專利法制度，讓許多學名藥製廠得進入市場，然而隨著生產學名藥的國家（包括印度）對新的抗愛滋病毒藥物提出專利，目前愛滋病新藥品大多缺乏高品質的學名藥可供選擇[4]。顯示醫藥品強制授權於實務上成效有限，在執行時仍需克服專利權人、進口國及被授權製藥廠間之利益衝突。成功的專利藥品授權，最終受惠的仍是醫藥品的急需者，而強制授權之制度係希望提供一項管道，打造出各方皆贏之局面。

醫藥品強制授權之再檢討(上)   / 專利工程師  陳詠容

一項全新的新藥品自研發至上市，平均耗時10到15年，所投入的資金平均更高達170億台幣。專利權給予藥品發明人及專利權人（通常是藥廠）在一定的時間內獨佔市場，透過專利權的保護，方得回復已投入的巨額成本。藥廠的運作以賺取營利為目標，因此一個醫藥品需求量大的國家對藥廠而言理應是一個廣大的市場，然而，倘此廣大市場的需求者無力負擔高額的專利藥品藥價時，什麼樣銷售策略才能為藥商帶來最高利潤呢？面對無力負擔藥品但醫藥品需求量卻很大之市場或國家，藥廠雖可選擇以較低的藥價銷售，使需求者得以負擔藥價，惟實際上藥商為避免所得較高的已開發國家，透過平行輸入或外部參考價等方式，由低藥價的地區獲取專利藥品，影響藥品於已開發國家之藥價，因此寧可犧牲未開發或開發中國家之市場，使得無力負擔藥品價格但需求量大的地區，往往無法獲取欠缺的醫療資源[1]。

然而，不同於其他產品，對於使用者而言，醫藥品係攸關生命與身體健康。給予專利權人獨占市場，無疑的對於無法獲取專利藥品卻急需使用的需求者而言，將造成無法回復的損害。有鑑於此，國際上與我國《專利法》對於醫藥品專利皆訂定強制授權的相關規範，希冀透過此方式，達到實現提升藥品可及性及用者有其藥的目的。

為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家，取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品，我國《專利法》規定專利專責機關得依申請，強制授權申請人實施專利權，以供應該國家進口所需醫藥品。而申請強制授權須以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限[2]。TRIPS目前關於醫藥品強制授權僅於第31條（f）有相關規範，於供應授權會員國內市場之需要且考量第三人合法利益之情形下，得未經權利持有人授權而為其他之使用其專利[3]。至於國際上對於強制授權專利藥物與無製造能力之低度開發及開發中會員程序性之規範，則訂於2003年《TRIP協定與杜哈公共衛生宣言第六段決議》(Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement of Public Health)（以下簡稱「決議」）中，相關內容與我國《專利法》有關醫藥品強制授權之規範多有雷同，本篇茲限於篇幅，對於決議之規範遂不再贅述。

日本醫藥品專利延展依許可用途不同而異 / 眾律國際編輯室

最高法院駁回日本專利局的最終決定

2015年11月17日，日本最高法院駁回了日本專利局有關拒絕申請專利註冊期限延長之傳統作法，並採取新的規定，關於單一醫藥品製造和銷售許可專利期限延展，應依該醫藥品功用不同而異。

日本專利期延長制度【專利法第67（ 2）條】

在醫藥產品領域，依照法令為了確保安全，獲得製造和銷售許可有時需要很長的時間。在此產生了一個問題，專利權人唯有取得專利權否則無法取得排他的權利。因此，當專利發明人依法不能享有權利之期間，專利期限可以依申請予以延展，但期間不能超過5年。

法院判決摘要

主旨：日本專利局上訴駁回確定

理由：

就專利發明申請延展之角度及目標而言，製造和銷售專利醫藥產品，如果申請專利註冊延展之基礎有第一次准許及後來的第二次准許情況時，倘若比較第一次准許以及第二次准許之審查事項後發現具有實質上之同一性，當發現第一次准許之製造及銷售醫藥產品包括第二次准許，關於申請第二次准許之專利發明期限延展將被認為是沒有必要的。所以，專利期限之延展應不被允許。

當運用上開規則於本件事實，現在專利權是有關於癌症治療之發明，其中包含有VEGF受體阻斷劑之治療效用醫藥產品在內。將第一次准許之醫藥產品與第二次准許之專利期限延展基礎兩相比較，第一次准許中並未包含XELOX – Bevacizumab之製造及銷售醫藥產品，僅於第二次允許後方存在。

依照上述，本件第一次准許之製造及銷售醫藥產品不包含有第二次准許之產品。因此，法官一致決定如判決主旨所述。

ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE之評釋：

最高法院支持高等智慧財產法院決定，日本專利局決定拒絕專利期間延展應被撤銷，並駁回日本專利局終審之上訴。

現在日本專利局之審查標準對於單一醫藥產品基於第二次及之後製造及銷售許可拒絕申請專利期限延展之依據(詳見3.1.1(2)(ii)日本專利局審查標準)，由於日本專利局現行適用之審查標準被最高法院否定，因此將被修改。

從現在起，醫藥相關專利權在日本之保障將擴張，可促進包括相關醫藥產品發明之日本專利智慧產權之申請